特許法院2025ヘオ10293：構成要素対比の変更と新たな拒絶理由

特許法院の2025ヘオ10293判決は、拒絶決定不服審判で特許審判院（IPTAB）が同じ先行技術を用いても、請求項と先行技術の構成要素の対応関係を変更し、その変更が反論または補正の方向に実質的な影響を与える場合、新たな拒絶理由となり得ると判断しました。新たな拒絶理由について意見提出と補正の機会を付与しなかった審決は、手続違反を理由に取り消されました。

対象発明と審査段階の対比

請求項1は、視覚効果を有する多層コーティングに関し、高透明ゲルコート層、視覚効果層および色層を含んでいました。審査官は、日本の特許文献である先行技術1と次のように対比しました。

出願人はこの対応関係を前提に意見書と補正書を提出し、中間層・白色層と視覚効果層・色層の相違を主張しました。

審判段階の対比

IPTABは同じ先行技術1を用いながら、構成要素を次のように対応付けました。

先行技術のインク組成物層、中間層および白色層は、それぞれ異なる技術的意味を有していました。視覚効果層を中間層と対比する場合と、インク組成物層と対比する場合では、共通点・相違点、進歩性の判断、必要な実験資料および補正内容が変わります。

新たな拒絶理由の判断基準

裁判所は、構成要素の対比方法が変わっただけで常に新たな拒絶理由になるとはしませんでした。変更によって、共通点と相違点の認定、進歩性の論理、出願人の反論および補正の方向に実質的な差が生じるかを判断基準としました。

本件で審査段階から視覚効果層とインク組成物層が対比されていれば、出願人は、インク組成物層の顔料、視覚効果顔料との相違、粒子径および性質を中心に反論または補正できました。その機会が与えられなかったため、審決の論理は従前通知された拒絶理由の主要な趣旨を超えると判断されました。

意見提出機会の手続的保障

韓国特許庁長官は審決取消訴訟で、審査段階の進歩性判断が実体的に正当であると主張しました。裁判所は、新たな拒絶理由について意見提出の機会を与えなかった手続上の欠缺は、取消訴訟で実体判断の正当性を主張しても治癒されないとしました。

特許法第63条と第170条が保障する意見提出の機会は、出願人が技術的反論と補正を選択するための手続です。IPTABが新たな拒絶理由により拒絶決定を維持する場合は、その理由を通知し、意見書と補正書を提出する機会を与える必要があります。

実務上の記録管理

• 拒絶理由ごとに、請求項の構成要素と各先行技術の対応表を作成します。
• 審査段階と審判段階で、対応要素、技術的課題、相違点、組合せの動機および補正方向が変わっていないかを確認します。
• 新たな拒絶理由を主張する場合も、変更後の対比が技術的に成立しない理由を併せて主張します。
• 数値、材質、機能または要素間関係のどの限定が有効かを、対比対象ごとに検討します。

参考資料

• 2026年2月12日付特許法院判決（事件番号：2025ヘオ10293）
• 2026年2月27日付特許法院判決概要No. 15
• 特許法（国家法律情報センター）