Patentgericht 2025Heo10293: Geänderte Merkmalszuordnung als neuer Zurückweisungsgrund
Pine IP Firm
8. Juli 2026
Das koreanische Patentgericht entschied im Verfahren 2025Heo10293, dass eine geänderte Zuordnung zwischen Anspruchsmerkmalen und Merkmalen desselben Stands der Technik einen neuen Zurückweisungsgrund darstellen kann. Voraussetzung ist, dass die Änderung die Abgrenzung, Argumentation oder Anspruchsänderung des Anmelders wesentlich beeinflusst. Das Gericht hob die Entscheidung des Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board (IPTAB) wegen der fehlenden Gelegenheit zur Stellungnahme auf.
Anspruch 1 betraf eine Mehrschichtbeschichtung mit visueller Wirkung und umfasste eine hochtransparente Gelcoat-Schicht, eine visuelle Effektschicht und eine Farbschicht. Der Prüfer stellte dem Anspruch eine japanische Patentoffenlegungsschrift zu Tintenzusammensetzung und Harzformteil gegenüber.
| Merkmal des Anspruchs 1 | Zuordnung im Prüfungsverfahren |
|---|---|
| Hochtransparente Gelcoat-Schicht | Gelcoat-Schicht |
| Visuelle Effektschicht | Zwischenschicht |
| Farbschicht | Weiße Schicht |
Der Anmelder reichte auf dieser Grundlage eine Stellungnahme und Anspruchsänderungen ein. Seine Abgrenzung bezog sich auf die Unterschiede zwischen Zwischen- beziehungsweise Weißschicht und visueller Effekt- beziehungsweise Farbschicht.
Das IPTAB verwendete dieselbe Entgegenhaltung, ordnete die Merkmale aber anders zu.
| Merkmal des Anspruchs 1 | Zuordnung in der IPTAB-Entscheidung |
|---|---|
| Hochtransparente Gelcoat-Schicht | Gelcoat-Schicht |
| Visuelle Effektschicht | Tintenzusammensetzungsschicht |
| Farbschicht | Zwischenschicht |
Tintenzusammensetzungsschicht, Zwischenschicht und Weißschicht hatten in der Entgegenhaltung unterschiedliche technische Funktionen. Die Zuordnung der visuellen Effektschicht zur Tintenzusammensetzungsschicht erforderte daher eine andere Prüfung von Pigmentart, Partikelgröße, Wirkung und möglicher Anspruchsbeschränkung als die ursprüngliche Zuordnung zur Zwischenschicht.
Nicht jede Änderung der Vergleichsdarstellung begründet einen neuen Zurückweisungsgrund. Maßgeblich ist, ob sich dadurch die festgestellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit, die Erwiderung oder die Richtung einer Anspruchsänderung wesentlich ändern.
Hätte der Prüfer von Beginn an die visuelle Effektschicht der Tintenzusammensetzungsschicht zugeordnet, hätte der Anmelder zu visuellen Effektpigmenten, deren Abgrenzung von anderen Pigmenten, Partikelgröße und Eigenschaften vortragen und den Anspruch entsprechend ändern können. Diese Gelegenheit bestand im Prüfungsverfahren nicht.
Im Aufhebungsverfahren berief sich der Präsident des koreanischen Patentamts auf die materielle Tragfähigkeit der ursprünglichen Zurückweisungsbegründung. Das Patentgericht stellte klar, dass die fehlende Gelegenheit zur Stellungnahme zu einem neuen Grund nicht durch nachträgliche materielle Argumente geheilt wird.
Die Artikel 63 und 170 des koreanischen Patentgesetzes sichern dem Anmelder die Möglichkeit, technische Gegenargumente und Anspruchsänderungen zu wählen. Will das IPTAB eine Zurückweisung auf einen neuen Grund stützen, muss es diesen mitteilen und Gelegenheit zu Stellungnahme und Änderung geben.
