특허법원은 2026년 2월 12일 선고한 2025허10293 판결에서 특허심판원이 심사 단계와 다른 구성요소 대응관계로 진보성을 판단한 사안을 새로운 거절이유로 보았습니다. 동일한 선행발명을 인용했더라도 대응관계의 변경으로 출원인의 반박과 보정 방향이 달라진다면 의견제출 기회를 다시 부여해야 한다는 판단입니다. 법원은 그 기회 없이 이루어진 심결을 절차상 위법하다고 보아 취소했습니다.
출원발명과 심사 단계의 대비관계
출원발명은 시각 효과를 갖는 다중층 코팅에 관한 것으로, 청구항 1에는 고선명도 겔 코트층, 시각 효과층과 색상층이 포함돼 있었습니다. 심사관은 일본 공개특허공보의 잉크 조성물 및 수지 성형품에 관한 선행발명 1을 인용해 진보성을 부정했습니다.
| 청구항 1의 구성 | 심사 단계의 선행발명 1 대응구성 |
|---|---|
| 고선명도 겔 코트층 | 겔 코트층 |
| 시각 효과층 | 중간층 |
| 색상층 | 백층 |
출원인은 이 대응관계를 전제로 의견서와 보정서를 제출했습니다. 시각 효과층과 중간층, 색상층과 백층의 차이를 설명하고 청구항을 보정할 기회가 주어진 것입니다.
심판 단계에서 변경된 대비관계
거절결정불복심판에서 특허심판원은 선행발명 1을 그대로 인용하면서 시각 효과층과 색상층에 대응하는 선행발명의 구성을 변경했습니다.
| 청구항 1의 구성 | 심결의 선행발명 1 대응구성 |
|---|---|
| 고선명도 겔 코트층 | 겔 코트층 |
| 시각 효과층 | 잉크조성물층 |
| 색상층 | 중간층 |
진보성 판단에서는 청구항과 선행발명의 대응구성을 정한 뒤 공통점과 차이점을 확인하고, 통상의 기술자가 그 차이를 쉽게 극복할 수 있는지를 판단합니다. 시각 효과층을 중간층에 대응시키는 경우와 잉크조성물층에 대응시키는 경우에는 인정되는 차이점과 반박자료가 달라집니다.
이 사건의 잉크조성물층, 중간층과 백층은 서로 다른 기술적 의미를 가졌습니다. 심사 단계부터 시각 효과층을 잉크조성물층에 대응시켰다면 출원인은 잉크조성물의 안료가 시각 효과 안료에 해당하는지, 안료의 입자 크기·물성과 층의 기능을 어떻게 한정할지에 관해 다른 의견과 보정을 제출할 수 있었습니다.
새로운 거절이유의 판단 기준
특허법원은 구성요소 대비가 달라졌다는 사실만으로 모든 경우를 새로운 거절이유로 보지는 않았습니다. 변경된 대비로 공통점과 차이점, 진보성 판단의 내용, 출원인의 대응 논리 또는 보정 방향에 실질적인 차이가 생기는지를 기준으로 판단했습니다.
법원은 이 사건의 변경이 출원인에게 새로운 방어방법을 요구한다고 보았습니다. 심결의 이유는 심사 단계에서 통지된 거절이유와 주된 취지가 일치하지 않았고, 출원인은 변경된 대비관계에 관해 의견을 제출하거나 보정할 기회를 받지 못했습니다. 이에 따라 심결은 새로운 거절이유를 사전 통지하지 않은 절차상 하자를 갖는다고 판단됐습니다.
심결취소소송에서 절차 하자는 치유되지 않습니다
특허청장 측은 심결취소소송에서 거절결정의 진보성 판단이 실체적으로 타당하다는 취지의 주장을 했습니다. 법원은 실체적 결론에 관한 사후 주장만으로 의견제출 기회를 부여하지 않은 하자가 치유되지는 않는다고 보았습니다.
특허법 제63조와 제170조에 따른 의견제출 기회는 출원인이 통지된 거절이유에 맞춰 기술적 반박과 보정 여부를 결정할 수 있도록 보장하는 절차입니다. 심판 단계에서 새로운 거절이유로 청구를 기각하려면 그 이유를 통지하고 의견서 제출과 보정의 기회를 제공해야 합니다.
거절이유 대응 기록의 관리
이 판결에 따라 출원인은 인용문헌 번호뿐 아니라 청구항 구성과 선행발명 구성의 대응관계를 단계별로 기록할 필요가 있습니다. 심사·심판 과정에서 다음 항목을 비교하면 새로운 거절이유 여부와 대응방향을 판단하기 쉽습니다.
- 청구항의 각 구성에 대응한다고 본 선행발명의 문단·도면·구성
- 심사관이 인정한 공통점과 차이점
- 차이점 극복에 사용한 결합근거와 통상의 기술자 판단
- 제출한 의견과 보정이 전제로 한 대응관계
- 심결에서 추가되거나 변경된 대응구성과 논리
같은 선행발명이 유지됐다는 이유만으로 동일한 거절이유라고 단정할 수는 없습니다. 대응구성, 기술적 과제, 차이점 또는 결합논리가 바뀌어 새로운 의견이나 보정이 필요해졌다면 의견제출 기회 미부여를 절차상 쟁점으로 검토합니다.
심판 단계의 대응
새로운 거절이유가 문제 되는 경우에는 절차상 주장과 실체상 반박을 함께 준비하는 편이 안전합니다. 먼저 심사 단계와 심결의 구성요소 대비표를 나란히 작성하고, 변경으로 인해 제출할 수 있었던 의견·증거·보정안을 구체적으로 제시합니다. 동시에 변경된 대비관계 자체가 기술적으로 타당한지와 그 관계에서도 진보성이 인정되는지를 검토합니다.
보정안은 대응관계별로 달라질 수 있습니다. 재료·수치·기능·층의 순서·결합관계 중 어떤 한정이 차이점을 명확히 하는지, 그 한정이 최초 명세서에 근거하는지와 사업상 필요한 권리범위를 유지하는지를 함께 판단해야 합니다.
판결의 실무상 의미
2025허10293 판결은 동일한 인용문헌을 사용했다는 형식보다 출원인이 실제로 방어할 기회를 받았는지를 기준으로 새로운 거절이유를 판단한 사례입니다. 의견서에는 대응표와 차이점 분석을 명확히 남기고, 심판 단계에서 그 대응관계가 변경됐는지를 확인해야 합니다. 이 기록은 절차 위법 주장뿐 아니라 보정의 필요성과 권리범위 손실을 평가하는 자료가 됩니다.
