最終拒絶理由通知後および韓国における再審査請求中の補正の範囲

特許出願手続きにおいて、最終拒絶理由通知の受領とその後の再審査請求の提出は、出願人およびその代理人に最も戦略的な判断が求められる段階です。現時点での補正は、韓国特許法第 47 条によって厳しく制限されています。審査ガイドラインを深く理解していないと、簡単に補正の却下や最終的な拒絶決定に直面する可能性があり、どちらも重要な結果となります。

このコラムでは、最終拒絶理由通知後および再審査請求の提出時の補正の範囲に関する審査ガイドラインのタイプベースの詳細な分析を提供します。また、実際に起こり得る複雑なケースに対処するための戦略も紹介します。

1. 最終拒絶後および再審査中の補正に関する準拠規則

具体的な内容を掘り下げる前に、この段階での修正を規定する 2 つの基本原則を明確にすることが重要です。

• 新規事項の禁止（第47条第2項）： 補正の前提条件は、出願日の時点で明細書または図面に開示されている範囲を超える新たな事項を追加できないことです。これは、最終拒絶理由通知に応じて提出された補正と再審査請求に伴って提出された補正に等しく適用される絶対的な原則です。
• 限定目的の修正 (第 47 条(3)): 特に、特許請求の範囲の補正は、以下の目的に厳密に制限されます。これは、韓国の実務における記憶術「カムジャルブン」（狭い、正しい、明確）によって要約されることがよくあります。
  1. 請求の範囲の縮小（第 47 条第 3 項第 1 項）。
  2. 誤記の訂正（第47条第3項第2号）。
  3. 曖昧な記載の明確化（第47条第3項第3号）。
  4. 補正前の特許請求の範囲に戻すこと、または上記(1-3)の条件のいずれかを同時に満たしながらそうすること(第47条(3)4)。

これらの厳しい基準は、審査プロセスの遅延を防ぎ、審査官の繰り返しの審査の負担を軽減することを目的としています。次に、これらの原則が実際にどのように適用されるかを見てみましょう。

2. 再審査請求中の主要な補正タイプの分析

ケース 1: 単一の独立請求項内の要素の追加または制限

これは最も一般的なタイプの修正です。独立請求項 1 を、新たな要素「a」を追加して「A」から「A+a」に修正することは、明らかに第 47 条(3)1 に規定する請求項の範囲の縮小に該当します。独立請求項の範囲が狭くなると、そのすべての従属請求項の範囲も当然狭くなります。したがって、一連の請求項全体が補正要件を満たしているとみなされる。これは、実際には事実上異論のない、最も確実な修正戦略です。

ケース 2: 複数の独立請求項の一部のみを絞り込む

2 つの独立クレーム、クレーム 1 (A) とクレーム 3 (C) があるシナリオを考えてみましょう。請求項 1 のみを「A+a」に絞り込み、請求項 3 を変更しない場合、この補正は許容されます。

特許法第47条第3項には、「特許請求の範囲の補正は、次の場合に限り行うことができる」と定められています。この規定の法的解釈は、要件（絞り込み、修正、明確化）は、実際に補正された請求項についてのみ評価する必要があることを意味します。補正されていない請求項 (請求項 3) は、この評価の対象ではありません。この解釈は韓国特許庁(KIPO)の特許制度管理部門によって確認されており、代表者は拒絶のきっかけとなった請求項群のみに焦点を当てて補正を行う戦略を採用することが可能となっている。

ケース 3: 独立クレームを変更せずに、従属クレームのみを制限する

独立請求項 1 (A) はそのままで、従属請求項 2 が、たとえば「B+b をさらに含む、請求項 1 の主題」に修正されると想像してください。ケース 2 と同じ法的原則が適用されます。補正されていない請求項 1 は補正要件分析の対象ではありません。補正された請求項 2 は要素の追加により絞り込まれているため、第 47 条第 3 項第 1 項の要件を満たします。したがって、この修正は適切であると考えられる。

事例4：新規請求の追加（原則認められない）

最終拒絶理由通知後または再審査中に新たな請求を追加することは、原則として認められません。これは、請求項の追加は、既存の請求項の絞り込み、修正、または明確化に相当しないためです。ただし、審査基準では「債権の整理に伴うやむを得ない場合」について、ごく狭い例外を認めている。

• 審査基準1の例
  • 修正前:
    • 請求項 1: A.
    • 請求項２：Ｂをさらに含む、請求項１に記載の主題。
  • 修正後:
    • 請求項 1: A+a。
    • 請求項２：Ｂをさらに含む、請求項１に記載の主題。
    • クレーム 3: A+B。 (新規)
  ここで、新しく追加された請求項 3 は、元の請求項 2 (「A+B」) の主題を独立した形式で書き換えただけであるため、合理的であるように見えるかもしれません。しかし、現在の韓国の試験慣行では、そのような修正は認められません。
• 審査基準2の例
  • 修正前:
    • 請求項 1: A.
    • 請求項２：Ｂをさらに含む、請求項１に記載の主題。
  • 修正後:
    • クレーム 1: A+B。
    • 請求項２：Ｃをさらに含む、請求項１に記載の主題。
  この場合、修正された請求項 2 (A+B+C をカバー) は、元の請求項 2 (A+B) を縮小したものとして解釈される可能性があります。しかしながら、この種の修正も韓国の試験実務では認められていません。

ケース 5: 特許請求の範囲ではなく、明細書または図面のみを修正する場合

この種の修正は許容されます。第 67 条の 2 に基づく再審査請求の要件は「明細書または図面の補正」であるのに対し、第 47 条第 3 項（狭い、正確、明確）の制限は「特許請求の範囲の補正」にのみ適用されます。したがって、特許請求の範囲を変更せずに発明の説明または図面のみを補正することは、第 47 条第 2 項に基づく新規事項の禁止に違反しない限り、適切な補正とみなされます。

事例 6: 当初の拒絶理由が解決されていない場合に、明細書に基づいて新たなクレームを追加する場合

これは非常に複雑なシナリオであり、慎重な戦略的思考が必要です。たとえば、進歩性の欠如により、請求項 1 に対してオフィスアクションが発行されます。これに応じて、出願人は、明細書にのみ記載された実施形態に基づく新たな請求項２を追加して再審査請求を提出した。しかしながら、請求項 1 の拒絶理由は未解決のままである。

• 過去の実践: 審査官は通常、補正自体は受け入れますが、元の問題が解決されていないため、請求項 1 については再度拒絶査定を出します。新しい請求項 2 の特許性は個別に検討されていないことに注意してください。
• 特許制度管理課の現職： 同局の見解は、このように新たな請求項を追加することは「請求項の再整理から生じるやむを得ない場合」ではなく、原則として補正却下の対象となるべきであるというものである。

同局の意見に厳格に従うと、再審査請求を通じて出願人が新たな可能性を探る機会が奪われる可能性がある。これは、補正の却下制度の目的と、補正された発明を審査してもらいたいという出願人の利益とが矛盾する点である。

代表者としては、補正が却下されるリスクと、新たに特許性のある請求項を追加する可能性とを慎重に比較検討する必要があります。提案された新しいクレームが認められる可能性が非常に高い場合、分割出願を通じてそれを追求することが、より安全で信頼性の高い戦略となる可能性があります。

3. 最終オフィスアクションに応じた補正（再審査の要求なし）

最終オフィスアクションを受け取った後、再審査請求を提出せずに書面による意見を伴う補正を提出する場合、ケース 1 ～ 6 で説明したのと同じ基準が適用されます。

重要な違いが 1 つあります。それは、修正を加えずに書面による意見のみを提出することです。再審査請求には補正が必要となります。ただし、最終拒絶理由通知への対応には法的に付随する修正は必要ありません。この場合、補正は行われないので、その当否は問われない。審査は、提出された議論が審査官の拒絶理由を克服するかどうかのみに焦点を当てます。

結論

最終拒絶理由通知後および再審査中に行われる修正は、単なる誤字の修正ではなく、非常に戦略的な措置です。最近の解釈の厳格化、特に新規請求項の追加に関する傾向により、弁理士にはより高いレベルの専門知識と慎重さが求められています。

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