Der Umfang von Änderungen nach einer endgültigen Bescheid und während eines Antrags auf erneute Prüfung in Korea

Im Patentanmeldeprozess sind der Erhalt eines endgültigen Bescheids und die anschließende Einreichung eines Antrags auf erneute Prüfung die Phasen, die das größte strategische Urteilsvermögen von Anmeldern und ihren Vertretern erfordern. Änderungen zu diesem Zeitpunkt sind durch Artikel 47 des koreanischen Patentgesetzes streng begrenzt. Ohne ein tiefes Verständnis der Prüfungsrichtlinien kann man leicht eine Zurückweisung der Änderung oder eine endgültige Zurückweisungsentscheidung erhalten – beides kritische Ergebnisse.

Diese Kolumne bietet eine eingehende, typenbasierte Analyse der Prüfungsrichtlinien bezüglich des Umfangs von Änderungen nach einem endgültigen Bescheid und bei Einreichung eines Antrags auf erneute Prüfung. Wir werden auch Strategien zur Bewältigung komplexer Fälle vorstellen, die in der Praxis auftreten können.

1. Geltende Vorschriften für Änderungen nach einer endgültigen Zurückweisung und während der erneuten Prüfung

Bevor wir uns mit den Einzelheiten befassen, ist es wichtig, die beiden grundlegenden Prinzipien zu klären, die Änderungen in dieser Phase regeln.

• Verbot neuer Sachverhalte (Artikel 47 Abs. 2): Voraussetzung für jede Änderung ist, dass sie keine neuen Sachverhalte über den Umfang dessen hinaus hinzufügt, was zum Anmeldedatum in der Beschreibung oder den Zeichnungen offenbart wurde. Dies ist ein absolutes Prinzip, das gleichermaßen für Änderungen gilt, die als Antwort auf eine endgültige Bescheid und für solche, die mit einem Antrag auf erneute Prüfung eingereicht werden.
• Änderungen zu einem begrenzten Zweck (Artikel 47 Abs. 3): Insbesondere Änderungen der Ansprüche sind streng auf die folgenden Zwecke beschränkt, die in der koreanischen Praxis oft durch die Eselsbrücke „Gam-Jal-Bun“ (Verengen, Korrigieren, Klarstellen) zusammengefasst werden:
  1. Verengung des Schutzumfangs der Ansprüche (Artikel 47 Abs. 3 Nr. 1).
  2. Korrektur eines Schreibfehlers (Artikel 47 Abs. 3 Nr. 2).
  3. Klarstellung einer mehrdeutigen Beschreibung (Artikel 47 Abs. 3 Nr. 3).
  4. Rückkehr zu einer Fassung der Ansprüche vor der Änderung oder gleichzeitige Erfüllung einer der oben genannten Bedingungen (1-3) (Artikel 47 Abs. 3 Nr. 4).

Diese strengen Standards sollen Verzögerungen im Prüfungsverfahren verhindern und die Belastung durch wiederholte Prüfungen für den Prüfer reduzieren. Lassen Sie uns nun untersuchen, wie diese Prinzipien in der Praxis angewendet werden.

2. Analyse der wichtigsten Änderungstypen während eines Antrags auf erneute Prüfung

Fall 1: Hinzufügen oder Einschränken eines Elements in einem einzigen unabhängigen Anspruch

Dies ist die häufigste Art der Änderung. Die Änderung des unabhängigen Anspruchs 1 von „A“ zu „A+a“ durch Hinzufügen eines neuen Elements „a“ fällt eindeutig unter die Verengung des Schutzumfangs, wie in Artikel 47 Abs. 3 Nr. 1 festgelegt. Wenn der Schutzumfang eines unabhängigen Anspruchs verengt wird, wird auch der Schutzumfang aller abhängigen Ansprüche zwangsläufig verengt. Daher gilt die gesamte Anspruchsgruppe als Erfüllung der Änderungsanforderungen. Dies ist die sicherste Änderungsstrategie mit praktisch keiner Meinungsverschiedenheit in der Praxis.

Fall 2: Nur einige von mehreren unabhängigen Ansprüchen verengen

Betrachten Sie ein Szenario mit zwei unabhängigen Ansprüchen, Anspruch 1 (A) und Anspruch 3 (C). Wenn nur Anspruch 1 zu „A+a“ verengt wird, während Anspruch 3 unverändert bleibt, ist diese Änderung zulässig.

Artikel 47 Abs. 3 des Patentgesetzes besagt: „Eine Änderung der Ansprüche kann nur in einem der folgenden Fälle vorgenommen werden.“ Eine rechtliche Auslegung dieser Bestimmung impliziert, dass die Anforderungen (Verengung, Korrektur, Klarstellung) nur für die tatsächlich geänderten Ansprüche bewertet werden müssen. Der unveränderte Anspruch (Anspruch 3) unterliegt dieser Bewertung nicht. Diese Auslegung wurde von der Patent System Administration Division des Korean Intellectual Property Office (KIPO) bestätigt und ermöglicht es Vertretern, eine Strategie zu verfolgen, die sich auf die Änderung derjenigen Anspruchsgruppe konzentriert, die die Zurückweisung ausgelöst hat.

Fall 3: Nur einen abhängigen Anspruch einschränken, während der unabhängige Anspruch unverändert bleibt

Stellen Sie sich vor, der unabhängige Anspruch 1 (A) bleibt unverändert, aber sein abhängiger Anspruch 2 wird beispielsweise zu „Der Gegenstand von Anspruch 1, weiter umfassend B+b“ geändert. Das gleiche Rechtsprinzip wie in Fall 2 gilt. Der unveränderte Anspruch 1 unterliegt keiner Analyse der Änderungsanforderungen. Da der geänderte Anspruch 2 durch Hinzufügen eines Elements verengt wurde, erfüllt er die Anforderung von Artikel 47 Abs. 3 Nr. 1. Die Änderung gilt daher als ordnungsgemäß.

Fall 4: Hinzufügen eines neuen Anspruchs (grundsätzlich nicht zulässig)

Das Hinzufügen eines neuen Anspruchs nach einem endgültigen Bescheid oder während einer erneuten Prüfung ist grundsätzlich nicht gestattet. Dies liegt daran, dass das Hinzufügen eines Anspruchs nicht dem Verengen, Korrigieren oder Klarstellen der bestehenden Ansprüche entspricht. Die Prüfungsrichtlinien sehen jedoch eine sehr enge Ausnahme für „unvermeidliche Fälle aufgrund der Neuordnung von Ansprüchen“ vor.

• Beispiel aus den Prüfungsrichtlinien 1
  • Vor der Änderung:
    • Anspruch 1: A.
    • Anspruch 2: Der Gegenstand von Anspruch 1, weiter umfassend B.
  • Nach der Änderung:
    • Anspruch 1: A+a.
    • Anspruch 2: Der Gegenstand von Anspruch 1, weiter umfassend B.
    • Anspruch 3: A+B. (Neu)
  Hier scheint der neu hinzugefügte Anspruch 3 vernünftig zu sein, da er lediglich den Gegenstand des ursprünglichen Anspruchs 2 („A+B“) in einem unabhängigen Format neu formuliert. Nach der aktuellen koreanischen Prüfungspraxis wird eine solche Änderung jedoch nicht akzeptiert.
• Beispiel aus den Prüfungsrichtlinien 2
  • Vor der Änderung:
    • Anspruch 1: A.
    • Anspruch 2: Der Gegenstand von Anspruch 1, weiter umfassend B.
  • Nach der Änderung:
    • Anspruch 1: A+B.
    • Anspruch 2: Der Gegenstand von Anspruch 1, weiter umfassend C.
  In diesem Fall könnte der geänderte Anspruch 2 (der A+B+C abdeckt) als eine Verengung des ursprünglichen Anspruchs 2 (A+B) interpretiert werden. Dennoch ist diese Art der Änderung nach koreanischer Prüfungspraxis ebenfalls nicht zulässig.

Fall 5: Nur die Beschreibung oder Zeichnungen ändern, nicht die Ansprüche

Diese Art der Änderung ist zulässig. Die Voraussetzung für die Einreichung eines Antrags auf erneute Prüfung gemäß Artikel 67-2 ist die „Änderung der Beschreibung oder Zeichnungen“, während die Beschränkungen von Artikel 47 Abs. 3 (verengen, korrigieren, klarstellen) nur für „Änderungen der Ansprüche“ gelten. Daher gilt die Änderung nur der Beschreibung der Erfindung oder der Zeichnungen ohne Änderung der Ansprüche als ordnungsgemäße Änderung, sofern sie nicht gegen das Verbot neuer Sachverhalte gemäß Artikel 47 Abs. 2 verstößt.

Fall 6: Hinzufügen eines neuen Anspruchs basierend auf der Beschreibung, wenn der ursprüngliche Zurückweisungsgrund nicht behoben ist

Dies ist ein sehr komplexes Szenario, das sorgfältige strategische Überlegungen erfordert. Beispielsweise wird ein Bescheid für Anspruch 1 wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit erlassen. Als Reaktion darauf reicht der Anmelder einen Antrag auf erneute Prüfung ein und fügt einen neuen Anspruch 2 hinzu, der auf einer Ausführungsform basiert, die nur in der Beschreibung enthalten war. Der Zurückweisungsgrund für Anspruch 1 bleibt jedoch ungelöst.

• Frühere Praxis: Prüfer akzeptierten in der Regel die Änderung selbst, erließen aber einen weiteren Zurückweisungsbescheid für Anspruch 1, da das ursprüngliche Problem nicht behoben wurde. Es wurde vermerkt, dass die Patentierbarkeit des neuen Anspruchs 2 nicht gesondert geprüft wurde.
• Aktuelle Position der Patent System Administration Division: Die Ansicht der Abteilung ist, dass die Hinzufügung eines neuen Anspruchs auf diese Weise kein „unvermeidlicher Fall aufgrund der Neuordnung von Ansprüchen“ ist und grundsätzlich eine Zurückweisung der Änderung erfolgen sollte.

Die strikte Einhaltung der Ansicht der Abteilung könnte Anmeldern die Möglichkeit nehmen, neue Möglichkeiten durch einen Antrag auf erneute Prüfung zu erkunden. Dies ist ein Konfliktpunkt zwischen dem Zweck des Systems zur Zurückweisung von Änderungen und dem Interesse des Anmelders, eine geänderte Erfindung prüfen zu lassen.

Als Vertreter muss man das Risiko einer Zurückweisung der Änderung sorgfältig gegen das Potenzial abwägen, einen neuen, patentierbaren Anspruch hinzuzufügen. Wenn der vorgeschlagene neue Anspruch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, zugelassen zu werden, kann die Verfolgung über eine Teilanmeldung eine sicherere und zuverlässigere Strategie sein.

3. Änderungen als Reaktion auf einen endgültigen Bescheid (ohne Antrag auf erneute Prüfung)

Bei der Einreichung einer Änderung mit schriftlichen Argumenten nach Erhalt eines endgültigen Bescheids, aber ohne Einreichung eines Antrags auf erneute Prüfung, gelten die gleichen Kriterien wie in den Fällen 1-6.

Es gibt einen wesentlichen Unterschied: die Einreichung nur schriftlicher Argumente ohne jegliche Änderung. Ein Antrag auf erneute Prüfung erfordert als Voraussetzung eine Änderung. Die Beantwortung eines endgültigen Bescheids erfordert jedoch rechtlich keine begleitende Änderung. In diesem Fall, da keine Änderung vorgenommen wird, steht ihre Ordnungsmäßigkeit nicht zur Debatte. Die Prüfung konzentriert sich ausschließlich darauf, ob die vorgelegten Argumente die Zurückweisungsgründe des Prüfers überwinden.

Schlussfolgerung

Änderungen, die nach einem endgültigen Bescheid und während der erneuten Prüfung vorgenommen werden, sind keine bloßen Korrekturen von Tippfehlern, sondern hochstrategische Maßnahmen. Der jüngste Trend zu einer strengeren Auslegung, insbesondere hinsichtlich der Hinzufügung neuer Ansprüche, erfordert ein höheres Maß an Fachwissen und Umsicht von Patentanwälten.

Bei Pine IP Firm nutzen wir unsere eingehende Recherche zu diesen komplexen und anspruchsvollen Patentvorschriften und Prüfungsrichtlinien, um qualitativ hochwertige Rechtsdienstleistungen zu erbringen und sicherzustellen, dass die wertvollen Erfindungen unserer Mandanten mit optimalen Rechten gesichert werden.