韩国最终审查意见通知书发出后及再审查请求期间的修改范围

在专利审查过程中，收到驳回决定（Final Office Action）后申请复审（Request for Re-examination）是申请人及其代理人最需要战略性判断的阶段。此时的修改受到《韩国专利法》第47条的严格限制。若对审查指南缺乏深刻理解，很容易面临修改被驳回或最终被驳回的局面——这两种结果都至关重要。

本专栏将对驳回决定后及申请复审期间修改范围的审查指南进行深入的、基于类型的分析。我们还将介绍应对实践中可能出现的复杂情况的策略。

1. 驳回决定后及复审期间修改的管辖法规

在深入探讨具体细节之前，有必要澄清在此阶段管辖修改的两个基本原则。

禁止增加新内容（第47条第2款）：任何修改的先决条件是，不得增加超出申请日提交的说明书或附图所公开内容的范围的新内容。这是适用于对驳回决定提出的修改和在申请复审时提出的修改的绝对原则。
目的受限的修改（第47条第3款）：特别是对权利要求的修改，严格限制在以下目的范围内，在韩国实践中常以“缩小、纠正、澄清”（Gam-Jal-Bun）的助记符来概括：
1. 缩小权利要求的范围（第47条第3款第1项）。
2. 纠正文字错误（第47条第3款第2项）。
3. 澄清含糊不清的描述（第47条第3款第3项）。
4. 恢复到修改前的权利要求版本，或在同时满足上述条件（1-3）之一的情况下进行（第47条第3款第4项）。

这些严格的标准旨在防止审查过程的延迟，并减轻审查员重复审查的负担。现在让我们探讨这些原则在实践中是如何应用的。

2. 复审期间关键修改类型的分析

案例1：在单一独立权利要求中增加或限制一项要素

这是最常见的修改类型。将独立权利要求1从“A”修改为“A+a”，即增加新要素“a”，显然属于《专利法》第47条第3款第1项规定的缩小权利要求范围。当独立权利要求的范围缩小后，其所有从属权利要求的范围自然也会随之缩小。因此，整套权利要求被认为满足修改要求。这是实践中几乎没有争议的最稳妥的修改策略。

案例2：仅缩小多个独立权利要求中的一部分

考虑存在两个独立权利要求，权利要求1（A）和权利要求3（C）的情况。如果仅将权利要求1缩小为“A+a”，而权利要求3保持不变，则此修改是允许的。

《专利法》第47条第3款规定：“权利要求的修改仅得在下列情形之一中为之。”该条款的法律解释意味着，仅需对实际修改的权利要求评估其是否满足要求（缩小、纠正、澄清）。未修改的权利要求（权利要求3）不受此评估的影响。韩国知识产权局（KIPO）的专利系统管理司已确认了这一解释，允许代理人采取仅针对引发驳回的权利要求组进行修改的策略。

案例3：仅限制从属权利要求而保持独立权利要求不变

设想独立权利要求1（A）保持不变，但其从属权利要求2被修改，例如修改为“权利要求1的主题，进一步包含B+b”。与案例2相同的法律原则适用。未修改的权利要求1不受修改要求分析的影响。由于修改后的权利要求2通过增加要素而缩小了范围，因此满足第47条第3款第1项的要求。因此，该修改被认为是恰当的。

案例4：增加新的权利要求（原则上不允许）

在驳回决定后或复审期间增加新的权利要求，原则上是不允许的。这是因为增加权利要求不属于对现有权利要求的缩小、纠正或澄清。然而，审查指南确实允许在“因重新排列权利要求而产生的不可避免的情况”下进行非常狭窄的例外。

审查指南示例1
- 修改前：
  - 权利要求1：A。
  - 权利要求2：权利要求1的主题，进一步包含B。
- 修改后：
  - 权利要求1：A+a。
  - 权利要求2：权利要求1的主题，进一步包含B。
  - 权利要求3：A+B。（新）
在此，新增加的权利要求3似乎是合理的，因为它只是将原始权利要求2的主题（“A+B”）以独立格式重写。然而，根据目前的韩国审查实践，此类修改是不被接受的。
审查指南示例2
- 修改前：
  - 权利要求1：A。
  - 权利要求2：权利要求1的主题，进一步包含B。
- 修改后：
  - 权利要求1：A+B。
  - 权利要求2：权利要求1的主题，进一步包含C。
在这种情况下，修改后的权利要求2（包含A+B+C）可能被解释为对原始权利要求2（A+B）的缩小。然而，这种类型的修改在韩国审查实践中也是不允许的。

案例5：仅修改说明书或附图，不修改权利要求

这种修改是允许的。根据第67-2条申请再审查的条件是“修改说明书或附图”，而第47条第3款（缩小、修正、澄清）的限制仅适用于“对权利要求的修改”。因此，仅修改发明的说明或附图而不改变权利要求，被认为是适当的修改，只要它不违反第47条第2款关于禁止增加新内容的规定。

案例6：在未解决原始驳回理由的情况下，基于说明书增加新的权利要求

这是一个高度复杂的情况，需要仔细的战略思考。例如，因缺乏创造性而对权利要求1发出审查意见通知书。作为回应，申请人提交再审查请求，并基于说明书中仅描述的实施例增加了一个新的权利要求2。然而，权利要求1的驳回理由仍未解决。

过往实践：审查员通常会接受修改本身，但会再次发出驳回决定，因为原始问题没有得到解决。会注明新的权利要求2的可专利性未被单独审查。
专利系统管理部门的现行立场：该部门认为，以这种方式增加新的权利要求不属于“因重新排列权利要求而产生的不可避免的情况”，原则上应予以驳回修改。

严格遵守该部门的意见可能会剥夺申请人通过再审查请求探索新可能性的机会。这是驳回修改制度的目的与申请人对其修改后的发明进行审查的利益之间的冲突点。

作为代理人，必须仔细权衡驳回修改的风险与增加一项新的、可获得专利的权利要求的潜力。如果拟议的新权利要求获得批准的可能性非常高，那么通过分案申请来追求它可能是一种更安全、更可靠的策略。

3. 对最终审查意见通知书的回应（不申请再审查）

在收到最终审查意见通知书后提交书面论证和修改意见，但未提交再审查请求的情况下，适用案例1-6中讨论的相同标准。

有一个关键区别：仅提交书面论证而无任何修改。再审查请求要求以修改为前提。然而，回应最终审查意见通知书在法律上并不要求附带修改。在这种情况下，由于没有进行修改，其适当性不受质疑。审查将仅侧重于所提交的论证是否克服了审查员的驳回理由。

结论

在最终审查意见通知书之后以及再审查期间进行的修改不仅仅是文字错误的更正，而是高度战略性的行动。最近对解释的严格化趋势，尤其是在增加新权利要求方面，要求专利律师具备更高水平的专业知识和审慎。

在Pine IP Firm，我们利用对这些复杂且要求严格的专利法规和审查指南的深入研究，提供最高质量的法律服务，确保客户的有价值的发明以最佳权利得到保护。