Markush-Ansprüche: Offenlegung, Einheitlichkeit und Formulierung

Ein Markush-Anspruch führt für ein Anspruchsmerkmal mehrere Alternativen auf. Das Format wird insbesondere in Chemie, Pharmazie, Biotechnologie und Materialwissenschaft eingesetzt. Umfangreiche Alternativgruppen berühren Klarheit, Stützung, Ausführbarkeit, Einheitlichkeit und erfinderische Tätigkeit.

Grundform

Eine typische Formulierung lautet: „R ist ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus A, B, C und D.“ Die Wendung „Gruppe bestehend aus“ schließt grundsätzlich nicht aufgeführte Gruppenmitglieder aus. Die Geschlossenheit der Markush-Gruppe ist von der Übergangsformulierung des Gesamtanspruchs zu unterscheiden.

• Struktureller Zusammenhang: Die Alternativen weisen ein gemeinsames wesentliches Strukturmerkmal auf.
• Gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung: Die Alternativen erfüllen eine für die Erfindung gemeinsame Funktion oder Verwendung.
• Einheitlicher Erfindungsgedanke: Die Alternativen stehen über denselben besonderen technischen Zusammenhang miteinander in Beziehung.

Formulierungsbeispiele

1. Verbindung: „Verbindung der Formel 1, wobei R¹ ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Wasserstoff, Methyl, Ethyl und Propyl.“
2. Pharmazeutische Zusammensetzung: „Pharmazeutische Zusammensetzung mit Verbindung A und einem pharmazeutisch annehmbaren Träger, wobei der Träger ausgewählt ist aus Lactose, Mannitol, Stärke und mikrokristalliner Cellulose.“
3. Herstellungsverfahren: „Verfahren zur Herstellung von Verbindung Y durch Umsetzung von Verbindung X in Gegenwart einer Base, wobei die Base ausgewählt ist aus Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat.“

Klarheit, Stützung und Ausführbarkeit

Mit jeder zusätzlichen Variable und Alternative steigt die Zahl der vom Anspruch erfassten Kombinationen. Die Beschreibung muss erkennen lassen, ob die Beispiele eine Verallgemeinerung auf die beanspruchte Breite tragen und ob der Fachmann den gesamten Bereich ohne unzumutbaren Aufwand ausführen kann. Substitutionspositionen, Auswahlhierarchien, Zahlenbereiche, Stereoisomere, Salze und Ausschlüsse sind eindeutig zu definieren.

Ausführungs- und Vergleichsbeispiele sollten verschiedene Untergruppen und Randbereiche abdecken. Eine lange Liste ohne gemeinsamen technischen Zusammenhang oder ohne Daten für die behauptete Wirkung erhöht das Risiko von Einwänden wegen fehlender Stützung oder Ausführbarkeit.

Einheitlichkeit

PCT-Regel 13.2, USPTO MPEP 2117 und die Prüfungsrichtlinien des Europäischen Patentamts behandeln den technischen Zusammenhang zwischen Markush-Alternativen. Fehlt ein gemeinsames Strukturmerkmal oder eine gemeinsame Eigenschaft beziehungsweise Wirkung, können zusätzliche Recherchen, eine Beschränkung, Teilanmeldungen oder Zurückweisung folgen. Die Maßstäbe und Verfahrensfolgen sind nicht in allen Staaten identisch.

Recherche zum Stand der Technik

Die Recherche wird nach allgemeiner Formel, Teilstruktur, konkreter Verbindung, Substituent, Stereoisomer, Salz, Solvat und Verwendung gegliedert. Eine breite allgemeine Formel im Stand der Technik beantwortet nicht automatisch jede Frage zur Neuheit oder erfinderischen Tätigkeit einer ausgewählten Untergruppe. Maßgeblich sind konkrete Offenbarung, Auswahlbereich, Wirkung und Anlass zur Auswahl.

Schutzbereich und Änderungen

Eine geschlossene Gruppe kann nicht aufgeführte Alternativen vom Wortsinn ausschließen. Die Anmeldung sollte daher breite Gruppen, bevorzugte Untergruppen, konkrete Spezies und Verwendungen hierarchisch offenbaren. Abhängige Ansprüche und Beschreibung müssen Grundlagen für spätere Streichungen und Kombinationen enthalten. Welche Einschränkungen im Prüfungs- oder Nichtigkeitsverfahren zulässig sind, richtet sich nach dem jeweiligen Recht.

Prüfpunkte bei Einreichung

1. Gemeinsame Struktur, Wirkung und technische Bedeutung jeder Alternative in der Beschreibung angeben.
2. Variablen, Substitutionsstellen, Auswahlstufen und Zahl der Kombinationen prüfen.
3. Beispiele für bevorzugte Gruppen, Randbereiche und unterschiedliche Untergruppen vorsehen.
4. Breiten unabhängigen Anspruch, bevorzugte Untergruppen, Spezies und Verwendungen in Stufen formulieren.
5. Beschränkungs-, Teilungs- und Änderungspraxis der vorgesehenen Anmeldestaaten berücksichtigen.

Das Markush-Format ist mit Offenbarung, Versuchsdaten, Einheitlichkeit, Recherchierbarkeit und späteren Änderungsgrundlagen gemeinsam zu entwerfen.