들어가며
마쿠쉬 청구항(Markush claim)은 화학·생명공학·재료 분야 등에서 발명의 다양한 변형을 폭넓게 보호하기 위해 자주 활용되는 청구항 기재 방식입니다. 1924년의 Ex parte Markush 사건으로부터 유래되었으며, 하나의 청구항 안에 특정 기능이나 구조적으로 유사한 복수의 구성 요소들을 “택일적으로(alternatively)” 나열하여 기재하는 형식을 의미합니다. 이 같은 방식은 발명의 핵심 개념을 중심으로 유사한 변형들을 효율적으로 포괄할 수 있다는 점에서 매우 유용하지만, 작성 요건을 만족하지 못하거나, 각국 심사 기준을 정확히 숙지하지 않을 경우에는 오히려 거절 및 분쟁의 위험이 높아질 수 있습니다.
본 칼럼에서는 마쿠쉬 청구항의 정의와 목적, 법적 요건, 작성 전략, 그리고 최근 동향과 쟁점까지 심층적으로 살펴보고자 합니다. 이에 마쿠쉬 청구항이 주는 이점과 주의해야 할 요소들에 대한 전문적인 시각을 공유함으로써, 특허권자와 출원인이 보다 효과적인 권리 확보 전략을 수립할 수 있도록 돕고자 합니다.
마쿠쉬 청구항의 정의와 특징
1) 마쿠쉬 청구항의 개념
- 마쿠쉬 청구항은 “하나의 청구항 내에 기능적·구조적으로 유사한 복수의 구성 요소들 중 하나 이상을 택일적으로 선택한다”는 형식으로 작성됩니다.
- 예: “... A로부터 선택된 치환기를 포함하는 화합물”과 같은 구문으로, 특정 핵심 구조에 다양한 치환기를 대안적으로 기재할 수 있습니다.
2) ‘Selected from the group consisting of’ 구문
- 마쿠쉬 청구항에서 가장 흔히 사용되는 문구 중 하나는 “~로 이루어진 그룹으로부터 선택된(selected from the group consisting of)” 입니다.
- “consisting of”라는 표현은 나열된 그룹 이외의 다른 멤버는 포함되지 않는다는 ‘폐쇄적(closed) 의미’를 강조합니다. 이로써 청구항 범위를 보다 명확히 하고, 불필요한 해석 여지를 줄일 수 있습니다.
3) 핵심 요건: 단일 구조적 유사성 & 공통 용도
- 단일 구조적 유사성(single structural similarity): 마쿠쉬 그룹 내 대안들이 화학·물리적 측면에서 동일 부류에 속하거나, 같은 기술 분야에서 ‘유사한 구조적 특징’을 공유해야 함을 의미합니다.
- 공통 용도(common use): 명세서에 기재되었거나, 당해 기술 분야에서 공통적으로 인정되는 기능·용도가 있어야 합니다.
두 가지 요건이 충족되지 않으면, 특허청은 이 마쿠쉬 그룹을 ‘부적절한 마쿠쉬 그룹’으로 판단하여 거절할 수 있습니다.
마쿠쉬 청구항의 예시
마쿠쉬 청구항은 주로 화학, 제약, 생명공학 분야의 특허에서 사용되며, 하나의 청구항 내에 기능적으로 유사하거나 대체 가능한 여러 요소(화합물, 치환기, 공정 단계 등)를 "선택적으로" 포함하여 권리 범위를 정의하는 방식입니다. 이를 통해 발명자는 유사한 대안들을 포괄적으로 보호받을 수 있습니다.
다음은 마쿠쉬 청구항의 구체적인 예시 3가지입니다.
- 화합물 청구항 예시:
- "하기 화학식 1로 표시되는 화합물: [화학식 1 구조 삽입] 상기 화학식 1에서, R¹은 수소 원자, 메틸기, 에틸기 및 프로필기로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물."
- 약제학적 조성물 청구항 예시:
- "유효성분으로서 화합물 A 및 약학적으로 허용 가능한 담체를 포함하는 약제학적 조성물에 있어서, 상기 담체는 락토스, 만니톨, 전분 및 미결정 셀룰로오스로 이루어진 군으로부터 선택되는 하나 이상인 것을 특징으로 하는 약제학적 조성물."
- 방법(공정) 청구항 예시:
- "화합물 X를 용매 내에서 염기와 반응시켜 화합물 Y를 제조하는 방법에 있어서, 상기 염기는 수산화나트륨, 수산화칼륨, 탄산나트륨 및 탄산칼륨으로 이루어진 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 화합물 Y의 제조 방법."
마쿠쉬 청구항의 법적·실무적 요건
1) 명확성 및 기재 요건
- 특허 청구항은 발명의 기술적 구성을 명확히 특정해야 하며, 명세서에서 이를 충분히 뒷받침해야 합니다.
- 마쿠쉬 청구항이 포괄하는 범위가 지나치게 넓어서 숙련자가 발명의 범위를 명확히 파악하기 어렵다면, ‘명확성’ 위반을 이유로 거절될 수 있습니다.
- 예컨대, 실험 예나 구체적 실시예가 부족한 상태에서 너무 많은 대안을 열거하면 기재 불비나 실시 가능성 부족 문제가 발생할 위험이 큽니다.
2) 단일성 요건
- 특허법상 하나의 출원에는 하나의 발명만이 포함되어야 하지만(단일성), 마쿠쉬 청구항은 “유사한 성질 또는 기능”을 갖는 대안 요소들이 ‘단일 발명 개념’ 아래 묶일 수 있음을 전제로 허용됩니다.
- PCT 규칙 13.2나 USPTO MPEP 2117은 화학 분야의 마쿠쉬 그룹이 단일성 요건을 충족하기 위해서는, 모든 대안이 공통된 구조적 특징과 기능을 공유해야 한다고 명시합니다.
3) 선행기술 조사와 진보성 판단
- 마쿠쉬 청구항은 포괄 범위가 넓은 만큼, 심사관이나 출원인의 선행기술 조사 부담이 커집니다.
- 심사 과정에서 부적절하다고 판단되면, 심사관은 특정 종(species)을 선택하도록 요구하거나(분할출원·보정 유도), 마쿠쉬 청구항 자체를 거절할 수 있습니다.
마쿠쉬 청구항의 장단점
1) 장점
- 폭넓은 권리 확보
- 사소한 구조 변화나 치환만으로는 침해를 회피하기 어려워져, 강력한 권리 행사가 가능합니다.
- 출원 효율성 제고
- 유사한 대안을 각각 종속항으로 작성하지 않고, 하나의 독립항으로 처리함으로써 청구항 수 및 출원 비용이 줄어들 수 있습니다.
- 복잡한 발명을 한눈에 제시
- 발명 전체의 기초 아이디어를 명확히 보여주며, 다양한 변형을 함께 보호받고자 할 때 유리합니다.
2) 단점
- 심사 거절 위험 증가
- 마쿠쉬 그룹이 ‘부적절’로 판단되거나, 기재 요건 및 명확성 위반에 해당할 가능성이 있습니다.
- 선행기술 조사 부담
- 매우 넓은 범위를 커버하기 때문에, 심사관이나 출원인 모두 선행기술 탐색 범위가 넓어집니다.
- 권리 범위 해석의 난해성
- “consisting of”와 같은 폐쇄형 표현이 엄격히 적용될 경우, 청구항에 구체적으로 기재되지 않은 변형은 권리 범위에서 제외될 수 있습니다.
실제 활용 사례
- 화학 분야
- 최초의 마쿠쉬 청구항은 염료 발명에서 기원하였으며, 지금도 약물 합성, 신규 화합물 등에서 폭넓게 활용됩니다.
- 특정 골격에 대해 여러 치환기를 가질 수 있는 유기 화합물 청구에 매우 유용합니다.
- 생명공학 분야
- 단백질·항체·유전자 등 생물학적 분자에서 특정 위치의 아미노산, 뉴클레오타이드 등이 여러 대안으로 나열되는 경우 활용됩니다.
- 예: “... 특정 위치에 A, G, C 또는 T로 구성된 그룹으로부터 선택된 뉴클레오타이드를 포함한다.”
- 재료·나노 기술 분야
- 복합재료 조성, 기능성 나노입자, 신소재 분야 등에서도 대안적인 구성 요소(예: 강화재, 희토류 원소)들을 열거하는 방식으로 마쿠쉬 청구항을 활용할 수 있습니다.
쟁점 및 최근 판례 동향
- 미국(USPTO) 동향
- MPEP 2117을 통해 마쿠쉬 청구항 심사 기준을 구체화하고 있습니다. 단일 구조적 유사성과 공통 용도를 입증하기 어려운 경우, 부적절한 마쿠쉬 그룹으로 거절될 수 있습니다.
- 최근 판례(Shire, Amgen 등)에서는 “consisting of”와 “comprising” 같은 전환구의 의미에 따라 권리 범위가 크게 달라질 수 있음을 다시 한번 강조하였습니다.
- 유럽(EPO)·한국(KIPO) 등 기타 국가
- 유럽 특허청(EPO)은 GL F V 3.2.5를 통해 화학적·비화학적 마쿠쉬 그룹의 단일성 판단 기준을 제시합니다.
- 한국 특허청(KIPO) 역시 마쿠쉬 청구항 자체를 별도로 금지하지 않으며, 청구항 기재 요건과 단일성·명확성 요건을 통해 심사를 수행합니다.
- 중국 특허청에서는 무효 심판 진행 시 보정 가능 여부가 특히 문제 되는 등, 국가별로 미묘한 해석 차이가 있으므로 국제 출원 전략 수립 시 주의가 필요합니다.
효과적인 마쿠쉬 청구항 전략 수립을 위한 제언
- 명세서 기재의 충분성 확보
- 마쿠쉬 그룹 내 각 구성 요소가 어떤 공통적 기능·효과를 가지는지, 이를 실증할 만한 실시예나 과학적 근거를 충분히 준비해야 합니다.
- 특히 광범위한 치환기나 원소를 열거할 때는, 기재 불비나 실시 가능성 문제를 피하기 위해 적절한 예시와 설명이 필수적입니다.
- 구체적이고 명확한 표현 사용
- “selected from the group consisting of”처럼, 마쿠쉬 청구항에서 흔히 사용하는 표현이 주는 법적 의미를 정확히 이해해야 합니다.
- 필요한 경우, “comprising”이나 “consisting essentially of” 등 다른 전환구와 병행 사용함으로써, 청구항 해석 범위를 유연하게 조정할 수 있습니다.
- 단일성 유지 및 분할 출원 전략
- 너무 광범위한 대안을 한꺼번에 열거하면 단일성 위반으로 분할출원을 요구받을 수 있으므로, 발명별 특징에 따라 적절히 묶어야 합니다.
- 후속 분할출원이나 보정 전략을 염두에 두고, 각국 별 심사 실무에 맞게 청구항을 재구성하거나 종속항을 적절히 배치하는 것이 좋습니다.
- 국가별 차이점 고려
- 미국, 유럽, 한국, 중국 등 주요 시장 국가들의 심사 기준을 미리 파악하고, 이에 부합하도록 청구항을 작성해야 합니다.
- 무효심판 대응 시 국가별 보정 허용 범위가 다르므로, 국제 출원 단계부터 이 부분을 사전에 대비하는 전략이 중요합니다.
맺음말
마쿠쉬 청구항은 화학·생명공학·재료 등 다양한 기술 분야에서 폭넓은 권리를 획득할 수 있는 강력한 도구입니다. 그러나 그만큼 기재 요건, 단일성, 명확성, 선행기술 조사 등에서 복잡한 쟁점이 발생하기 쉽습니다. 국가별 해석 및 판례도 계속 변화하고 있어, 심사 및 분쟁 단계에서 예상치 못한 어려움을 겪을 수 있습니다.
따라서 마쿠쉬 청구항을 활용하고자 한다면, 충분한 명세서 기재와 각국 심사 기준 및 판례 동향의 철저한 파악, 맞춤형 권리화 전략이 필수적입니다. 파인특허법률사무소는 다양한 기술 분야의 특허 출원 및 심판·소송 경험을 바탕으로, 의뢰인의 혁신 기술이 마쿠쉬 청구항을 통해 최대한 폭넓게 보호될 수 있도록 최적의 해결책을 제시해 드리겠습니다. 앞으로도 관련 판례와 제도 변화를 면밀히 모니터링하며, 보다 견고하고 효과적인 특허 전략 수립을 위해 노력하겠습니다.
