国際特許出願の準備をしている企業は、「先行技術を知っている場合、それを提出しなければなりませんか?」と同様の質問をすることがよくあります。 「韓国、日本、または中国において、米国またはヨーロッパからの拒絶理由通知、調査報告書、および引用文献を再提出する必要がありますか?」早速本題に入りますが、 他国の特許先行技術や審査資料の提出義務は国ごとに構造が異なり、一律に単一の基準で対応するとかえってリスクが高まる可能性がある。 米国では、IDS を通じた継続的な情報開示が強力です。ヨーロッパでは、優先出願からの検索結果を提出することが重要です。日本では、出願時に既知の公開文書の出典情報を提供することに重点が置かれています。また、中国や韓国では、場合によっては外国審査資料の提出命令への対応も重要である。
ファイン特許法律事務所では、この問題を単に「書類を提出するか否か」の問題とは考えておりません。実際の実践では、 何を、いつ、どのような形式で、どの国に提出するかが鍵です。米国では同じ文書でも IDS の対象となる可能性があり、欧州では優先検索結果がより重要になる可能性があり、韓国と中国では審査官が提出命令を出すかどうかが変数となる可能性があります。
国際特許ポートフォリオを管理する企業は通常、単一の発明を韓国、米国、欧州、日本、中国で同時に出願します。調査報告書またはオフィスアクションが 1 つの国で最初に発行された場合、その情報は他の国の審査に影響を与える可能性があります。問題は、各国の制度が同一ではないことです。したがって、外国代理店と国内代理店の場合、 提出義務を国ごとに個別に管理しないでください。不要な書類を過剰に提出したり、逆に重要な書類の提出を怠ったりする可能性があります。
韓国では、明細書における発明の説明には「背景技術」を含める必要があります。また、審査官は、優先権を主張する特許出願について、審査上必要があると認めるときは、優先国に対して審査結果の提出を命ずることができます。施行規則によると、提出すべき書類には、優先国の特許性に関する審査官のオフィスアクションや決定のコピー、通知に引用された文書のコピーが含まれ、必要に応じて韓国語の翻訳も要求される場合がある。
言い換えれば、すべての既知の先行技術が IDS 経由で継続的に提出される米国のようなシステムではなく、 明細書段階での背景技術の整理と優先出願における外国審査結果の発注への対応より重要であると考えることができます。実際には、すべての外国オフィスアクションをすぐに韓国に提出するよりも、最初に優先権主張のステータスと提出命令の可能性を評価し、それからそれに応じて書類と翻訳を準備する方が効率的です。
主要国の中でもアメリカは 特許先行技術の提出義務が最も強く課されている国です。USPTO は、出願または審査に実質的に関与する者に対し、特許性を高めるための情報を開示する義務を課しており、この義務は通常、IDS システムを通じて履行されます。ただし、USPTO は出願人に個別の特許性調査を行うことを要求しておらず、IDS の提出自体は調査が行われたことを意味しないと明確に述べています。
米国の実務において特に重要なことは、 外国特許庁データの統合USPTOは、調査報告書やオフィスアクションなど、外国特許庁の通信で最初に引用された情報については、一定の条件下で3か月ルールに基づく声明とともにIDSの提出を認めており、外国特許庁の通信自体も含めることができると説明している。また、3 か月の計算は連絡日を基準としているため、外国エージェントからの連絡が遅れたからといって返答が遅れることはありません。
したがって、米国出願に関係する訴訟では、 外国調査報告書、オフィスアクション、新たに引用された文書が発行され次第、IDS レビューのリストに載せるドケット管理重要です。外国の審査資料を単なる参考資料として扱い、米国内で漏れが生じた場合、その後の紛争段階で無用な問題を引き起こす可能性があります。
欧州特許庁 (EPO) は米国とは異なるアプローチを採用しています。優先権が主張される場合、EPO は次のことを要求します。 先の出願庁が行った調査結果のコピー欧州出願時、または出願が可能になり次第、提出する必要があります。複数の優先順位がある場合、それぞれの検索結果が問題になる可能性があります。
さらに重要な実際的な点は、提出する必要がある内容の範囲です。 EPO 通知によると、提出しなければならないものは、特に事前の出願官庁によって発行されたものです。 公式の検索結果ドキュメントまた、出願人が恣意的に作成した引用文献リストだけでは十分ではありません。一方、検索結果の翻訳は通常は必要ありません。また、検索結果に引用されている文書のコピーを別途提出する必要もありません。
さらに、審査部門が引き継ぐまでに調査結果が提出されていない場合、EPO は次のことを要求します。 延長不可の 2 か月の期間 提出または利用不能の声明のため。これが遵守されない場合、欧州出願は取り下げられたものとみなされます。ただし、EPO 自身が調査を行った場合、または韓国、日本、中国、米国、英国などの特定の国で優先出願が提出された場合は、調査結果の提出義務が免除される場合があります。
米国のような継続的にIDSを提出する制度ではなく、日本のアプローチ 出願時における既知の先行技術文献に関連する情報の記載に焦点を当てる最前線にいます。日本の特許法では、出願人が出願時に発明に関連する先行技術を知っていた場合、明細書には刊行物名などの先行技術文献の出典情報を含める必要があります。
そして、審査の過程でこれらの開示要件を満たしていないことが判明し、補正や意見書の提出による通知後も開示要件を満たさない場合には、拒絶理由となる可能性があります。つまり、日本の実務の核心は、後続諸国からのすべての試験資料を継続的に提出することではなく、むしろ、 出願時に明細書から既知の先行技術情報を省略しないことに似ています。
中国の特許法では、発明特許の実体審査を請求する際には、 出願日より前に存在した発明関連参考資料を提出する必要があります。さらに、同一の発明が海外に出願されている場合、CNIPA はその外国に対し、一定期間内に調査報告書や審査結果の提出を求めることができる。
さらに重要なことは、制裁があることです。中国特許法では、正当な理由なく指定期間内に書類が提出されない場合、出願は取り下げられたものとみなすと規定している。施行規則では、正当な理由により直ちに提出できない場合には、その理由を述べ、入手でき次第補足的に提出する必要があると規定している。そこで、中国では、 外国調査報告書や外国オフィスアクションの存在を実体審査請求時から追跡する管理システムが不可欠です。
まず、米国出願に関係する事件の場合、外国特許庁の調査報告書、オフィスアクション、および新たに引用された文書を提出する必要があります。 すぐに IDS レビュー リストに追加されました。3 か月ルールは書類の受領日ではなく通信日に基づいて適用され、外国代理店による遅延は容認できない言い訳となるため、これは非常に重要です。
第二に、欧州出願の場合、優先出願の検索結果を提出する義務があるかどうか、また、その国が優先出願であるかどうかを判断することが重要です。 免除国としての資格を有します。たとえ免除されていたとしても、規則 141 および第 124 条の制度に対する理解が不足していると、特定のケースでは回答期限を過ぎてしまう可能性があります。
第三に、韓国と中国にとっては、「常に服従する」ことよりも、 審査官の提出命令または法定の提出期限に即座に対応できるよう、事前に書類の束を準備してください。優先権主張の場合には、先願国の通知書、引用文献、翻訳要件を一式としてまとめておく方が安全です。
第四に、日本では、出願前の発明者面接の段階で「既に知られている先行技術文献」を見落とさないことが重要です。日本仕様書の作成段階でこれらの情報が省略されていると、その後の対応が煩雑になる可能性があります。
Q. 米国で受け取ったオフィスアクションを韓国、ヨーロッパ、日本、中国にも提出する必要がありますか?
必ずしもそうとは限りません。米国では外国事務所のコミュニケーションと引用情報がIDS審査の中心となり得るが、欧州では優先検索結果の提出に重点が置かれ、日本では既知の先行技術文献の出典情報を出願時に開示することが重視されている。韓国と中国では、特定の状況下で外国審査結果の提出命令が問題となる。つまり、 「すべての国に同じ書類を無条件に提出する」という考え方は間違っています。
Q. 海外で引用された文献だけを分けて管理すればよいのでしょうか?
十分ではないかもしれません。米国では、引用文献だけでなく、コミュニケーション自体の日付や最初の引用のタイミングも重要です。ヨーロッパでは、引用文書のコピーよりも公式の検索結果文書の方が重要です。韓国や中国では、通知書、添付書類、翻訳状況などが問題となる場合があります。
Q. 実際に最も見落とされがちな側面は何ですか?
主な例としては、米国の 3 か月の IDS タイミング、ヨーロッパの延長不可能な 2 か月の通知、韓国の優先出願のための外国審査結果の提出命令、中国の実体審査請求段階での書類作成などが挙げられます。国固有の要件を 1 つのチェックリストにまとめて管理すると、漏れのリスクが大幅に高まります。
特許先行技術の提出義務と他国の審査資料の提出義務は似ているように見えますが、実際には、 米国型のIDS、欧州型の優先検索結果提出、日本型の先行技術文献情報の開示、中国や韓国での提出命令への対応などを中心に構成されている。海外出願で大切なのは、たくさんの書類を提出することではなく、 各国において何が義務的で何が戦略的であるかを区別する。Fine Patent Law Firm は、国内出願、PCT、国内移行、その後の OA 対応を結びつける、国別の出願戦略を実際に設計します。