主要な法域における改正の範囲、追加事項、サポート要件

特許審査において最も頻繁に起こる問題の 1 つは、出願人が出願後に特許請求の範囲または明細書をどこまで修正できるかという問題です。実際には、ある法域では完全に合理的であると思われる補正が、別の法域では許可されない主題の追加として、または明細書によって適切に裏付けられていない請求として拒否される場合があります。

この問題は、国際出願において特に重要になります。多くの出願人は、元の明細書に少なくとも修正後の文言と類似した文言が含まれていれば、その修正は受け入れられるはずだと考えています。実際には、特許庁はそのような広範囲または非公式の基準を適用していません。主要な法域にわたって、共通原則は、補正は出願日の時点で開示されている範囲内に留めなければならないということです。ただし、その原則の解釈は国によって異なります。

実際には、修正の問題は 3 つの個別の質問を通じて分析する必要があります。第一に、関連する段階での修正は手続的に認められるのか。第二に、修正案は当初開示されていなかった主題を導入するのでしょうか?第三に、たとえ補正が当初の開示を超えていないとしても、補正された請求項は依然として明細書によって適切に裏付けられていますか?

2 番目と 3 番目の質問は、最も多くの論争が起こるところです。言い換えれば、審査官は通常、補正された主題が出願時に実際に開示されたかどうか、および元の開示が補正された請求項の全範囲を裏付けるかどうかという2つの中心的な問題に焦点を当てます。

この違いを理解することは、国境を越えた特許実務において不可欠です。

韓国: 補正は当初の開示内容の範囲内に留まらなければならず、クレームは明細書によって裏付けられなければなりません

韓国では基本原則が比較的明確です。補正は、当初出願の明細書または図面に記載された事項の範囲内でのみ認められます。さらに、クレームは仕様書によって裏付けられており、明確かつ簡潔でなければなりません。

これは、同様の用語が仕様書のどこかに登場するだけでは十分ではないことを意味します。韓国の実務では、修正された内容が最初に開示されたものから本当に導き出せるかどうか、また修正された請求の範囲が明細書の全体的な技術教示によって真に裏付けられているかどうかを検討します。

実際、韓国は次のような状況で問題を提起することがよくあります。

ここでは、一実施形態のみが開示されているが、出願人は後にそれをより広範な上位レベルの概念に一般化しようと試みている。
請求項の範囲を拡大するために、技術的課題の解決に不可欠な要素を請求項から削除した場合。
クレームが広範な機能言語で作成されているが、明細書ではその機能を達成するための具体的な手段が十分に説明されていない場合。または
ここでは、数値範囲の一部のみが抽出され、新たに主張されます。

したがって、韓国の検察は修正の根拠と支援の適切性の両方を慎重に検討する必要がある。

米国：新規事項と説明書は別々に分析される

米国は、やや異なる概念構造を使用しています。米国の実務では、出願人が元の出願には存在しなかった内容を導入した場合、その問題は通常、許可されない新規事項として扱われます。これとは別に、補正された請求項が最初に提出された開示によって十分に裏付けられていない場合、出願は書面による説明の問題に直面する可能性があります。

実際的な観点から見ると、米国のアプローチは次の質問を通じて理解できます。

この修正により、当初提出されていなかった内容が追加されるのでしょうか?
元の明細書は、出願日の時点で出願人が請求された発明を所有していることを合理的に伝えていましたか?
この開示は、現在主張されている範囲を十分に裏付けていますか?

したがって、単なる文言の調整に見える補正であっても、それが新しい技術的意味を効果的に導入したり、最初に開示されたものよりも広範な発明を請求しようとする場合には、問題となる可能性がある。

米国では、次のパターンが特に危険です。

少数の特定の例のみを開示して、後に広範な属を主張しようとしました。
それらの結果の全範囲を裏付ける十分な開示なしに、広範な機能的結果を主張する。そして
たとえ明細書の本文がその範囲を適切にサポートしていないとしても、元の請求項に同様の文言が出現したというだけの理由で請求項の文言が自動的に有効であると仮定します。

つまり、米国の実務は請求項の文言にとどまらない。元の開示が現在請求されている発明の所有権を本当に示しているかどうかを綿密に調査します。

欧州：追加事項を特に厳格に適用

ヨーロッパの慣行は、修正問題に関して最も厳格なものの 1 つであると考えられています。中心的な原則は、当業者が最初に提出された出願から直接かつ明確に補正された主題を導き出すことができる場合にのみ補正が許容されるということである。

この基準は非常に厳密に適用されます。その結果、欧州では同様の補正が他の地域ではより受け入れられやすいと思われるため、出願人はしばしば困難に遭遇します。

ヨーロッパにおける典型的な問題領域は次のとおりです。

出願後に別々の実施形態から取られた特徴を組み合わせる。
特定の実施形態から１つの特徴を抽出し、それを一般に適用可能な原理として提示する。
元のコンテキストを保存せずに、より広範に開示された組み合わせから 1 つのコンポーネントを分離する。そして
明確な独自の根拠なしに、より広い数値範囲からサブ範囲またはエンドポイントを切り出すこと。

ヨーロッパは、実務家がよく中間一般化と呼ぶものに特に敏感です。例えば、明細書が A、B、および C の組み合わせとしてのみ技術的解決策を開示している場合、元の出願がそれらのより狭い組み合わせを独立した教示として明確に開示していない限り、A のみ、または A と C のみをカバーするように請求項を後で補正することは困難になる可能性があります。

欧州は、請求項が説明によって裏付けられているかどうかも検討します。特許請求の範囲が明細書の技術的教示が合理的に維持できる範囲よりも広い場合、追加の事項に関する懸念に加えて、サポートの異議が生じる可能性があります。

日本：文字通りの言葉遣いよりも実践的な対応が重要

日本は比較的微妙なアプローチをとっている。日本の実務では、請求項の文言と明細書の文言との間の文字通りの同一性にのみ焦点を当てるのではなく、請求項に係る発明と明細書に記載されている内容との間に実質的な対応関係があるかどうかに重点を置いている。

これは、文言が同一でなくても、当業者が元の開示から特許請求の範囲を理解する限り、特許請求の範囲が依然として受け入れられる可能性があることを意味します。同時に、明細書で狭い実装のみが説明されているのに、後でクレームが大幅に拡張される場合、サポートの問題が発生する可能性があります。

日本では、一般的に次の状況がリスクをもたらします。

実際に開示された実施形態をはるかに超えて請求項を拡大する。
改正時に新たな技術的意味や新たに強調された効果を追加する。
たとえ限られた例しか開示されていないとしても、特許請求の範囲全体が問題を解決すると主張する。そして
十分な具体的な開示がないまま、広範な機能言語に依存している。

したがって、日本の慣行は言葉遣いにおいては柔軟ですが、実質的には厳格です。

中国：修正は当初の開示を超えてはならず、一般化の許容性が重要である

中国も明確な基本原則に従っている。補正は元の明細書および特許請求の範囲を超えてはならず、特許請求の範囲は明細書によって裏付けられていなければなりません。

中国の実践の注目すべき特徴は、一般化が自動的に禁止されないことです。むしろ、重要な問題は、一般化が元の開示によって正当化されるかどうかです。当業者が元の説明からより広い概念を合理的に理解するのであれば、それは許容される可能性がある。そうでない場合、その修正は、許容できない追加事項として、または不十分に裏付けられた主題として失敗する可能性があります。

中国における一般的なリスクパターンは次のとおりです。

少数の例のみを開示して、後に非常に広範な概念を主張しようとしました。
具体的な手段や構造を適切に説明せずに広範な関数型言語を使用する。
開示された組み合わせから一部の要素のみを抽出する。そして
元々は提示されていなかった新しい技術的効果や選択ロジックを導入する。

そのため、中国の出願では、明細書がその後の審査で望まれる範囲を本当に維持できるかどうかに細心の注意を払う必要があります。

管轄区域	許容される補正の基本基準	追加事項への取り組み	サポートの考え方	実践的な注意点
韓国	補正は、当初提出された明細書または図面に記載された事項の範囲内でのみ許可されます。	韓国の実務は、過度の一般化、重要な特徴の削除、開示された実施形態の一部のみの抽出に敏感である。	クレームの範囲が明細書の技術的教示よりも広い場合、または関数型言語に十分な具体的な開示が欠けている場合、クレームはサポートの問題に直面する可能性があります。	修正の基礎と修正後のサポートの両方を一緒に検討する必要があります。
米国	補正では、元の出願に存在しない内容を導入することはできず、最初に提出された開示は、請求された発明の所有権を示さなければなりません。	修正によって新たな技術的意味が追加されたり、少数の具体例から広範な概念に拡張しようとする場合には、リスクが生じます。	米国の実務では、出願人が出願日の時点で請求された発明を所有していたかどうか、および開示が請求された範囲全体を裏付けるかどうかに焦点を当てています。	クレームの文言だけでなく、明細書全体が修正範囲を本当にサポートしているかどうかも検討してください。
ヨーロッパ	補正は、当業者が最初に提出された出願から直接かつ明確に補正を導き出すことができる場合にのみ許可されます。	ヨーロッパの慣行は、個別の実施形態と中間の一般化からの機能の組み合わせに特に厳格です。実際には最も厳格な修正基準として扱われることがよくあります。	欧州はまた、請求項の全範囲が記載によって真に裏付けられているかどうかを綿密に調査している。	抽出された特徴、分離されたサブ範囲、部分的な組み合わせには特に注意してください。
日本	日本の実務では、文字通りの文言の同一性よりも、クレームと明細書の実質的な対応に重点が置かれています。	新しい技術的意味や新たに強調された効果を導入する修正には敏感です。	サポートは、当業者が明細書から本発明が特許請求の範囲にわたる問題を解決することを理解できるかどうかによって評価されます。	表現にはある程度の柔軟性が存在する可能性がありますが、裏付けのない一般化には依然として危険が伴います。
中国	修正は、元の明細書および特許請求の範囲を超えることはできません。	中国は、修正が当初の開示から直接導出できない場合、または一般化が当初の教えを超えている場合には厳格です。	中国の実務では、その主張が仕様書によって本当に裏付けられているかどうか、また一般化のレベルが正当であるかどうかが問われます。	広範な機能の主張と、限られた例から広範な概念への拡張には、慎重に取り組む必要があります。

法域を超えて頻繁に失敗する一般的な修正パターン

用語は国によって異なりますが、同じ改正パターンはすべての主要な法域で問題を引き起こす傾向があります。

1 つ目は、単一の実施形態からの過剰な一般化です。明細書に銅電極のみが詳細に記載されている場合、元の開示がそのより広い概念を真にサポートしない限り、後でクレームを金属電極一般に拡張することは困難になる可能性があります。

２つ目は、開示されている組み合わせの一部のみを抽出するものである。発明が当初 A+B+C として提示された場合、それらのサブコンビネーションが個別に開示されていない限り、後で A のみまたは A+B のみを請求しようとすることは問題となる可能性があります。

3 番目は、数値範囲からサブ範囲を分離することです。オリジナルの開示が 10 から 100 までの広い範囲しか提供していない場合、後のクレーム 40 から 60 には明確なオリジナルの根拠が必要になる可能性があります。

4 つ目は、関数型言語による拡張です。明細書がいくつかの特定の構造のみを開示している場合、記載された機能を実行するためのあらゆる手段をカバーするためにクレームを補正することは危険である可能性があります。

5つ目は、必須要素の削除です。特定の機能が記載された問題を解決するために技術的に必要な場合、クレーム範囲を拡大するためにその機能を削除すると、多くの場合、深刻なサポートや問題の追加が引き起こされます。

修正戦略は草案段階から始まる

実際には、オフィスアクションへの対応中に修正の柔軟性は生まれません。これは、アプリケーションの最初のドラフト時に作成されます。

そのため、よく準備された特許明細書には次の内容が含まれている必要があります。

より広い概念とより狭い概念を階層的に開示する。
代替コンポーネントとフォールバック位置。
任意の材料、条件、および数値範囲。
好ましい実施形態と好ましくない実施形態。
機能的表現をサポートする具体的な構造または行為。そして
バリアント、サブ範囲、および実装例。

出願時にこれらの点がより慎重に出願に組み込まれるほど、出願人が後で管轄区域固有の補正戦略を採用する余地が大きくなります。

PINE IP からの実践的なガイダンス

国際的保護を検討している出願人にとって、重要な問題は単に出願が現在許可されるかどうかだけではありません。より重要な問題は、複数の管轄区域にわたる訴追中にその申請が有効であり続けるかどうかである。

これは、次のようなテクノロジー分野で特に重要です。

化学とバイオテクノロジーでは、数値範囲、選択発明、技術的効果が重要です。
機械的および電気的な発明。機能の組み合わせ、要素の省略、および機能的クレームの文言が困難を引き起こすことがよくあります。そして
人工知能とソフトウェアでは、実装の詳細が十分に示されないまま広範な機能が主張されることがよくあります。

結局のところ、優れた特許明細書は、今日の審査のための単なる文書ではありません。これは、明日の改正、外国での訴追、執行戦略にも耐えられる文書です。

結論

文言は管轄区域によって異なりますが、実際的な問題はどこでもほぼ同じです。

この主題は、最初に提出された明細書および図面に十分に開示されていましたか?

答えが明確で十分な裏付けがあれば、韓国、米国、欧州、日本、中国でも同様に訴追ははるかに安定する。そうでない場合、出願人は、必要な補正が最も必要なときに利用できないことに後で気づく可能性があります。

で パイン特許法律事務所、私たちはクライアントに対し、最初の出願だけでなく、法域を越えた後の修正戦略についても仕様書を作成するようアドバイスします。この分野では、元の草案の品質によって、最終的に確保できる権利の範囲が決まることがよくあります。