Umfang von Änderungen, hinzugefügte Materie und Unterstützungsanforderungen in wichtigen Rechtsordnungen

Eines der häufigsten Probleme bei der Patentanmeldung ist die Frage, wie weit ein Anmelder die Ansprüche oder die Spezifikation nach der Einreichung ändern darf. In der Praxis kann eine Änderung, die in einem Rechtsgebiet als vollkommen angemessen erscheint, in einem anderen als unzulässige Hinzufügung von Prüfungsgegenstand zurückgewiesen werden oder als Anspruch, der nicht ausreichend durch die Spezifikation gestützt wird.

Dieses Problem wird bei internationalen Einreichungen besonders wichtig. Viele Anmelder gehen davon aus, dass, wenn die ursprüngliche Spezifikation eine Sprache enthält, die zumindest ähnlich der geänderten Formulierung ist, die Änderung akzeptabel sein sollte. In Wirklichkeit wenden Patentämter keinen solch breiten oder informellen Standard an. In den wichtigsten Rechtsgebieten ist das gemeinsame Prinzip, dass Änderungen im Rahmen dessen bleiben müssen, was zum Anmeldedatum offenbart wurde. Die Auslegung dieses Prinzips unterscheidet sich jedoch von Land zu Land.

In der Praxis sollten Änderungsfragen durch drei separate Fragen analysiert werden. Erstens, ist die Änderung verfahrensrechtlich in der relevanten Phase zulässig? Zweitens, führt die Änderung Prüfungsgegenstand ein, der ursprünglich nicht offenbart wurde? Drittens, auch wenn die Änderung nicht über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht, wird der geänderte Anspruch immer noch ausreichend durch die Spezifikation gestützt?

Die zweite und dritte Frage sind die, bei denen die meisten Streitigkeiten entstehen. Mit anderen Worten, Prüfer konzentrieren sich normalerweise auf zwei Kernfragen: Ob der geänderte Prüfungsgegenstand bei der Einreichung tatsächlich offenbart wurde und ob die ursprüngliche Offenbarung den vollen Umfang des geänderten Anspruchs stützt.

Das Verständnis dieses Unterschieds ist in der grenzüberschreitenden Patentpraxis unerlässlich.

Korea: Änderungen müssen innerhalb der ursprünglichen Offenbarung bleiben, und die Ansprüche müssen durch die Spezifikation gestützt werden

In Korea ist das Grundprinzip relativ klar. Änderungen sind nur im Rahmen der in der ursprünglich eingereichten Spezifikation oder Zeichnungen beschriebenen Angelegenheiten zulässig. Darüber hinaus müssen die Ansprüche durch die Spezifikation gestützt werden und klar und prägnant sein.

Das bedeutet, dass es nicht ausreicht, wenn ein ähnlicher Begriff irgendwo in der Spezifikation vorkommt. Die koreanische Praxis prüft, ob der geänderte Inhalt wirklich aus dem ursprünglich Offenbarten abgeleitet werden kann und ob der geänderte Anspruchsumfang durch die gesamte technische Lehre der Spezifikation gestützt wird.

In der Praxis treten in Korea häufig Probleme in folgenden Situationen auf:

• wenn nur eine Ausführungsform offenbart wird, der Anmelder jedoch später versucht, diese zu einem viel breiteren übergeordneten Konzept zu verallgemeinern;
• wenn ein für die Lösung des technischen Problems wesentliches Element aus dem Anspruch gestrichen wird, um den Anspruchsumfang zu erweitern;
• wenn ein Anspruch in breiter funktionaler Sprache formuliert wird, die Spezifikation jedoch keine ausreichende Erklärung konkreter Mittel zur Erzielung dieser Funktion enthält; oder
• wenn nur ein Teil eines numerischen Bereichs extrahiert und neu beansprucht wird.

Daher erfordert die koreanische Patentanmeldung eine sorgfältige Prüfung sowohl der Grundlage für die Änderung als auch der Angemessenheit der Unterstützung.

Vereinigte Staaten: Neue Materie und schriftliche Beschreibung werden getrennt analysiert

Die Vereinigten Staaten verwenden eine etwas andere konzeptionelle Struktur. In der US-Praxis wird, wenn der Anmelder Inhalte einführt, die nicht in der ursprünglichen Anmeldung vorhanden waren, das Problem typischerweise als unzulässige neue Materie behandelt. Separat, wenn der geänderte Anspruch nicht ausreichend durch die ursprünglich eingereichte Offenbarung gestützt wird, kann die Anmeldung mit Problemen der schriftlichen Beschreibung konfrontiert sein.

In praktischer Hinsicht kann der US-Ansatz durch die folgenden Fragen verstanden werden:

• Fügt die Änderung Inhalte hinzu, die ursprünglich nicht eingereicht wurden?
• Vermittelte die ursprüngliche Spezifikation vernünftigerweise, dass der Anmelder zum Anmeldedatum im Besitz der beanspruchten Erfindung war?
• Unterstützt die Offenbarung den nun beanspruchten Umfang ausreichend?

Daher kann selbst eine Änderung, die wie eine bloße Wortanpassung erscheint, problematisch werden, wenn sie effektiv eine neue technische Bedeutung einführt oder versucht, eine breitere Erfindung zu beanspruchen, als ursprünglich offenbart wurde.

In den Vereinigten Staaten sind die folgenden Muster besonders riskant:

• Offenlegung nur weniger spezifischer Beispiele und späterer Versuch, eine breite Gattung zu beanspruchen;
• Beanspruchung breiter funktionaler Ergebnisse ohne ausreichende Offenlegung, die den vollen Umfang dieser Ergebnisse stützt; und
• Annahme, dass die Anspruchssprache automatisch gültig ist, nur weil ähnliche Formulierungen in den ursprünglichen Ansprüchen vorkamen, auch wenn der Text der Spezifikation diese Breite nicht ausreichend stützt.

Kurz gesagt, die US-Praxis beschränkt sich nicht auf die Formulierung der Ansprüche. Sie prüft genau, ob die ursprüngliche Offenbarung wirklich den Besitz der nun beanspruchten Erfindung gezeigt hat.

Europa: Hinzugefügte Materie wird besonders streng angewendet

Die europäische Praxis wird oft als eine der strengsten in Bezug auf Änderungsfragen angesehen. Das zentrale Prinzip ist, dass eine Änderung nur zulässig ist, wenn ein Fachmann den geänderten Prüfungsgegenstand direkt und eindeutig aus der ursprünglich eingereichten Anmeldung ableiten kann.

Dieser Standard wird recht rigoros angewendet. Infolgedessen stoßen Anmelder in Europa häufig auf Schwierigkeiten, wo ähnliche Änderungen anderswo akzeptabler erscheinen mögen.

Typische Problembereiche in Europa umfassen:

• Kombination von Merkmalen aus separaten Ausführungsformen nach der Einreichung;
• Extraktion eines Merkmals aus einer spezifischen Ausführungsform und Darstellung als allgemein anwendbares Prinzip;
• Isolierung einer Komponente aus einer breiteren, offenbarten Kombination, ohne den ursprünglichen Kontext beizubehalten; und
• Herausnahme von Teilbereichen oder Endpunkten aus breiteren numerischen Bereichen ohne klare ursprüngliche Grundlage.

Europa ist besonders empfindlich gegenüber dem, was Praktiker oft als Zwischenverallgemeinerung bezeichnen. Wenn die Spezifikation beispielsweise eine technische Lösung nur als Kombination von A, B und C offenbart, kann es schwierig sein, den Anspruch später auf nur A oder nur A und C zu ändern, es sei denn, die ursprüngliche Anmeldung hat diese engeren Kombinationen klar als unabhängige Lehren offenbart.

Europa prüft auch, ob die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt werden. Wenn der Anspruchsumfang breiter ist als das, was die technische Lehre der Beschreibung vernünftigerweise tragen kann, können zusätzlich zu Bedenken hinsichtlich hinzugefügter Materie auch Einwände wegen mangelnder Unterstützung auftreten.

Japan: Praktische Entsprechung ist wichtiger als wörtliche Formulierung

Japan verfolgt einen vergleichsweise nuancierten Ansatz. Anstatt sich nur auf die wörtliche Identität zwischen der Anspruchssprache und der Formulierung der Spezifikation zu konzentrieren, legt die japanische Praxis Wert darauf, ob eine materielle Entsprechung zwischen der beanspruchten Erfindung und dem in der Spezifikation Beschriebenen besteht.

Das bedeutet, dass ein Anspruch immer noch akzeptabel sein kann, auch wenn die Formulierung nicht identisch ist, solange ein Fachmann den beanspruchten Umfang aus der ursprünglichen Offenbarung verstehen würde. Gleichzeitig, wenn die Spezifikation nur eine enge Implementierung erklärt, während der Anspruch später erheblich erweitert wird, sind Unterstützungsprobleme wahrscheinlich.

In Japan stellen die folgenden Situationen üblicherweise ein Risiko dar:

• Erweiterung eines Anspruchs weit über die tatsächlich offenbarten Ausführungsformen hinaus;
• Hinzufügen neuer technischer Bedeutungen oder neu hervorgehobener Effekte während der Änderung;
• Behauptung, dass der gesamte Anspruchsumfang das Problem löst, obwohl nur begrenzte Beispiele offenbart werden; und
• Berufung auf breite funktionale Sprache ohne ausreichende konkrete Offenlegung.

Die japanische Praxis ist daher flexibel in der Formulierung, aber streng in der Substanz.

China: Änderungen dürfen die ursprüngliche Offenbarung nicht überschreiten, und die Zulässigkeit der Verallgemeinerung ist entscheidend

China folgt ebenfalls einem klaren Grundprinzip. Änderungen dürfen nicht über den Umfang der ursprünglichen Spezifikation und Ansprüche hinausgehen, und die Ansprüche müssen durch die Spezifikation gestützt werden.

Ein bemerkenswertes Merkmal der chinesischen Praxis ist, dass Verallgemeinerung nicht automatisch verboten ist. Stattdessen ist die Schlüsselfrage, ob die Verallgemeinerung durch die ursprüngliche Offenbarung gerechtfertigt ist. Wenn ein Fachmann das breitere Konzept vernünftigerweise aus der ursprünglichen Beschreibung verstehen würde, kann es akzeptabel sein. Wenn nicht, kann die Änderung entweder als unzulässige hinzugefügte Materie oder als nicht ausreichend gestützter Prüfungsgegenstand fehlschlagen.

Häufige Risikomuster in China umfassen:

• Offenlegung nur einer kleinen Anzahl von Beispielen und späterer Versuch, ein sehr breites Konzept zu beanspruchen;
• Verwendung breiter funktionaler Sprache ohne ausreichende Beschreibung konkreter Mittel oder Strukturen;
• Extraktion nur einiger Elemente aus einer offenbarten Kombination; und
• Einführung neuer technischer Effekte oder Auswahlkriterien, die ursprünglich nicht dargestellt wurden.

Aus diesem Grund erfordern chinesische Einreichungen sorgfältige Aufmerksamkeit darauf, ob die Spezifikation die später im Prüfungsverfahren gewünschte Breite wirklich tragen kann.

Häufige Änderungsmuster, die in allen Rechtsgebieten häufig fehlschlagen

Obwohl die Terminologie zwischen den Ländern unterschiedlich ist, tendieren dieselben Änderungsmuster dazu, in allen wichtigen Rechtsgebieten Probleme zu verursachen.

Das erste ist die Überverallgemeinerung aus einer einzelnen Ausführungsform. Wenn die Spezifikation nur eine Kupferelektrode im Detail beschreibt, kann die spätere Erweiterung des Anspruchs auf eine allgemeine Metallelektrode schwierig sein, es sei denn, die ursprüngliche Offenbarung stützt dieses breitere Konzept wirklich.

Das zweite ist die Extraktion nur eines Teils einer offenbarten Kombination. Wenn die Erfindung ursprünglich als A+B+C dargestellt wurde, kann der spätere Versuch, nur A oder A+B zu beanspruchen, problematisch sein, es sei denn, diese Unterkombinationen wurden separat offenbart.

Das dritte ist die Isolierung von Teilbereichen aus numerischen Bereichen. Wenn die ursprüngliche Offenbarung nur einen breiten Bereich von 10 bis 100 angibt, kann die spätere Beanspruchung von 40 bis 60 eine klare ursprüngliche Grundlage erfordern.

Das vierte ist die Erweiterung durch funktionale Sprache. Wenn die Spezifikation nur wenige spezifische Strukturen offenbart, kann es riskant sein, den Anspruch so zu ändern, dass er jedes Mittel zur Ausführung einer angegebenen Funktion abdeckt.

Das fünfte ist die Streichung eines wesentlichen Elements. Wenn ein bestimmtes Merkmal technisch notwendig ist, um das angegebene Problem zu lösen, löst die Entfernung dieses Merkmals zur Erweiterung des Anspruchsumfangs oft ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Unterstützung oder der hinzugefügten Materie aus.

Änderungsstrategie beginnt in der Entwurfsphase

In der Praxis wird die Flexibilität bei Änderungen nicht während der Antwort auf eine behördliche Mitteilung geschaffen. Sie wird erstellt, wenn die Anmeldung ursprünglich entworfen wird.

Aus diesem Grund sollte eine gut vorbereitete Patentschrift enthalten:

• Schichtweise Offenlegung breiterer und engerer Konzepte;
• Alternative Komponenten und Rückfallpositionen;
• Optionale Materialien, Bedingungen und numerische Bereiche;
• Bevorzugte und nicht bevorzugte Ausführungsformen;
• Konkrete Strukturen oder Handlungen, die jede funktionale Ausdrucksweise unterstützen; und
• Varianten, Teilbereiche und Implementierungsbeispiele.

Je sorgfältiger diese Punkte bei der Einreichung in die Anmeldung aufgenommen werden, desto mehr Spielraum hat der Anmelder später für eine rechtsgebietspezifische Änderungsstrategie.

Praktische Anleitung von PINE IP

Für Anmelder, die internationalen Schutz in Erwägung ziehen, ist die Schlüsselfrage nicht nur, ob eine Anmeldung derzeit zulässig ist. Die wichtigere Frage ist, ob die Anmeldung während der Patentanmeldung in mehreren Rechtsgebieten handhabbar bleibt.

Dies ist besonders wichtig in Technologiebereichen wie:

• Chemie und Biotechnologie, wo numerische Bereiche, Auswahlpatente und technische Effekte entscheidend sind;
• Mechanische und elektrische Erfindungen, wo Merkmalskombinationen, Auslassung von Elementen und funktionale Anspruchssprache oft Schwierigkeiten bereiten; und
• Künstliche Intelligenz und Software, wo oft breite Funktionen ohne ausreichende Implementierungsdetails beansprucht werden.

Letztendlich ist eine gute Patentschrift nicht nur ein Dokument für die heutige Prüfung. Sie ist ein Dokument, das zukünftige Änderungen, ausländische Patentanmeldungen und Durchsetzungsstrategien überstehen kann.

Schlussfolgerung

Obwohl die Formulierungen in den verschiedenen Rechtsgebieten unterschiedlich sind, ist die praktische Frage überall weitgehend dieselbe:

Wurde dieser Prüfungsgegenstand in der ursprünglich eingereichten Spezifikation und Zeichnungen ausreichend offengelegt?

Wenn die Antwort klar und gut begründet ist, ist die Patentanmeldung in Korea, den Vereinigten Staaten, Europa, Japan und China gleichermaßen stabil. Wenn nicht, kann der Anmelder später feststellen, dass die gewünschte Änderung nicht verfügbar ist, gerade wenn sie am dringendsten benötigt wird.

Bei Pine IP Firm raten wir unseren Kunden, Anmeldungen nicht nur für die erstmalige Einreichung vorzubereiten, sondern auch für die spätere Änderungsstrategie über verschiedene Rechtsgebiete hinweg. In diesem Bereich bestimmt die Qualität des ursprünglichen Entwurfs oft den Umfang der Rechte, die letztendlich gesichert werden können.