米国特許制度の比較

Pine IP Firm
2025年2月6日

米国特許制度を韓国特許制度と比較したガイドです。出願手続き、審査基準、登録要件、特許保護範囲、訴訟および紛争解決方法の5つの側面で、2つの制度の主な違いをまとめます。各項目ごとに実用的なヒントや例を含めて説明します。

出願手続きの比較

米国と韓国ともに特許出願を直接該当国特許庁に出願するか、PCT国際出願を通じて進入することができます。しかし、詳細な手順と戦略にはいくつかの違いがあります。

言語と書類の要求:

  • 韓国は公式言語が韓国語です。最初に英語で出願できますが、優先日から14ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出しなければなりません。
  • アメリカは英語で書かれた明細書を必要とし、他の言語で出願するにはすぐに英語の翻訳を提出する必要があります。
  • 韓国は出願時に委任状(POA)を要求しますが、米国は一般に弁護士/代理人が直接出願することができます。

優先権の主張(パリ条約):

  • 両国とも優先権主張期間12ヶ月を認めます。
  • ただ、優先権回復の面で違いがありますが、 アメリカは、手続き的ミスで期限を過ぎた場合、一定期間内の遡及優先権復元が可能(Patent Law Treaty施行による)したが、 韓国は優先権の回復を許可しません。
  • たとえば、韓国出願から1年1ヶ月が過ぎて米国に出願すると、米国では遅い優先権復元手続きが可能になることがありますが、韓国では不可能です。

PCT国際出願に入る:

  • 国際出願を通じて米国と韓国に進入する場合、 アメリカは30ヶ月以内に国内段階に入る(一部延長可能) 韓国は31ヶ月まで許可されています。
  • 韓国進入時には韓国語翻訳文の提出が必須です。
  • 両国とも国際調査報告書(ISR)と国際予備審査結果を活用し、特許審査ハイウェイ(PPH)プログラムを通じて、一方の特許庁の結果として他方から迅速審査を受けることができます。

出願の種類と戦略:

  • アメリカには仮出願(仮出願、 provisional application)制度があり、正式出願前に比較的簡単に出願日を確保できます。
  • 韓国図 2020 年から臨時明細書出願制度が生じ、形式に拘束されず、出願日の認定を確保できます。
  • また、米国では継続出願(continuation)制度を通じて同じ内容の出願を継続し続け、請求範囲を異にして審査を受けることができます。一方、韓国は分割出願のみ認め、米国のような継続出願の概念はありません。
    • たとえば、米国出願で請求項の一部のみが許可されている場合、拒否された請求項を別途継続出願として再追求することができますが、韓国では分割出願としてのみ対応しなければなりません。韓国分割出願は必ず出願中の内容から独立した発明に分割し、米国とは異なり、出願人の便宜による部分持続出願(CIP)の概念はありません。

出願時の考慮事項:

  • アメリカ 出願人は、発明者を記載し、宣誓/Declarationを提出しなければならないが、 韓国は発明者情報のみ記載すればよく、別途宣誓制度はありません。
  • また、米国は2013年から韓国と同様に先出願主義で運営されていますが、不正な特許取得時のDerivation手続きなどを通じて権利者を争うことができます。韓国も先出願主義であり、先発明者の権利を救済する手続きはなく、同一の発明が複数出願されると、最も先出願のみ登録することができます。

実務例:

  • 韓国企業Aが2024.1.1.に韓国に出願した発明があれば、米国に同一発明を出願するには2025.1.1。以前に優先権を主張して出願する必要があります。
  • 米国で最初にProvisionalに出願した場合、12ヶ月以内に韓国に翻訳仕様書を提出して出願することで優先権を主張することができます。
  • 米国では出願後、一部請求項が拒絶されても引き続き出願を通じて請求範囲を変更して再度挑戦することができますが、韓国では分割出願を適時に行わなければ同じ内容で追加出願することが難しいことに留意しなければなりません。

審査基準の比較:特許要件、仕様、審査官アプローチ

米国のUSPTOと韓国のKIPOの両方が特許要件で、新規性、非自明性(進歩性)、産業上の利用可能性を評価しますが、詳細基準と審査慣行に違いがあります。

特許性の要件:

  • 両国とも絶対的な新規性基準を適用し、世界の公知技術を先行技術とします。
  • 進歩性はアメリカでは非自明性と呼ばれ、韓国の進歩性(発明の難易度)と概念的に似ています。
  • ただし、米国は特許適格性(patent eligibility)に対する別途判断が重要です。例えば、抽象的アイデアや自然法則に該当すれば、実質的な技術的実装がない限り特許は許されません(Alice判例など)。
  • 韓国も自然法則自体や数学的方法、単純な精神活動などは発明ではないとみられるが、米国のように複雑な抽象性判断よりは産業的適用性の有無と明白な技術性欠如の有無で判断する傾向にある。
  • また、医療行為方法について韓国は特許不可と明示しており、手術方法などは出願しても拒否されます。一方、米国は手術や治療方法も特許が可能であり(ただし医療人の行為に対しては侵害訴訟の際に制限がある)、この部分は大きな違いです。

明細書(説明書)の要件:

  • 米国特許法は、発明の完全な記載と記述的支援、そして最適な実施例の開示を要求します。このうち最適な実施例は法的に明細書に含めなければならないが、違反の際特許無効事由とすることはできない。
  • 韓国は明細書に発明を十分に明確かつ完全に記載することを要求するが、米国とは異なり、最適実施例の開示要求はない。
  • また、米国審査では請求項が明細書にサポートされていない場合は新規マッターとみなして拒否され、韓国も請求範囲が明細書に裏付けられない場合は拒絶及び無効理由となります。
  • 米国出願時の請求項の範囲が明細書から合理的に裏付けられなければならず、韓国もこの点は類似しているが、米国裁判所は、記述的支援要件を厳しく適用した事例があり(例えば、Amgen v. Sanofi事件など)、米国出願明細書作成時初期から幅広い変形例まで詳細に記述することが重要です。

先行技術情報提供及び背景技術記載:

  • アメリカは出願人に情報公開義務(IDS)があり、関連先行技術文献を積極的に提出しなければなりません。これを怠ると、後で特許が非良心的行動として無効になる可能性があります。
  • 韓国は2011年から明細書に発明の背景となる先行技術を記載するよう求めています。つまり、関連背景技術を明細書導入部に記述しないと、審査過程で補正が求められます。
    • ただし、この要求は米国IDSのように出願人の元先行技術リストの提出義務をクリアするものではなく、一度背景技術を書けばさらに知る先行技術を提出し続ける必要はありません。
    • 例えば、韓国明細書に「従来技術としてOO文献にこのような技術が知られている」という式の言及をしなければならず、欠落時に補正することができますが、そのため特許は無効になりません。
  • 一方、米国出願人は、韓国やEPO審査官が提示した文献でも別途USPTOにIDSとして提出しなければならず、これを欠落すると後で問題になることがあります(両国制度の根本的な違い)。

審査要求と期間:

  • 韓国は出願後審査請求制度があり、出願日から3年以内に審査を請求しなければなりません。そうしないと、出願が取られます。
  • アメリカは出願時に自動的に審査要求となったとみなされ、別途請求手続きはありません(出願手数料に審査費用を含む)。
  • これにより、韓国出願人は必要に応じて審査を最大3年まで遅延させることができ、出願戦略に活用します。たとえば、市場の状況を見た後に審査を請求するかどうかを決定できます。
  • 一方、米国ではこのような遅延戦略が制限され、審査を遅らせるには仮出願の活用または継続出願などを利用しなければなりません。

審査のスピードと方法:

  • 韓国特許庁(KIPO)は迅速かつ集中的な審査で知られており、平均出願登録2~2.5年程度かかります。
  • アメリカは技術分野によって異なりますが、2~3年以上かかる場合もよくあります。
  • 韓国は優先審査制度で緊急な出願(模倣品侵害の懸念など)やPPH対象の場合、数ヶ月内に1次審査が出ることもあります。米国もTrack Oneなどの迅速審査制度がありますが、追加費用が高いです。
  • 審査官が一度に検討する請求項の範囲にも違いがありますが、韓国審査官は、一出願のすべての請求項を一括許可または拒否する傾向があります。つまり、一部の請求項に拒絶理由があれば出願全体を拒否し、出願人は拒絶された請求項を削除しても残った請求項を再審査されるためには分割出願をしなければなりません。
  • 一方、米国審査官は、許可された請求項と拒否される請求項を区別して通知し、出願人は拒絶された請求項のみを取り下げることによって残りの許容請求項として特許を受けることができます。つまり、米国ではある出願内の一部の請求項のみ特許を受けることが可能ですが、韓国では原則としてすべての請求項が許可されてこそ登録決定が出ます。

審査官とのコミュニケーション:

  • アメリカでは審査官インタビュー制度が活性化されており、出願人/代理人が審査官と電話や対面面談を通じて拒絶理由を説明して意見を交換することができます。このような口頭インタビューを通じて誤解を解消し、補正方向を協議するのが一般的です。
  • 韓国銀の公式インタビュー制度は限られており、ほとんどの場合、書面による意見書の提出と修正を通じて対応しています。
  • したがって、米国出願では積極的に審査官との対話を考慮し、韓国出願では明細書と意見書自体だけで説得しなければならないことが多い。

実務例:

  • アメリカにソフトウェア関連の発明を出願する場合は、35 USC§101の抽象的アイデア拒否の可能性を事前に準備する必要があります。一方、同じ発明 韓国に出願すれば、いったん技術的特徴(「自然法則の利用」)があれば、対象適格性の問題は大きくなく、明らかな先行技術に対する進歩性に重点を置いて対応すればよい。
  • さらに、米国出願では、審査官が一部の請求項を許可し、一部を拒否すれば、拒絶された請求項は引き続き出願に今後挑戦する戦略を立てることができます。
  • 韓国ではこのような状況で出願全体が拒絶される可能性があるため、最初に請求項を分類して重要な請求項は本出願に残し、追加的な請求項は分割出願に分けるなどの戦略が必要です。
  • 例えば、韓国出願で請求項1-10のうち1-5は核心発明であり、6-10は周辺発明であれば、6-10が拒絶される恐れがある場合、あらかじめ分割出願に切り離すことが本出願(1-5)の登録を円滑にできる戦略です。

先行技術調査と登録後維持

特許が許可決定された後、登録を受ける手続きと要求事項にも米国と韓国の違いがあります。また、先行技術調査と公報活用の面で実務的な違いを見ていきます。先行技術調査および審査資料の活用:

  • アメリカ USPTO韓国KIPO いずれも審査官が国内外の特許文献及び非特許文献を調査します。
  • 韓国出願はしばしば一次Office Actionに先行技術調査報告書を詳細に含み、日本/ヨーロッパなど海外公報も積極的に引用されます。
  • 米国審査官も国際特許出願(PCT)の調査結果や他国審査結果(例:EPO拒絶決定)を参考にすることができますが、完全に義務ではありません。ただし、出願人側でIDSを通じて他国審査で引用された先行特許を提出すると、米国審査官がこれを考慮します。
  • 韓国は出願人があえてそのような資料を提出しなくても審査官がデジタルアクセスなどを通じて米国/欧州出願対応文献を探していることが多いです。
  • 例えば、同じ発明を米国と韓国に出願した場合、米国から受けた拒絶理由書と引用文献を韓国特許庁に別途提出する必要はありませんが、PPHを申請して米国で特許を受けた結果を韓国審査に反映させることができます。
  • 米国では、逆に韓国で最初に特許を受けた場合は、その情報を持ってUSPTOにPPHを要請し、審査を加速しながら韓国で引用された文献をIDSとして提出することが望ましい。

登録決定後の手順:

  • アメリカで特許許可(Notification of Allowance)になると、Issue Fee(登録料)を納付し、約数ヶ月後に特許証が発行されます。
  • 韓国では、特許決定後、出願人に登録料納付通知が行われ、1~3年次年次料金を合わせて登録料として3ヶ月以内に納付しなければ特許権が設定されます。
    • 韓国は出願中は年次料がなく、設定登録時に初期年次料を出す仕組みであり、以後毎年登録日基準で年次料を出します。
  • アメリカは設定登録時に別に最初の数年の年次料金を出すのではなく、特許後3.5年目から維持手数料(maintenance fee)を納付します。
    • したがって、米国特許は最初は維持費用がかからないが、4年次から、8年次、12年次に増える金額を納付しなければ20年保護期間を維持することができます。
  • 韓国は毎年内、数年値をあらかじめ納付することもできます。

年次料金と請求項数:

  • 韓国は、年次料金が請求項数に比例して設定されます。請求項が多いほど毎年払う費用が増えるので、実務的に権利範囲が重複する請求項は登録前に整理することをお勧めします。
  • アメリカ銀の保守手数料は請求項数とは無関係ですが、出願段階で請求項数が3 independent/20 totalを超える場合、超過請求項手数料を出します。
  • そのため、韓国出願時に長期費用まで考慮して不要な請求項を減らす戦略が求められます。

先行技術の公開およびThird-party情報提供:

  • アメリカでは出願公開後に3者情報提供制度があり、第三者が関連先行文献をUSPTOに提出することができますが一般的ではありません。
  • 韓国では、特許公報刊行後6ヶ月以内に誰でも特許取消申請を通じて審査時に反映されていない先行技術を提出し、特許を取り消すよう要求することができます。この期間が過ぎると、利害関係者のみが無効審判(無効審査)を提起することができます。
  • 米国にも特許登録後、IPR(インターパルテス審判)制度があり、3者(利害関係人)が特許庁(PTAB)に無効主張をすることができるが、韓国の無効審判と同様の役割を果たします。

実務例:

  • 韓国出願の際、明細書に関連する背景技術を必ず1、2個でも言及しなければなりません。これを減らすと審査官が補正しろと指摘するので、韓国明細書作成時に些細で見ても関連背景技術を入れる習慣が必要です。
  • 一方、米国明細書にはあえて背景技術を長く使う必要はないが、出願後IDSで国内外関連特許文献を提出しなければならないことを忘れてはならない。
  • また、米国で先に特許が登録されれば、その情報を活用して韓国にPPH優先審査要請をすれば、平均2~2.5年かかる審査を数カ月に短縮することができます。
  • 逆に韓国特許を先に受け取った場合、米国出願にその事実を知らせ、IDSで韓国審査で引用された先行文献を提出すると、審査官が参考にして審査が円滑になることがあります。

特許保護の範囲、クレームの解釈および均等論

特許権の権利範囲は特許請求の範囲によって決定され、これを解釈する方法と均等論の適用において米国と韓国の間に大きな違いがあります。

審査段階の請求範囲の解釈:

  • アメリカ USPTOでは、出願審査時に「最も広い合理的解釈(Broadest Reasonable Interpretation, BRI)」原則を適用します。つまり、明細書に特別な定義がなければ、請求語句をできるだけ広く解釈して先行技術と対比します。
  • 韓国 特許庁も審査では請求範囲を合理的に広く解釈しますが、米国のように名文化化されたBRI原則というより、請求項文言そのままと明細書記載を共に考慮して判断します。
  • したがって、韓国審査官も請求範囲が曖昧であれば幅広く解釈して新規性/進歩性拒絶を行うことができるので、曖昧な用語は定義を下したり、具体的に記載することをお勧めします。

特許権行使段階(訴訟)の請求範囲の解釈:

  • アメリカでは、Markman心理(クレーム解析心理)を通じて判事が請求句の意味を決定し、Phillips判例に従って明細書、出願経過などの内在的証拠を考慮し、通常の技術者が理解する意味と解釈します。
    • 過去には陪審員に判断を任せたこともありましたが、現在は裁判官が専門的に決定します。
  • 韓国でも伝統的には請求句文字そのまま解釈する傾向が強かったです。特に韓国裁判所は過去「請求範囲の文言が明確な場合明細書に記載された内容を参酌して縮小解釈してはならない」という立場があったが、2014年最高裁判所で「請求句の技術的意味を把握するためには明細書の発明の目的と効果まで考慮して客観的・合理的に解釈しなければならない」認めました。
    • この判決(キヤノンvs. Alphachem事件)以後、韓国裁判所も請求句が登場する明細書の文脈と発明の意義を調べて解釈することにより、特許権者が先行技術と区別するために意図した意味を反映しようとします。
  • したがって、現在、米国と韓国の両方が特許請求の範囲を解釈する際に明細書を重要な根拠とし、一部の用語が広くも狭くも解釈できる場合は、明細書の記載に応じて限定する傾向があります。これは特許の有効性を維持するのにも有利に作用します(あまりにも文言通りに広く解釈すれば先行技術に容易に包含され、無効リスク増加)。

均等論(Doctrine of Equivalents):

  • アメリカ韓国 いずれも均等侵害の概念を認め、特許請求の範囲の文言と正確に一致しなくても、本質的に同じ発明である場合、侵害とみなします。
  • 米国の均等論適用基準は、Triple Identity Testに要約されており、侵害製品の要素が特許請求要素と機能(function)、方法(way)、結果(result)の面で実質的に同一であれば、均等侵害と判断します。
  • 韓国も同様に構造、機能、効果を比較して実質的同一性を判断します。
  • 例えば、特許発明がA+B+C構成要素からなる場合、競争製品がA'+B+C(A'がAと若干異なる要素)であれば、その違いが機能と効果が実質的に同一であり、通常の技術者が容易に思い出すことができる程度ならば韓国裁判所も均等侵害を認めることができます。

均等論の限界と例外:

  • 両国とも均等論の限界を明確にしています。
    1. 均等論は、先行技術で既に知られている要素または当業者が容易に思いつくことができる変形には適用できない。つまり、均等論で特許権範囲を拡張しても先行技術をカバーするように拡張することはできないということです(米国でもFormstein防御や公知技術範囲内防御といいます)。
    2. 出願過程から意図的に除外した範囲は均等で再確保できません。これを出願経と金反言(prosecution history estoppel)とし、出願中の補正や主張を通じて放棄した要素については後で均等侵害を主張できないようにします。
      • 例えば、米国で特許庁の拒絶を避けるために、特定の範囲を請求項から削除した場合、その削除した部分と実質的に同じ要素を持つ製品に対しては均等侵害を主張することはできません。
      • 韓国も最近最高裁判所判例でこの原則を受け入れ、出願人が明示的に除外した要素に均等論を適用しません。
    3. 米国では、すべての要素規則(All Elements Rule)に従い、請求項の各構成要素が対応する均等物なしに完全に省略された場合、均等侵害を認めません。韓国の場合、かつて「一部の要素がまったく抜けてもその機能を他の要素に置き換えて動作すれば均等認定可能」というソウル高等裁判所の判決もあったが、現在はすべての請求要素に対応する構成がなければならないという立場で確立されています。

クレーム形態による解釈の違い:

  • アメリカは、手段的請求項(means-plus-function)の場合は、35 USC§112(f)に従って本明細書に記載されている対応する構造に限定して解釈する。
  • 韓国同様の手段的表現が使用されている場合は、明細書に記載されている実装手段を参照して解釈します。
  • 製品-方法請求項(product-by-process)について 米国は当該製品が同一であれば製造方法とは無関係に同一に扱うが、韓国は製造方法が異なる場合には同一範囲で見ない傾向がありました。ただし2021年最高裁判所で製品-方法請求の解釈に関する新しい基準を提示し(製品自体で新規性と進歩性を判断するが権利範囲は明細書記載の方法要素に限定しない方へ)、米国立場と同様に整理されています。

実務例:

  • 例えば、特許請求項に「弾性部材」という用語がある場合、米国では明細書にコイルスプリングとして例示した場合、その意味を「コイルスプリングなど弾性を提供する構成」と解釈することができます。
  • 韓国でも2014年判決以降であれば、単に「弾性部材」という文字だけに頼らず、明細書に記載された目的、効果を考慮して解釈することで、どちらも結局同様に「特定の弾性体(例:スプリング)」に制限される可能性があります。
  • したがって、出願時に曖昧な用語は避け、明細書にその用語の意味や例を十分に書いておけば、両国で解釈に有利です。
  • 均等論の場合、例えば特許発明が「銅で作った電線」を含むとするときに競争製品が「アルミニウム電線」を使用した場合、機能と効果(導電性)で同等ですが、アルミニウム電線は先行技術によく使われる材料であれば均等適用が制限されます。米国でもこの場合先行技術で存在する等価物は特許権が及ばないという公共知識防御が認められ、韓国も同様です。
  • また、米国出願の過程で銅を限定してアルミニウムを除いたとすると、これは明らかにあきらめたものなので、今後アルミニウムを均等範囲に含めることはできません。これらの原則は韓国でも同様に適用されるため、出願段階で不要な限定をしないことが両国で権利範囲を広く維持するコツです。

訴訟および紛争解決、侵害訴訟、ITC、ライセンス

米国と韓国の特許紛争解決手続きには、訴訟システムと文化の違いによる大きな違いがあります。特許侵害訴訟、米国ITC制度、ライセンス交渉戦略側面の主な違いを説明します。

特許侵害訴訟手続き:

  • アメリカでは、連邦裁判所(Federal Court)で特許侵害訴訟を提起し、陪審裁判が許可されます。つまり、被告が要求すれば陪審員団が事実認定と損害賠償額を決定することができます。
  • 証拠開始(discovery)手続きを通じて双方が膨大な文書、電子メール、実験資料、ソースコードなどを相互公開し、証人新聞を事前に進行するなど訴訟前段階が長く費用がかかります。
  • 裁判は集中審理で行われ、数週間陪審員の前で証拠と専門家証言を総合し、一回結論が出る形が一般的です。
  • 韓国は民事裁判所(地方裁判所)で特許侵害を争い、専門判事が陪審なく判決します。
  • 訴訟は通常1ヶ月から2ヶ月の間隔で複数回の弁論期日を開き、裁判官が資料を検討し、質問し、進行されます。
  • 証拠開始制度はなく、必要な場合、裁判所が職権で証拠提出命令をしたり、鑑定人(専門家)を指定して技術検証をさせることができますが、当事者が米国のように広範な相手方内部資料を要求することはできません。
  • したがって、訴訟費用も米国に比べて比較的低く、手続きが簡素である。 1審判決までかかる時間も韓国は12年以内の場合が多く、米国は23年は普通であり、複雑な場合よりかかることがあります。
  • 米国は控訴裁判所(CAFC)の1か所で特許控訴を専担し、韓国は特許裁判所(大田)で2審を引き受けます。特許裁判所は特許専属判事で構成され、事実関係も新たに審理し、審理期間は約6~12ヶ月です。最終3審は韓国最高裁判所、米国連邦最高裁判所が引き受けますが、法律審に限定されます。

損害賠償と仮処分(禁止命令):

  • アメリカ銀陪審が認めた損害額に対して三倍賠償(punitive damages)まで賦課することができ、故意の侵害時に懲罰的損害賠償が行われます。
  • 韓国図2019年以降、故の侵害に最大3倍まで懲罰的賠償を導入しましたが、実際の認定事例はまだ多くありません。
  • 一般的に韓国裁判所は合理的ロイヤルティや特許権者の生産能力に応じた損害を計算し、過去には米国に比べて著しく低い額が算定される傾向がありました。
  • 一方、営業禁止命令(仮処分及び本案判決上の禁止)は、韓国では侵害が認められると原則として引用され、被告が特許製品の生産/販売を中止することになります。
  • 米国は2006年のeBay判決以降、禁止命令(injunction)が自動的に与えられず、回復不可能な損害などの要件を特許権者が立証しなければなりません。
  • その結果、営業自体をしない特許権者(NPE)の場合、禁止命令が棄却され損害賠償のみ認められることが多いです。
  • 韓国はこのような区別なく特許権は排他権なので、侵害時禁止命令が当然ついてくるという立場に近いです。
  • したがって、韓国で被告製品が市場に出続けないように防ぐことができる可能性が米国より高い。

特許無効と訴訟のマージ:

  • アメリカでは、被告が訴訟で特許無効抗弁を直接主張することができ、裁判所が審理して特許を無効と宣言することができます。
  • 韓国では、特許無効は特許審判院(IPTAB)の専属管轄であり、被告は裁判所で無効主張をしても、実際には別途特許審判院に無効審判を請求しなければなりません。
  • 裁判所は、特許が明らかに無効であると判断すると、権利濫用で訴訟を却下したり、審判員の決定を待つために訴訟を停止することができます。
  • その結果、米国は侵害と有効性を同じ裁判で判断しますが、韓国は分離心理(bifurcation)に近い構造です。 (ただし、特許裁判所が2審段階で無効審判と侵害訴訟を事実上併合審理するため、実質的には一緒に議論されることもあります。)

ITC制度の活用:

  • 米国の特徴的な特許紛争解決経路として国際貿易委員会(ITC)調査があります。 ITCは輸入製品による特許侵害(米国法19 USC§1337)を調査し、営業秘密侵害なども含めて貿易救済措置をとります。
  • ITCの手続きは行政審判形式ですが、実際には裁判と同様の証拠開始と聴聞会が行われ、約12~18ヶ月以内に輸入禁止命令(Exclusion Order)などの強力な救済策が出てくることがあります。
  • ITCは金銭賠償は付与せず、収入を防ぐ措置のみ可能ですが、決定が早く国際的に執行力があり、特許権者(特に米国会社)が好むフォーラムです。
  • 韓国にはこれと同様の別途の専門機関はなく、特許権者は税関に通関遮断要請をすることができますが、これは行政措置水準であり、本格的な権利救済は結局韓国裁判所の判決に依存します。
  • 韓国企業は米国でITCの被訴を受けていることが多く、これに備えて国内産業の要件を満たすか、公益的要素を争う戦略をとります。 ITCは米国内の国内産業が存在しなければ原告が利用できないため、純粋なNPEがITC提訴するには特許を米国企業に移転またはライセンスするなどの迂回が必要です。
  • 韓国にはこのような制約はありませんが、当初ITCのような制度がないため、海外企業が韓国で特許を執行するには、通常の訴訟手続きに従うしかありません。

ライセンス戦略とNPE:

  • アメリカでは、特許ライセンスや特許プール、クロスライセンスなどが活発です。特に標準必須特許(SEP)分野では、FRAND条件交渉が重要であり、交渉が決裂したら訴訟に行くこともあります。
  • NPE(Non-Practicing Entity)や特許トロールと呼ばれる特許専門訴訟会社も米国に多く、企業が対策を立てます。
  • 韓国では、伝統的に企業が内需市場規模が小さく、特許訴訟による巨額の収益を期待することが難しかったため、NPE活動が少なかった。しかし最近、海外NPEが韓国裁判所に訴訟を提起する事例も増えています。
  • ライセンス交渉において、米国特許の威力は一般的に韓国特許より大きい。なぜなら、米国では侵害時の賠償額も大きく、営業停止命令も可能で、国際市場への影響が大きいからです。
  • 一方、韓国特許のみ侵害する場合、被告企業の立場では海外売上には影響がなく、賠償額も相対的に低く、交渉で緊張度が少なくなります。
  • したがって、韓国企業が米国企業と Cross-License(相互特許使用契約)を結ぶとき、米国特許ポートフォリオの価値がより高く評価される傾向があります。韓国企業も米国に核心特許を確保すれば交渉力の向上に有利です。

その他の違い:

  • アメリカは特許表示制度(patent marking)があり、製品に特許番号を表示せずに販売すると、表示しない期間の損害賠償請求が制限されます。
  • 韓国は、これらの制度がなく、侵害者が権利存在を知っているかどうかにかかわらず、損害賠償を請求することができます。
  • したがって、韓国企業が自身の米国特許を製品に適用して販売する場合、必ず製品と説明書に特許番号を表示しておくと、後に侵害訴訟時に遡及損害賠償を受けることができます。
  • もう一つ、韓国特許法には刑事処罰規定があり、故意に他人の特許を侵害すると罰金刑など刑事制裁を受けることができます。実際にはあまり適用されませんが、これは交渉の際にプレッシャーとして使用できます。
  • 米国は特許侵害は民事事案であり、刑事犯罪ではなく、刑事告訴をすることはできません。
  • 最後に米国特許訴訟は通常自己負担主義で勝訴しても弁護士費用の返済を受けられませんが、韓国は全額ではなく一定金額の訴訟費用を敗訴者が負担します。これも訴訟リスクの評価に違いを生み出します。

実務例:

  • 韓国企業が米国市場で競争会社を特許侵害で制裁したい場合は、連邦地方裁判所訴訟とITC提訴の両方を検討してみることができます。例えば、自社の特許権を侵害する中国産製品が大量輸入され競争する場合、米国ITCに提訴して輸入禁止命令を得ることが迅速な解決策である可能性があります(平均15ヶ月以内に決定)。同時に損害賠償を希望する場合は、地方裁判所の訴訟を提起し、陪審評決を通じて損害賠償を請求します。
  • 一方、同じ状況で韓国では税関に知らせて輸入を牽制したり、韓国裁判所に侵害禁止及び損害賠償請求訴訟を提起して判断を待つしかありません。
  • ライセンスの面で、米国で特許侵害訴訟を受ける場合、広範な証拠開始費用と陪審のunpredictabilityを勘案して合意(settlement)圧力が大きいので、韓国企業でも米国特許訴訟は積極的に交渉解決を模索する方が良いです。
  • 韓国で訴訟を起こした場合、米国よりじっくり法的争点を争って無効審判などを通じて時間を稼いで交渉する戦略を広げることができます。
関連資料をダウンロード