미국 특허제도 비교

미국 특허제도를 한국 특허제도와 비교한 가이드입니다. 출원 절차, 심사 기준, 등록 요건, 특허 보호 범위, 소송 및 분쟁 해결 방식의 다섯 가지 측면에서 두 제도의 주요 차이점을 정리합니다. 각 항목별로 실용적인 팁과 예시를 포함하여 설명합니다.

출원 절차 비교

미국과 한국 모두 특허 출원을 직접 해당국 특허청에 출원하거나 PCT 국제출원을 통해 진입할 수 있습니다. 그러나 세부 절차와 전략에 몇 가지 차이가 있습니다.

언어 및 서류 요구:

한국은 공식 언어가 한국어입니다. 처음에 영어로 출원할 수 있지만 우선일로부터 14개월 이내에 한국어 번역문을 제출해야 합니다.
미국은 영어로 작성된 명세서가 필요하며, 다른 언어로 출원하려면 즉시 영어 번역을 제출해야 합니다.
한국은 출원 시 위임장(POA)을 요구하지만 미국은 일반적으로 변호사/대리인이 직접 출원할 수 있습니다.

우선권 주장 (파리조약):

양국 모두 우선권 주장 기간 12개월을 인정합니다.
다만 우선권 회복 측면에서 차이가 있는데, 미국은 절차적 실수로 기한을 넘긴 경우 일정 기간 내 소급 우선권 복원이 가능(Patent Law Treaty 시행에 따라)한 반면, 한국은 우선권 회복을 허용하지 않습니다.
예를 들어, 한국 출원 후 1년 1개월이 지난 뒤 미국에 출원하면 미국에서는 늦은 우선권 복원 절차가 가능할 수 있으나 한국에서는 불가능합니다.

PCT 국제출원 진입:

국제출원을 통해 미국과 한국에 진입할 경우, 미국은 30개월 이내 국내단계 진입(일부 연장 가능)해야 하고 한국은 31개월까지 허용됩니다.
한국 진입 시에는 한국어 번역문 제출이 필수입니다.
양국 모두 국제조사보고서(ISR)와 국제예비심사 결과를 활용하며, 특허심사하이웨이(PPH) 프로그램을 통해 한쪽 특허청의 결과로 다른 쪽에서 신속심사를 받을 수 있습니다.

출원 종류 및 전략:

미국에는 가출원(임시출원, provisional application) 제도가 있어 정식출원 전 비교적 간단히 출원일을 확보할 수 있습니다.
한국도 2020년부터 임시명세서 출원 제도가 생겨 형식에 구애받지않고, 출원일 인정을 확보할 수 있습니다.
또한 미국에서는 계속출원(continuation) 제도를 통해 동일한 내용의 출원을 계속적으로 이어가며 청구범위를 달리하여 심사를 받을 수 있습니다. 반면 한국은 분할출원만 인정하며, 미국과 같은 계속출원 개념은 없습니다.
- 예를 들어 미국 출원에서 청구항 일부만 허용될 경우 거절된 청구항을 별도 계속출원으로 다시 추구할 수 있지만, 한국에서는 분할출원으로만 대응해야 합니다. 한국 분할출원은 반드시 출원 중인 내용에서 독립적인 발명으로 분할하며, 미국과 달리 출원인 편의에 따른 부분 지속출원(CIP) 개념이 없습니다.

출원 시 고려사항:

미국 출원인은 발명자를 기재하고 선서/Declaration을 제출해야 하나, 한국은 발명자 정보만 기재하면 되고 별도의 선서제도는 없습니다.
또한 미국은 2013년부터 한국과 동일하게 선출원주의로 운영되지만, 부정한 특허취득 시 Derivation 절차 등을 통해 권리자를 다툴 수 있습니다. 한국도 선출원주의이며, 선발명자의 권리를 구제하는 절차는 없고 동일한 발명이 복수 출원되면 가장 선출원만 등록될 수 있습니다.

실무 예시:

한국 기업 A가 2024.1.1.에 한국에 출원한 발명이 있으면, 미국에 동일 발명을 출원하려면 2025.1.1. 이전에 우선권 주장하여 출원해야 합니다.
만약 미국에서 먼저 Provisional로 출원했다면 12개월 내 한국에 번역명세서를 제출해 출원함으로써 우선권을 주장할 수 있습니다.
미국에서는 출원 후 일부 청구항이 거절되더라도 계속출원을 통해 청구범위를 변경하여 다시 도전할 수 있지만, 한국에서는 분할출원을 적시에 하지 않으면 동일한 내용으로 추가 출원하기 어려움을 유념해야 합니다.

심사 기준 비교: 특허요건, 명세서, 심사관 접근법

미국 USPTO와 한국 KIPO 모두 특허 요건으로 신규성, 비자명성(진보성), 산업상이용가능성을 평가하지만, 세부 기준과 심사 관행에 차이가 있습니다.

특허 가능성 요건:

두 나라 모두 절대적 신규성 기준을 적용하여 전 세계 공지기술을 선행기술로 삼습니다.
진보성은 미국에서 비자명성(non-obviousness)으로 불리며 한국의 진보성(발명의 난이성)과 개념상 유사합니다.
다만 미국은 특허적격성(patent eligibility)에 대한 별도 판단이 중요합니다. 예컨대 추상적 아이디어나 자연법칙에 해당하면 실질적 기술적 구현이 없는 한 특허가 불허됩니다 (Alice 판례 등).
한국도 자연법칙 자체나 수학적 방법, 단순 정신활동 등은 발명이 아니라고 보나, 미국처럼 복잡한 추상성 판단보다는 산업적 적용성 여부와 명백한 기술성 결여 여부로 판단하는 경향입니다.
또한 의료행위 방법에 대해 한국은 특허 불가로 명시하고 있어 수술방법 등은 출원해도 거절됩니다. 반면 미국은 수술이나 치료방법도 특허가 가능하며(다만 의료인의 행위에 대해서는 침해소송시 제한이 있음), 이 부분은 큰 차이점입니다.

명세서(설명서) 요구사항:

미국 특허법은 발명의 완전한 기재(enablement)와 서술적 지원(written description), 그리고 최적 실시예(best mode) 개시를 요구합니다. 이 중 최적 실시예는 법적으로 명세서에 포함해야 하나 위반 시 특허 무효사유로 삼을 수는 없습니다.
한국은 명세서에 발명을 충분히 명확하고 완전하게 기재할 것을 요구하지만, 미국과 달리 최적 실시예 개시 요구는 없습니다.
또한 미국 심사에서는 청구항이 명세서에 지원되지 않으면 신규 matter로 보아 거절되며, 한국도 청구범위가 명세서에 뒷받침되지 않으면 거절 및 무효사유가 됩니다.
미국 출원 시 청구항의 범위가 명세서로부터 합리적으로 뒷받침되어야 하고, 한국도 이 점은 유사하나 미국 법원은 서술적 지원 요건을 엄격히 적용한 사례들이 있어(예: Amgen v. Sanofi 사건 등) 미국 출원명세서 작성 시 초기부터 폭넓은 변형예까지 상세히 기술하는 것이 중요합니다.

선행기술 정보제공 및 배경기술 기재:

미국은 출원인에게 정보공개 의무(IDS)가 있어 관련 선행기술 문헌을 적극적으로 제출해야 합니다. 이를 소홀히 할 경우 나중에 특허가 비양심적 행동(inequitable conduct)으로 무효될 수 있습니다.
한국은 2011년부터 명세서에 발명의 배경이 되는 선행기술을 기재하도록 요구하고 있습니다. 즉, 관련 배경기술을 명세서 도입부에 기술하지 않으면 심사과정에서 보정을 요구받습니다.
- 다만 이 요구는 미국 IDS처럼 출원인의 전 선행기술 목록 제출 의무를 지우는 것은 아니며, 한 번 배경기술을 적으면 추가로 아는 선행기술을 계속 제출해야 하는 것은 아닙니다.
- 예를 들어, 한국 명세서에 “종래기술로서 OO문헌에 이러이러한 기술이 알려져 있다”는 식의 언급을 해야 하고, 누락 시 보정할 수 있지만 그로 인해 특허가 무효되지는 않습니다.
반면 미국 출원인은 한국이나 EPO 심사관이 제시한 문헌이라도 별도로 USPTO에 IDS로 제출해야 하고, 이를 누락하면 나중에 문제될 수 있습니다 (양국 제도의 근본적인 차이).

심사 요청 및 기간:

한국은 출원 후 심사청구제도가 있어 출원일로부터 3년 이내에 심사를 청구해야 합니다. 이를 하지 않으면 출원이 취하됩니다.
미국은 출원 시 자동으로 심사 요청이 된 것으로 간주되어 별도의 청구 절차가 없습니다 (출원 수수료에 심사비용 포함).
이로 인해 한국 출원인은 필요에 따라 심사를 최대 3년까지 지연시킬 수 있어 출원전략에 활용합니다. 예를 들어 시장 상황을 본 후 심사청구 여부를 결정할 수 있습니다.
반면 미국에서는 이러한 지연전략이 제한되고, 심사를 늦추려면 가출원 활용 또는 계속출원 등을 이용해야 합니다.

심사 속도와 방식:

한국 특허청(KIPO)은 신속하고 집중적인 심사로 알려져 있어 평균 출원등록 2~2.5년 정도 소요됩니다.
미국은 기술분야에 따라 다르나 2~3년 이상 걸리는 경우도 흔합니다.
한국은 우선심사 제도로 긴급한 출원(모방품 침해 우려 등)이나 PPH 대상인 경우 수개월 내 1차 심사가 나오기도 합니다. 미국도 Track One 등의 신속심사 제도가 있지만 추가 비용이 높습니다.
심사관이 한 번에 검토하는 청구항 범위에서도 차이가 있는데, 한국 심사관은 한 출원의 모든 청구항을 일괄 허용 또는 거절하는 경향이 있습니다. 즉 일부 청구항에 거절이유가 있으면 출원 전체를 거절하며, 출원인은 거절된 청구항을 삭제하더라도 남은 청구항들을 다시 심사받으려면 분할출원을 해야 합니다.
반면 미국 심사관은 허용 가능한 청구항과 거절될 청구항을 구분하여 통지하고, 출원인은 거절된 청구항만 취하(delete)함으로써 나머지 허용 청구항으로 특허를 받을 수 있습니다. 즉 미국에서는 한 출원 내 일부 청구항만 특허받는 것이 가능하지만, 한국에서는 원칙적으로 모든 청구항이 허용되어야 등록결정이 나옵니다.

심사관과의 소통:

미국에서는 심사관 인터뷰 제도가 활성화되어 있어 출원인/대리인이 심사관과 전화나 대면 면담을 통해 거절이유를 설명하고 의견을 교환할 수 있습니다. 이러한 구두 면담을 통해 오해를 풀고 보정 방향을 협의하는 것이 일반적입니다.
한국은 공식적 면담 제도는 제한적이며, 대부분 서면으로 의견서 제출과 보정을 통해 대응합니다.
따라서 미국 출원에서는 적극적으로 심사관과 인터랙션을 고려하고, 한국 출원에서는 명세서와 의견서 자체만으로 설득해야 할 때가 많습니다.

실무 예시:

미국에 소프트웨어 관련 발명을 출원할 경우, 35 USC §101상의 추상적 아이디어 거절 가능성을 미리 대비해야 합니다. 반면 동일 발명을 한국에 출원하면 일단 기술적 특징(“자연법칙의 이용”)이 있으면 대상적격성 문제는 크지 않고 명백한 선행기술 대비 진보성에 중점을 두어 대응하면 됩니다.
또한 미국 출원에서는 심사관이 일부 청구항을 허용하고 일부를 거절하면, 거절된 청구항은 계속출원으로 추후 도전하는 전략을 세울 수 있습니다.
한국에서는 이런 상황에서 출원 전체가 거절될 수 있으므로, 초기에 청구항을 분류하여 중요한 청구항은 본출원에 남기고 부가적 청구항은 분할출원으로 나누는 등의 전략이 필요합니다.
예컨대, 한국 출원에서 청구항 1-10 중 1-5는 핵심발명이고 6-10은 주변발명이라면, 6-10이 거절될 우려가 있다면 미리 분할출원으로 떼어내는 것이 본출원(1-5)의 등록을 원활히 할 수 있는 전략입니다.

선행기술 조사와 등록 후 유지

‍특허가 허용결정이 난 후 등록을 받는 절차와 요구사항에도 미국과 한국 간 차이가 있습니다. 또한 선행기술 조사와 공보 활용 측면에서 실무적인 차이를 살펴봅니다.선행기술 조사 및 심사자료 활용:

미국 USPTO와 한국 KIPO 모두 심사관이 국내외 특허문헌 및 비특허 문헌을 조사합니다.
한국 출원은 종종 1차 Office Action에 선행기술조사보고서를 상세히 포함하며, 일본/유럽 등 해외 공보도 적극 인용됩니다.
미국 심사관도 국제 특허출원(PCT)의 조사 결과나 타국 심사결과(예: EPO 거절결정)를 참고할 수 있으나, 전적으로 의무는 아닙니다. 다만 출원인 측에서 IDS를 통해 타국 심사에서 인용된 선행특허를 제출하면 미국 심사관이 이를 고려합니다.
한국은 출원인이 굳이 그런 자료를 제출하지 않아도 심사관이 디지털 접근 등을 통해 미국/유럽 출원 대응문헌을 찾아보는 경우가 많습니다.
예를 들어, 동일한 발명을 미국과 한국에 출원했다면 미국에서 받은 거절이유서와 인용문헌을 한국 특허청에 별도로 제출할 필요는 없지만, PPH를 신청하여 미국에서 특허받은 결과를 한국 심사에 반영시킬 수 있습니다.
미국에서는 반대로 한국에서 먼저 특허를 받았다면 그 정보를 가지고 USPTO에 PPH를 요청하여 심사를 가속하면서 한국에서 인용된 문헌을 IDS로 제출하는 것이 바람직합니다.

등록 결정 후 절차:

미국에서 특허 허용(Notification of Allowance)이 되면 Issue Fee(등록료)를 납부하고 약 몇 개월 후 특허증이 발행됩니다.
한국에서는 특허결정이 나면 출원인에게 등록료 납부 통지가 가며, 1~3년차 연차료를 합쳐 등록료로 3개월 내 납부해야 특허권이 설정됩니다.
- 한국은 출원 중에는 연차료가 없고 설정등록 시 초기 연차료를 내는 구조이고, 이후 매년 등록일 기준으로 연차료를 냅니다.
미국은 설정등록시에 따로 첫 몇 년치 연차료를 내는 것이 아니라, 특허 후 3.5년 차부터 유지수수료(maintenance fee)를 납부합니다.
- 그러므로 미국 특허는 처음엔 유지비용이 들지 않지만 4년차부터, 8년차, 12년차에 점증하는 금액을 납부해야 20년 보호기간을 유지할 수 있습니다.
한국은 매년 내되, 몇 년치를 미리 납부할 수도 있습니다.

연차료 및 청구항 수:

한국은 연차료가 청구항 수에 비례하여 책정됩니다. 청구항이 많을수록 매년 내는 비용이 늘어나므로, 실무적으로 권리범위가 중복되는 청구항은 등록 전에 정리하는 것이 좋습니다.
미국은 유지수수료는 청구항 수와 무관하지만, 출원 단계에서 청구항수가 3 independent/20 total를 초과하면 초과 청구항 수수료를 냅니다.
따라서 한국 출원 시 장기 비용까지 고려해 불필요한 청구항을 줄이는 전략이 요구됩니다.

선행기술 공개 및 Third-party 정보제공:

미국에서는 출원 공개 후 3자 정보제공 제도가 있어 제3자가 관련 선행문헌을 USPTO에 제출할 수 있지만 흔하지는 않습니다.
한국에서는 특허공보 간행 후 6개월 이내에 누구나 특허취소신청을 통해 심사 시 반영되지 않은 선행기술을 제출하며 특허를 취소하도록 요구할 수 있습니다. 이 기간이 지나면 이해관계인만 무효심판(무효심사)을 제기할 수 있습니다.
미국에도 특허등록 후 IPR(인터파르테스 심판) 제도가 있어 3자(이해관계인)가 특허청(PTAB)에 무효주장을 할 수 있는데, 한국의 무효심판과 유사한 역할을 합니다.

실무 예시:

한국 출원 시 명세서에 관련 배경기술을 반드시 한두 개라도 언급해야 합니다. 이를 빼먹으면 심사관이 보정하라고 지적하므로, 한국 명세서 작성 시 사소해 보여도 관련 배경기술을 넣는 습관이 필요합니다.
반면 미국 명세서에는 굳이 배경기술을 길게 쓸 필요는 없으나, 출원 후 IDS로 국내외 관련 특허문헌을 제출해야 함을 잊지 말아야 합니다.
또한 미국에서 먼저 특허가 등록되면 그 정보를 활용해 한국에 PPH 우선심사 요청을 하면 평균 2~2.5년 걸릴 심사를 몇 달로 단축할 수 있습니다.
반대로 한국 특허를 먼저 받은 경우 미국 출원에 그 사실을 알리고 IDS로 한국 심사에서 인용된 선행문헌을 제출하면 심사관이 참고하여 심사가 원활해질 수 있습니다.

특허 보호 범위, 클레임 해석 및 균등론

특허권의 권리 범위는 청구범위(claim)에 의해 결정되며, 이를 해석(construction)하는 방법과 균등론 적용에서 미국과 한국 간에 중요한 차이가 있습니다.

심사 단계의 청구범위 해석:

미국 USPTO에서는 출원 심사 시 “가장 넓은 합리적 해석(Broadest Reasonable Interpretation, BRI)” 원칙을 적용합니다. 즉, 명세서에 특별한 정의가 없으면 청구어구를 가능한 넓게 해석하여 선행기술과 대비합니다.
한국 특허청도 심사에서는 청구범위를 합리적으로 넓게 해석하나, 미국처럼 명문화된 BRI 원칙이라기보다 청구항 문언 그대로와 명세서 기재를 함께 고려하여 판단합니다.
따라서 한국 심사관도 청구범위가 모호하면 폭넓게 해석해 신규성/진보성 거절을 할 수 있으므로, 애매한 용어는 정의를 내리거나 구체적으로 기재하는 것이 좋습니다.

특허권 행사 단계(소송)의 청구범위 해석:

미국에서는 Markman 심리(클레임 해석 심리)를 통해 판사가 청구어구의 의미를 결정하며, Phillips 판례에 따라 명세서, 출원경과(prosecution history) 등 내재적 증거를 고려하여 통상의 기술자가 이해하는 의미로 해석합니다.
- 과거에는 배심원에게 판단을 맡겼던 적도 있었으나 현재는 판사가 전문적으로 결정합니다.
한국에서도 전통적으로는 청구어구 문자 그대로 해석하는 경향이 강했습니다. 특히 한국 법원은 과거 “청구범위의 문언이 명확한 경우 명세서에 기재된 내용을 참작하여 축소 해석해서는 안 된다”는 입장이 있었는데, 2014년 대법원에서 “청구어구의 기술적 의미를 파악하기 위해서는 명세서의 발명의 목적과 효과까지 고려하여 객관적·합리적으로 해석해야 한다”고 판시하여, 명세서를 참고한 청구범위 해석을 명확히 인정하였습니다.
- 이 판결(캐논 vs. Alphachem 사건) 이후 한국 법원도 청구어구가 등장하는 명세서의 문맥과 발명의 의의를 살펴 해석함으로써, 특허권자가 선행기술과 구별하기 위해 의도한 의미를 반영하려 합니다.
따라서 현재 미국과 한국 모두 청구범위를 해석할 때 명세서를 중요한 근거로 삼으며, 일부 용어가 넓게도 좁게도 해석될 수 있을 때 명세서 기재에 따라 한정하는 경향이 있습니다. 이는 특허 유효성을 유지하는 데도 유리하게 작용합니다 (너무 문언대로 넓게만 해석하면 선행기술에 쉽게 포섭되어 무효 위험 증가).

균등론(Doctrine of Equivalents):

미국과 한국 모두 균등침해 개념을 인정하여, 특허청구범위의 문언과 정확히 일치하지 않더라도 본질적으로 동일한 발명인 경우 침해로 봅니다.
미국의 균등론 적용 기준은 Triple Identity Test로 요약되는데, 침해제품의 요소가 특허청구요소와 기능(function), 방법(way), 결과(result) 측면에서 실질적으로 동일하면 균등침해로 판단합니다.
한국도 유사하게 구조, 기능, 효과를 비교하여 실질적 동일성을 판단합니다.
예컨대 특허발명이 A+B+C 구성요소로 이루어진 경우 경쟁제품이 A'+B+C (A'가 A와 약간 다른 요소)라면, 그 차이가 기능과 효과가 실질적으로 동일하고 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있는 정도라면 한국법원도 균등침해를 인정할 수 있습니다.

균등론의 한계와 예외:

두 나라 모두 균등론의 한계를 명확히 하고 있습니다.
1. 균등론은 선행기술로 이미 공지된 요소 또는 당업자가 용이하게 생각해낼 수 있는 변형에 대해서는 적용될 수 없습니다. 즉, 균등론으로 특허권 범위를 확장하더라도 선행기술을 커버하도록 확장할 수는 없다는 것입니다 (미국에서도 Formstein 방어나 공지기술 범위 내 방어라고 합니다).
2. 출원과정에서 의도적으로 제외한 범위는 균등으로 다시 확보하지 못합니다. 이를 출원경과 금반언(prosecution history estoppel)이라 하여, 출원 중 보정이나 주장을 통해 포기한 요소에 대해선 나중에 균등침해를 주장할 수 없도록 합니다.
  - 예를 들어 미국에서 특허청 거절을 피하기 위해 특정 범위를 청구항에서 삭제했다면, 그 삭제한 부분과 실질적으로 동일한 요소를 가진 제품에 대해서는 균등침해를 주장하지 못합니다.
  - 한국도 최근 대법원 판례에서 이 원칙을 받아들여, 출원인이 명시적으로 제외한 요소에 균등론을 적용하지 않습니다.
3. 미국에서는 모든 요소 규칙(All Elements Rule)에 따라 청구항의 각 구성요소가 대응되는 등가물 없이 완전히 생략되면 균등침해를 인정하지 않습니다. 한국의 경우 과거 한때 “일부 요소가 아예 빠져도 그 기능을 다른 요소로 대체해 동작하면 균등 인정 가능”이라는 서울고등법원 판결도 있었으나, 현재는 모든 청구요소에 대응하는 구성이 있어야 한다는 입장으로 정립되고 있습니다.

클레임 형태별 해석 차이:

미국은 수단적 청구항(means-plus-function)의 경우 35 USC §112(f)에 따라 명세서에 기재된 대응 구조로 한정하여 해석합니다.
한국도 유사한 수단적 표현이 사용된 경우 명세서에 밝혀진 구현 수단을 참작하여 해석합니다.
제품-방법 청구항(product-by-process)에 대해서 미국은 해당 제품이 동일하면 제조방법과 무관하게 동일하게 취급하지만, 한국은 제조방법이 다른 경우에는 동일 범위로 보지 않는 경향이 있었습니다. 다만 2021년 대법원에서 제품-방법 청구의 해석에 관한 새로운 기준을 제시하여(제품 자체로 신규성과 진보성을 판단하되 권리범위는 명세서 기재된 방법 요소로 한정하지 않는 쪽으로), 미국 입장과 비슷하게 정리되고 있습니다.

실무 예시:

예를 들어 특허 청구항에 “탄성 부재(elastic member)”라는 용어가 있을 때, 미국에서는 명세서에 코일스프링으로 예시했다면 그 의미를 “코일스프링 등 탄성을 제공하는 구성”으로 해석할 수 있습니다.
한국에서도 2014년 판결 이후라면 단순히 “탄성 부재”라는 문자에만 의존하지 않고 명세서에 기재된 목적, 효과를 고려하여 해석함으로써, 둘 다 결국 비슷하게 “특정한 탄성체 (예: 스프링)”로 제한될 가능성이 있습니다.
따라서 출원 시 애매모호한 용어는 피하고, 명세서에 해당 용어의 의미나 예를 충분히 써두면 두 나라에서 해석에 유리합니다.
균등론의 경우, 예컨대 특허 발명이 “구리로 만든 전선”을 포함한다고 할 때 경쟁제품이 “알루미늄 전선”을 사용했다면, 기능과 효과(전도성)에서 동등하지만 알루미늄 전선은 선행기술에 흔히 쓰이는 재료라면 균등 적용이 제한됩니다. 미국에서도 이 경우 선행기술로 존재하는 등가물은 특허권이 미치지 않는다는 공공지식 방어가 인정되고, 한국도 마찬가지입니다.
또한 미국 출원 과정에서 구리를 한정하여 알루미늄을 제외했다고 치면, 이는 명백히 포기한 것이므로 추후 알루미늄을 균등범위에 포함시킬 수 없습니다. 이러한 원칙은 한국에서도 동일하게 적용되므로, 출원 단계에서 불필요한 한정을 하지 않는 것이 두 나라 모두에서 권리범위를 넓게 유지하는 요령입니다.

소송 및 분쟁 해결, 침해소송, ITC, 라이선싱

미국과 한국의 특허 분쟁 해결 절차에는 소송 시스템과 문화의 차이로 인해 상당한 차이가 있습니다. 특허 침해소송, 미국 ITC제도, 라이선스 협상 전략 측면의 주요 차이를 설명합니다.

특허 침해소송 절차:

미국에서는 연방법원(Federal Court)에서 특허침해 소송을 제기하며, 배심재판이 허용됩니다. 즉 피고가 요구하면 배심원단이 사실인정과 손해배상액을 결정할 수 있습니다.
증거개시(discovery) 절차를 통해 쌍방이 방대한 문서, 이메일, 실험자료, 소스코드 등을 상호 공개하고 증인 신문을 사전에 진행하는 등 소송 전 단계가 길고 비용이 많이 듭니다.
재판은 집중 심리로 진행되어 수주간 배심원 앞에서 증거와 전문가 증언을 종합하여 일회적으로 결론이 나는 형태가 일반적입니다.
한국은 민사법원(지방법원)에서 특허침해를 다투며, 전문 판사가 배심 없이 판결합니다.
소송은 보통 한 달~두 달 간격으로 여러 차례 변론기일을 열어 판사들이 자료를 검토하고 질의하며 진행됩니다.
증거개시 제도는 없고, 필요한 경우 법원이 직권으로 증거제출명령을 하거나 감정인(전문가)을 지정하여 기술검증을 하도록 할 수 있지만, 당사자가 미국처럼 광범위한 상대방 내부자료를 요구할 수는 없습니다.
따라서 소송 비용도 미국에 비해 상대적으로 낮고 절차가 간소합니다. 1심 판결까지 걸리는 시간도 한국은 12년 내인 경우가 많고, 미국은 23년은 보통이며 복잡한 경우 더 걸릴 수 있습니다.
미국은 항소법원(CAFC) 한 곳에서 특허항소를 전담하고, 한국은 특허법원(대전)에서 2심을 맡습니다. 특허법원은 특허전담 판사들로 구성되어 사실관계도 새로 심리하며 심리기간은 약 6~12개월입니다. 최종 3심은 한국 대법원, 미국 연방대법원이 맡으나 법률심에 한정됩니다.

손해배상과 가처분(금지명령):

미국은 배심이 인정한 손해액에 대해 삼배배상(punitive damages)까지 부과할 수 있어 고의 침해 시 징벌적 손해배상이 이루어집니다.
한국도 2019년 이후 고의 침해에 최대 3배까지 징벌적 배상을 도입하였으나, 실제 인정 사례는 아직 많지 않습니다.
일반적으로 한국 법원은 합리적 로열티나 특허권자의 생산능력에 따른 손해를 계산하며, 과거에는 미국에 비해 현저히 낮은 액수가 산정되는 경향이 있었습니다.
한편, 영업금지명령(가처분 및 본안판결상의 금지)은 한국에서는 침해가 인정되면 원칙적으로 인용되어 피고가 특허제품 생산/판매를 중지하게 됩니다.
미국은 2006년 eBay 판결 이후 금지명령(injunction)이 자동적으로 주어지지 않고, 회복불가능한 손해 등 요건을 특허권자가 입증해야 합니다.
그 결과 영업 자체를 하지 않는 특허권자(NPE)의 경우 금지명령이 기각되고 손해배상만 인정되는 경우가 많습니다.
한국은 이러한 구분 없이 특허권은 배타권이므로 침해 시 금지명령이 당연히 따라온다는 입장에 가깝습니다.
따라서 한국에서 피고 제품이 시장에 계속 나오지 않도록 막을 수 있는 가능성이 미국보다 높습니다.

특허 무효와 소송병합:

미국에서는 피고가 소송에서 특허 무효 항변을 직접 주장할 수 있고, 법원이 심리하여 특허를 무효로 선언할 수 있습니다.
한국에서는 특허무효는 특허심판원(IPTAB)의 전속관할이어서, 피고는 법원에서 무효 주장을 하더라도 실제로는 별도로 특허심판원에 무효심판을 청구해야 합니다.
법원은 특허가 명백히 무효라고 판단하면 권리남용으로 소송을 각하하거나 심판원의 결정을 기다리기 위해 소송을 정지할 수 있습니다.
결과적으로 미국은 침해와 유효성을 동일 재판에서 판단하지만, 한국은 분리 심리(bifurcation)에 가까운 구조입니다. (다만 특허법원이 2심 단계에서 무효심판과 침해소송을 사실상 병합 심리하기 때문에 실질적으로는 함께 논의되기도 합니다.)

ITC 제도 활용:

미국의 특징적인 특허분쟁 해결 경로로 국제무역위원회(ITC) 조사가 있습니다. ITC는 수입제품으로 인한 특허침해(미국법 19 USC §1337)를 조사하며, 영업비밀 침해 등도 포함하여 무역구제 조치를 취합니다.
ITC 절차는 행정심판 형식이지만 실제로는 재판과 유사한 증거개시와 청문회가 진행되며, 약 12~18개월 내에 수입금지명령(Exclusion Order) 등의 강력한 구제책이 나올 수 있습니다.
ITC는 금전배상은 부여하지 않고 수입을 막는 조치만 가능하지만, 결정이 빠르고 국제적으로 집행력이 있어 특허권자 (특히 미국 회사)가 선호하는 포럼입니다.
한국에는 이와 유사한 별도의 전문기관은 없으며, 특허권자는 세관에 통관차단 요청을 할 수 있지만 이는 행정조치 수준이고, 본격적인 권리구제는 결국 한국법원 판결에 의존합니다.
한국 기업들은 미국에서 ITC 피소를 당하는 경우가 많아 이에 대비해 국내산업 요건 충족 여부나 공익적 요소를 다투는 전략을 취합니다. ITC는 미국 내 국내산업(domestic industry)이 존재해야만 원고가 이용할 수 있기 때문에, 순수 NPE가 ITC 제소하려면 특허를 미국 업체에 이전하거나 라이선스하는 등의 우회가 필요합니다.
한국에는 이러한 제약이 없으나 애당초 ITC 같은 제도가 없으므로 해외 기업이 한국에서 특허를 집행하려면 통상적인 소송 절차를 따르는 수밖에 없습니다.

라이선싱 전략 및 NPE:

미국에서는 특허 라이선스 및 특허풀, 크로스 라이선스 등이 활발합니다. 특히 표준필수특허(SEP) 분야에서는 FRAND 조건 협상이 중요하며, 협상이 결렬되면 소송으로 가기도 합니다.
NPE(Non-Practicing Entity)나 특허트롤로 불리는 특허전문 소송회사들도 미국에 많아 기업들이 대비책을 세웁니다.
한국에서는 전통적으로 기업들이 내수시장 규모가 작아 특허소송을 통한 거액의 수익을 기대하기 어려웠기에 NPE 활동이 적었습니다. 그러나 최근 해외 NPE들이 한국법원에 소송을 제기하는 사례도 늘고 있습니다.
라이선스 협상에 있어 미국 특허의 위력은 일반적으로 한국 특허보다 큽니다. 왜냐하면 미국에서는 침해 시 배상액도 크고 영업정지 명령도 가능하며 국제 시장에 미치는 영향이 크기 때문입니다.
반면 한국 특허만 침해하는 경우 피고 기업 입장에서는 해외 매출에는 영향이 없고 배상액도 상대적으로 낮아 협상에서 긴장도가 덜합니다.
따라서 한국 기업이 미국 기업과 Cross-License(상호 특허사용계약)를 맺을 때, 미국특허 포트폴리오의 가치가 더 높게 평가되는 경향이 있습니다. 한국 기업도 미국에 핵심 특허를 확보하면 협상력 제고에 유리합니다.

기타 차이점:

미국은 특허표시 제도(patent marking)가 있어 제품에 특허번호를 표시하지 않고 판매하면, 표시하지 않은 기간의 손해배상 청구가 제한됩니다.
한국은 이러한 제도가 없고 침해자가 권리존재를 알았는지 여부와 상관없이 손해배상을 청구할 수 있습니다.
따라서 한국 기업이 자신의 미국 특허를 제품에 적용하고 판매한다면 반드시 제품과 설명서에 특허번호를 표시해 두어야 나중에 침해소송 시 소급손해배상을 받을 수 있습니다.
또 하나, 한국 특허법에는 형사처벌 규정이 있어 고의로 타인의 특허를 침해하면 벌금형 등 형사 제재를 받을 수 있습니다. 실제로 자주 적용되지는 않지만, 이는 협상 시 압박요소로 사용될 수 있습니다.
미국은 특허침해는 민사사안일 뿐 형사범죄가 아니어서 형사고소를 할 수 없습니다.
마지막으로 미국 특허소송은 보통 자기 부담주의로 승소해도 변호사 비용상환을 받지 못하지만, 한국은 전액은 아니어도 일정 금액의 소송비용을 패소자가 부담합니다. 이 역시 소송 리스크 평가에 차이를 만듭니다.

실무 예시:

한국 기업이 미국 시장에서 경쟁사를 특허침해로 제재하고 싶다면 연방지방법원 소송과 ITC 제소를 모두 고려해볼 수 있습니다. 예를 들어 자사의 특허권을 침해하는 중국산 제품이 대량 수입되어 경쟁한다면, 미국 ITC에 제소해 수입금지명령을 얻어내는 것이 신속한 해결책일 수 있습니다 (평균 15개월 내 결정). 동시에 손해배상을 원한다면 지방법원 소송을 제기하여 배심평결을 통해 손해배상을 청구합니다.
반면 동일한 상황에서 한국에서는 세관에 알려 수입을 견제하거나, 한국 법원에 침해금지 및 손해배상 청구소송을 제기하여 판단을 기다리는 수밖에 없습니다.
라이선싱 측면에서, 미국에서 특허침해 소송을 당할 경우 광범위한 증거개시 비용과 배심 unpredictability를 감안해 합의(settlement) 압력이 크므로, 한국 기업이라도 미국 특허 소송은 적극적으로 협상 해결을 모색하는 편이 좋습니다.
한국에서 소송을 당했다면 미국보다 차분히 법적 쟁점을 다투고 무효심판 등을 통해 시간을 벌면서 협상하는 전략을 펼칠 수 있습니다.