韓国最高裁判所判決 2022Hu10210 からの重要な洞察

Pine IP Firm
2024年1月10日

2023年2月2日に言い渡された最近の韓国最高裁判所判決2022Hu10210(以下「判決」)は、特許侵害評価における極めて重要な概念である「均等論」の適用に関する重要な法原則を再確認し、明確化した。この決定は、コンポーネントの「変更の容易さ」を評価するタイミングと、特許出願中に特定のコンポーネントが「意識的に除外された」かどうかを判断する基準について、具体的な指針を提供した点で特に注目に値する。

この判決は、韓国における特許保護の境界がどのように理解され、執行されるかを形作る貴重な洞察を特許所有者と潜在的な侵害者に提供するものである。

1. 均等論: 目的と核となる要件

基本原則として、特許発明の範囲は請求の範囲によって定められます(韓国特許法第97条)。しかし、実際には、侵害者が特許発明を文字通りコピーすることはほとんどありません。直接的な侵害を避けるために、軽微な変更を加えることがよくあります。これに対処するために、裁判所は長年、均等論を認めてきました。これは、たとえ告発された製品やプロセスが文字通り特許請求の範囲に含まれない場合でも、それが請求された発明と「実質的に同じ」であれば、侵害の認定を可能にします。

確立された最高裁判所の先例 (例: 最高裁判所判決 2012Hu1132、2014 年 7 月 24 日判決、最高裁判所判決 2017Hu424、2019 年 1 月 31 日判決) によれば、均等論が適用されるには、以下の条件が満たされなければなりません。

  1. 同じ問題解決の原則: 特許発明と告発された製品/プロセスは、技術的問題を解決するために実質的に同じ原理を共有しなければなりません。
  2. 同じ機能と効果: いかなる変更にも関わらず、告発された製品/プロセスは、特許発明と実質的に同じ機能および効果を生じなければなりません。
  3. 変更の容易さ: 変更は、関連する技術分野の技術者(PHOSITA)が関連する時点で容易に思いつくことができるようなものでなければなりません。
  4. 従来技術に対する非自明性: 告発された同等物自体は、特許出願の時点で先行技術から既知または自明であってはなりません。この原則を使用して、特許保護を不当に拡大して、すでにパブリックドメインにあるものをカバーすることはできません。
  5. 起訴歴なしの禁反言 (意識的排除): 特許権者は、特許出願手続き中に特定の変更された構成を特許請求の範囲から意図的に除外してはなりません。

2. 「改変容易性」を評価する時期:「審決の時期」を基準とする

2022Hu10210決定における重要な明確化は、範囲確認審判(告発された製品が特許範囲内にあるかどうかを判断するための韓国特許庁(KIPO)での手続き)における「改変の容易さ」(上記の条件3)を判断する時点に関するものである。

最高裁判所は、この評価は法廷での最新技術に基づいて行われるべきであることを明確に再確認した。 「審決の時」 知的財産審判控訴委員会 (IPTAB) による。

重要なことに、裁判所は、特許の進歩性(非自明性)は特許出願日時点で存在する先行技術に基づいて評価されるが、均等論に基づく「変更の容易さ」を考慮して、次のような判決を下した。 「特許出願日以降に出現したものであっても、審決(または侵害)の時点までに入手可能な公知の資料」が考慮されます。

その理論的根拠は、範囲確認裁判は、侵害責任や損害賠償(別個の民事訴訟で発生する)の最終決定としてではなく、紛争の早期予防と解決を目的として設計されているということである。したがって、技術が公に知られると、 その後 特許出願ですが、 前に 審決があれば、PHOSITA にとって変更が容易になるため、同等性の認定を裏付けることができます。これは、侵害者が新たに出現した公知を利用して些細な変更を加えたからといって、必ずしも責任を免れることができないことを意味します。

3. 起訴中の「意識的排除」の判断基準

この決定はまた、特定のコンポーネントまたは特徴が審査中に特許クレームから「意識的に除外」されたかどうかを判断する方法について重要な明確性を提供しました(審査経過禁反言、条件 5)。

最高裁判所は、訴追履歴全体の包括的な検討が必要であると強調した。これには以下が含まれます:

  • 提出された仕様。
  • 拒絶理由を詳述する審査官のオフィスアクション。
  • 意見書でなされた請求および主張に対する出願人の修正。
  • そのような修正の記載された理由。
  • これらのやり取りから明らかな、出願人の意図する技術的範囲。

重要なことに、裁判所は次のように述べています。 審査中に請求項を単に絞り込んだだけでは、より広範な元の請求項とより狭い補正された請求項の間で放棄されたすべての主題が「意識的に除外された」ことを自動的に意味するわけではありません。

むしろ、意識的な排除は、訴追履歴が全体的に見たときに明らかに証明されている場合にのみ発見される。 「その特定の主題を権利範囲から否認または放棄するという出願人の明白な意図」多くの場合、発明を従来技術と区別するために使用されます。

4. 意味と実際的な考慮事項

この最高裁判所の判決は、特許実務者と企業にとっていくつかの実践的な教訓をもたらします。

  1. 文字通りの言葉遣いを超えて見てください: 侵害者とされる者は、自社の製品が特許請求のすべての要素に文字通り一致していないというだけの理由で安全性を保証することはできません。問題解決の原理や効果が実質的に類似しており、変更が公知技術(出願後の公知技術であっても)に基づいて容易に想到できる場合には、同等性が認められる可能性があります。
  2. 範囲確認試験の最新技術を検討してください。 範囲確認審判の潜在的同等性を評価する場合、当事者は、特許出願日だけでなく、審決の時点で存在する技術的状況を「変更の容易さ」の要素として考慮する必要がある。
  3. 訴追履歴を注意深く精査する: 特許審査中に補正が行われ、議論が提示される方法は、均等論に基づく特許の執行可能性に長期的に重大な影響を与える可能性があります。不注意または広すぎる免責事項により、同等の範囲が誤って制限される可能性があります。
  4. 特許権者向けの積極的な戦略: 特許所有者は、潜在的な侵害者が、新たに出現した公知に基づいて軽微な変更を加えて特許を中心に設計を試みる可能性があることを認識しておく必要があります。彼らは、そのような修正に対する均等論の適用の可能性を積極的に検討すべきである。

5. 結論

最高裁判所の2022Hu10210判決は、特に「改変の容易さ」を評価するタイミングと「意識的な排除」に必要な微妙なアプローチに関して、均等論の適用について貴重な明確化を提供している。これは、単純な主張を狭める修正だけでは、訴追履歴の禁反言を発動するには十分ではないことを強調している。特定の主題を否認するという出願人の明確な意図は、訴追記録全体から明らかでなければなりません。

この判決は、戦略的な訴追と特許出願プロセスの慎重な管理の極めて重要性を強調するものである。特許申請者と潜在的な被告はどちらも常に警戒を怠らず、特許範囲と侵害に関する韓国最高裁判所の判例の進化を注意深く監視し、戦略を知らせる必要があります。