韩国大法院判决 2022Hu10210 的关键见解

韩国大法院近期的一项判决（2022Hu10210，日期为2023年2月2日，下称“本判决”）重申并澄清了关于“等同原则”适用中的关键法律原则。“等同原则”是专利侵权判定中的一个重要概念。本判决尤其值得关注，因为它就评估组件“易于修改性”的时间点以及判断特定组件是否在专利申请过程中被“有意识排除”的标准提供了具体指导。

这项裁决为专利权人和潜在侵权人提供了宝贵的见解，影响着韩国对专利保护范围的理解和执行方式。

1. 等同原则：目的和核心要求

作为一项基本原则，专利发明的范围由其权利要求书（韩国专利法第97条）确定。然而，在实践中，侵权人很少会字面复制专利发明；他们通常会进行微小修改以规避直接侵权。为了解决这个问题，法院长期以来承认等同原则的存在，该原则允许即使被控产品或方法不完全符合权利要求书的字面描述，只要其与权利要求发明“实质相同”，即可判定侵权。

根据大法院既有的判例（例如，2014年7月24日作出的2012Hu1132号判决；2019年1月31日作出的2017Hu424号判决），适用等同原则必须满足以下条件：

1. 相同的技术解决方案原理：专利发明与被控产品/方法必须具有实质相同的解决技术问题的原理。
2. 相同的功能和效果：尽管存在任何修改，被控产品/方法必须产生与专利发明实质相同的功能和效果。
3. 易于修改性：修改必须是相关技术领域的具有普通技能的技朮人员（PHOSITA）在相关时间点能够轻易想到的。
4. 相对于现有技术的非显而易见性：被控等同物本身在申请日时不得为现有技术所已知或显而易见。该原则不能被用来不当地扩大专利保护范围，以涵盖已进入公共领域的内容。
5. 不存在申请历史禁止反悔（有意识排除）：专利权人在专利申请过程中不得有意将特定的修改后的配置排除在权利要求范围之外。

2. 评估“易于修改性”的时间点：“审判决定时”标准

2022Hu10210号判决中的一项关键澄清，涉及在确认侵权范围的审判（韩国知识产权局（KIPO）为确定被控产品是否落入专利范围而进行的程序）中，判断“易于修改性”（上述第3项条件）的时间点。

大法院明确重申，此评估应基于知识产权审判和上诉委员会（IPTAB）作出“审判决定时”的技术水平。

至关重要的是，法院裁定，虽然专利的发明性（非显而易见性）是根据专利申请日存在的现有技术来评估的，但对于等同原则下的“易于修改性”，“审判决定时（或侵权时）可获得的公开已知材料，即使它们是在专利申请日期之后出现的，也可以被考虑在内。

其理由是，确认侵权范围的审判旨在早期预防和解决争议，而不是最终确定侵权责任或损害赔偿（这将在单独的民事诉讼中进行）。因此，如果一项技术在专利申请之后，但在审判决定之前公开，“之后”但“之前”并且使得具有普通技能的技朮人员能够轻易进行修改，这可以支持等同的认定。这意味着侵权人不能仅仅通过利用新出现的公开知识进行微小修改来逃避责任。

3. 判定申请过程中“有意识排除”的标准

本判决还就如何判定特定组件或特征在申请过程中是否被“有意识排除”在专利权利要求之外（申请历史禁止反悔，第5项条件）提供了重要澄清。

大法院强调，需要对整个申请历史进行全面审查。这包括：

• 提交的原始说明书。
• 审查员的驳回理由通知。
• 申请人对权利要求的修改和书面意见中的论证。
• 进行此类修改的陈述理由。
• 申请人通过这些互动所证明的技术意图范围。

值得注意的是，法院指出，“仅仅在审查过程中缩小权利要求范围，并不自动意味着在更宽泛的原始权利要求和更窄的修正权利要求之间被放弃的全部标的物都被“有意识地排除”。

相反，只有当审查历史被整体审视，并清楚地表明“申请人明确表示放弃或排除特定标的物不属于权利范围的意图”时，才会认定为有意识排除，而这种排除通常是为了区分发明与现有技术。

4. 影响和实际考量

这项最高法院的裁决对专利从业者和企业有几点实际启示：

1. 超越字面意思的解读： 被控侵权人不能仅仅因为其产品与专利权利要求的每个要素不完全一致就认为安全无虞。如果解决问题的原理和效果基本相同，并且基于已知技术（即使是申请日之后才知的技术）可以轻易地设想出这种改变，那么就可能构成等同侵权。
2. 在范围确认诉讼中考虑当前技术水平： 在评估范围确认诉讼的潜在等同性时，各方必须考虑在判决作出时的技术格局，而不仅仅是专利申请日时的技术格局，以判断“改变的容易程度”这一因素。
3. 仔细审查审查历史： 在专利审查过程中进行修正和提出论证的方式，可能对专利在等同原则下的可执行性产生深远的长期影响。不经意或过于宽泛的放弃声明可能会无意中限制等同范围。
4. 专利持有人的主动策略： 专利持有人应意识到，潜在侵权人可能会试图利用新出现的公开知识进行微小修改来规避专利。他们应主动考虑等同原则在这些修改上的潜在适用性。

5. 结论

2022Hu10210号最高法院判决对等同原则的适用提供了有价值的澄清，特别是关于评估“改变的容易程度”的时间点以及对“有意识排除”所需采取的细致方法。它强调，仅仅缩小权利要求范围的修正本身不足以触发审查历史禁止反悔原则；申请人放弃特定标的物的明确意图必须从整个审查记录中显而易见。

这项裁决强化了战略性审查和仔细管理专利申请过程的关键重要性。专利申请人和潜在被告都必须保持警惕，密切关注韩国最高法院关于专利范围和侵权的不断演变的判例法，以指导他们的策略。