Jepson-Ansprüche: Eingeständnis zum Stand der Technik und schriftliche Beschreibung

Ein Jepson-Anspruch gliedert sich in eine Präambel mit dem vorausgesetzten Gegenstand und einen Teil, der die Verbesserung bezeichnet. 37 CFR 1.75(e) beschreibt für die US-Praxis eine solche Anspruchsform mit Präambel, Überleitungsformel und Angabe des neuen oder verbesserten Teils.

Einsatzbereich

Das Format trennt bestehende Konstruktion und Verbesserungsmerkmal deutlich. Zugleich kann es den Beitrag eng darstellen und die Präambel als Eingeständnis fremden Stands der Technik erscheinen lassen. Für zentrale unabhängige Ansprüche wird daher regelmäßig zusätzlich ein Anspruch in gewöhnlicher Kombinationsform vorgesehen.

Behandlung der Präambel in Korea

In der koreanischen Praxis wird ein in der Präambel genanntes Merkmal nicht allein wegen seiner Position automatisch als Stand der Technik behandelt. Die beanspruchte Erfindung wird aus Präambel und Verbesserungsteil insgesamt bestimmt.

Eine Plenarentscheidung des koreanischen Obersten Gerichtshofs von 2017 stellte für Angaben in Hintergrund und Anspruchspräambel auf Beschreibung und Erteilungsverfahren insgesamt ab. Entscheidend ist, ob der Anmelder die Angabe als Stand der Technik verstanden wissen wollte. Belege für eine irrtümliche Angabe können diese Einordnung entkräften.

Eine Stellungnahme, wonach „die gesamte Präambel Stand der Technik“ oder „nur Merkmal D erfinderisch“ sei, kann später im Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren nachteilig sein. Anspruch, Beschreibung und Verfahrensvorbringen sind deshalb sprachlich aufeinander abzustimmen.

Eingeständnisrisiko in den USA

Das USPTO MPEP behandelt die Jepson-Form grundsätzlich als stillschweigendes Eingeständnis, dass der Gegenstand der Präambel zum Stand der Technik anderer gehört. Die Folgerung kann bei einem anderen nachvollziehbaren Grund für die Formulierung, etwa einer Doppelpatentierungsbeanstandung, widerlegt werden.

Ein koreanischer Jepson-Anspruch sollte daher nicht unverändert in eine US-Anmeldung übernommen werden. Bei Fortsetzungsanmeldung, Reexamination, IPR oder Verletzungsverfahren kann die Präambel die Ausgangslage für die Prüfung des Stands der Technik bestimmen.

In re Xencor und schriftliche Beschreibung

Der Federal Circuit entschied 2025 in In re Xencor, dass auch eine beschränkende Präambel eines Jepson-Anspruchs durch eine ausreichende schriftliche Beschreibung gestützt sein muss. Gegenstand des Anspruchs ist nicht nur das Verbesserungsmerkmal, sondern die Verbesserung in Verbindung mit dem in der Präambel bezeichneten Gegenstand.

Bei Biotechnologie, Chemie, KI-Modellen und Halbleiterprozessen können breite Wendungen wie „bekannter Antikörper“, „bekanntes neuronales Netzwerk“ oder „bekannter Ätzprozess“ daher zusätzliche Fragen zur schriftlichen Beschreibung und Ausführbarkeit auslösen.

Formulierungsregeln

1. Gewöhnlichen unabhängigen Anspruch sichern: Die Gesamtkombination wird zunächst ohne künstliche Trennung formuliert.
2. Präambel begrenzen: Sie enthält nur die für Gegenstand oder technisches Gebiet erforderlichen Merkmale.
3. Präambel offenbaren: Aufbau, Funktion und Verbindung mit der Verbesserung werden in der Beschreibung erläutert.
4. Verfahrensvorbringen abstimmen: Unterschiede zur Entgegenhaltung werden beschrieben, ohne den eigenen Stand der Technik unnötig weit einzugestehen.
5. Anspruchssätze nach Staat trennen: PCT-, koreanische, US-amerikanische und weitere Fassungen werden gesondert verwaltet.

Beispiel aus der Mechanik

Gewöhnliche Form

1. Reinigungsbürste mit einem Griff, einem Kopf und einem am Kopf angeordneten elastischen Pad, wobei das Pad mehrere erhabene Rippen aufweist.

Jepson-Form

1. Bei einer Reinigungsbürste mit einem Griff und einem Kopf besteht die Verbesserung in einem am Kopf angeordneten elastischen Pad mit mehreren erhabenen Rippen.

In der Jepson-Form bildet die Reinigungsbürste mit Griff und Kopf die Präambel. Für eine US-Anmeldung ist zu prüfen, ob diese Form als Eingeständnis fremden Stands der Technik behandelt wird.

Beispiel aus Software und KI

Wird die Klassifikation von Eingabedaten mit einem trainierten neuronalen Netzwerk in die Präambel gesetzt, kann die gesamte Wendung als vorausgesetzter Stand der Technik erscheinen. Eine gewöhnliche Anspruchsform kann den Prozess vollständig erfassen:

1. Datenverarbeitungsverfahren mit den Schritten: Empfangen von Eingabedaten; Erzeugen eines ersten Klassifikationsergebnisses mit einem ersten neuronalen Netzwerkmodell; Berechnen eines Konfidenzwerts aus einer Zwischenschichtausgabe des ersten Modells; und Aufrufen eines zweiten Modells zur Erzeugung eines zweiten Klassifikationsergebnisses, wenn der Konfidenzwert unter einem Schwellenwert liegt.

Beispiel aus Chemie und Biotechnologie

Eine Präambel wie „Verabreichung eines bekannten Antikörpers“ lässt Gegenstand und Umfang des vorausgesetzten Wissens offen. Antikörper, Substitutionen, Funktion und Vergleichsgegenstand werden besser unmittelbar beansprucht.

1. Zusammensetzung mit einem an C5-Protein bindenden Antikörper, wobei der Antikörper die Aminosäuresubstitutionen M428L und N434S in der Fc-Region aufweist und gegenüber dem entsprechenden Antikörper ohne diese Substitutionen eine erhöhte In-vivo-Halbwertszeit besitzt.

Konsistenz der Verfahrensakte

Bei Verwendung der Jepson-Form werden Anspruch, technischer Hintergrund, Erfindungsbeschreibung, Stellungnahme, Anspruchsänderung und ausländische Anspruchssätze gemeinsam geprüft. Das Format eignet sich nur, wenn Verbesserungsmerkmal, mögliche Beschränkung des Schutzbereichs, Eingeständnisrisiko und Offenlegungsanforderungen bewusst festgelegt sind.