韩国专利故意侵权惩罚性赔偿判决：2023Na11276案

韩国专利法院于2024年10月31日在2023Na11276案中认定被告构成故意专利侵权，并对2019年7月9日惩罚性赔偿制度生效后的部分损害适用两倍赔偿。本案侵权期间所适用制度的法定上限为实际损害的三倍。

案件事实

厨房用品制造商A公司主张竞争对手C公司未经许可使用其“烹饪容器盖”专利，制造并销售真空壶产品。法院认定的主要经过如下。

1. 专利知悉及许可谈判：被告因既有业务关系知悉该专利，双方约于2015年就许可费等事项谈判但未达成协议。
2. 谈判期间开始销售：被告自2015年11月左右开始生产并销售采用该专利技术的产品。
3. 警告后继续实施：原告于2019年2月发出侵权及停止实施通知，被告仍继续销售。
4. 相关程序败诉后继续实施：被告于2019年6月提起无效审判和消极权利范围确认审判。IPTAB于2020年12月驳回两项请求，相关专利法院判决于2021年8月确定后，被告仍销售至2022年10月。

故意侵权认定

法院根据被告事前知悉专利、许可谈判未果后开始生产、收到停止侵权通知后继续实施，以及无效和权利范围程序败诉后仍持续销售等事实，认定侵权具有故意。

被告提交的专利无效专家意见及管理层变更主张不足以排除故意。该意见形成于侵权开始后，注明不具法律约束力，且与后续审判和诉讼结果不一致。

惩罚性赔偿的时间适用范围

被告主张侵权始于2019年7月9日制度生效前，因此全部行为均不适用惩罚性赔偿。法院认为，《专利法》附则第3条限定的是可适用惩罚性赔偿的侵权期间，而非要求整个持续侵权行为必须在生效日后首次发生。

据此，生效日前已经开始的持续侵权，在2019年7月9日以后发生的部分仍可适用惩罚性赔偿；生效日前损害则按一般损害赔偿规则计算。

损害赔偿计算

法院依据《专利法》第128条第4款的侵权人利润推定规则，以约501亿韩元销售额、7.6%推定利润率及20%专利贡献率计算基本损害。20%贡献率反映了专利对真空壶密封性能和外观差异的作用，同时扣除了被告其他专利、设计、包装、手柄、资本及营销因素的贡献。

2019年7月9日至2022年10月31日的损害约为8,800万韩元。法院根据当时《专利法》第128条第9款所列因素，对该部分适用两倍赔偿，考虑事项包括双方地位差异、故意程度、侵权期间和规模、侵权收益、被告财务状况及补救努力。

最终判赔金额为850,660,000韩元及迟延利息，其中包括约6.75亿韩元生效日前损害，以及生效日后约8,800万韩元损害的两倍金额。

企业合规要点

1. 上市前FTO审查：在产品设计定型和上市前检索相关专利，并将权利要求与产品构成逐项比对。
2. 警告函处置：收到侵权通知后保全设计、销售和意见材料，及时评估停止、变更设计、许可及诉讼方案。
3. 许可谈判记录：保存知悉专利、谈判范围、技术评估和决策依据；谈判未果不当然授权继续实施。
4. 争议期间销售决策：无效或不侵权程序进行中仍可能产生损害，败诉后继续实施会显著增加故意认定风险。
5. 适用法确认：赔偿倍数和法定因素应依侵权发生期间适用的《专利法》版本及具体事实判断。

判决要旨

本案表明，故意判断以侵权人知悉专利后的实际行为为中心。许可谈判、警告、专家意见、无效程序、权利范围程序及败诉后的销售记录，均会影响故意和赔偿倍数。持续侵权跨越制度生效日时，应分段计算一般损害与惩罚性赔偿。