미국상표출원 준비물
파인특허
August 1, 2024
수출 예정에 있거나, 수출을 진행중인 기업이라면 수출국가에서의 상표권의 확보는 안정적인 수출을 위한 필수조건입니다.
그래서 준비했는데요, 파인특허법률사무소에서 진행한 성공사례들을 기초로 한국상표출원과 다른 미국상표출원 준비물, 미국상표등록방법, 미국 상표권 조회 방법에 대해 말씀드려보고자 합니다.
해외수출예정, 해외수출 중인 기업이라면 본 컨텐츠를 통해 성공적인 미국상표등록을 기초로 안정적인 수출의 발판을 마련하시기 바랍니다.
미국은 상표 사용주의를 채택하고 있기 때문에, 원칙상 미국 내에서 사용하는 상표에 대해서 상표를 등록해주고 있습니다. 따라서, 미국내에서 상표를 사용하고 있지 않고, 사용 계획이 없는 경우, 단순히 상표를 선점하려는 목적의 등록은 원칙상 불가합니다.
나아가 등록결정이 되면 사용하고 있다는 증거를 내거나(예외 있음), 상표등록일로부터 5-6년이 되는 기간에 미국 내에서의 사용 견본/진술서를 제출해야 상표가 유지되며, 9-10년이 되는 때에 미국 내에서의 사용을 입증하는 사용 견본/진술서와 함께 갱신출원을 해야 합니다.
이와 같이 미국은 상표의 ‘사용’을 중요하게 생각하고 있으며, 사용주의에 대한 이러한 제도는 강화되고 있습니다.
이러한 ‘사용주의’ 하에서, 미국상표출원준비물은 조금씩 달라지는데요, 공통된 사항과, 차이사항은 나누어 정리하면 아래와 같습니다.
우선 미국상표출원을 위한 공통사항(=기본정보)입니다.
(1) 출원인 정보 (국적, 이름, 주소)
*홈택스에서 영문사업자등록증명을 준비하시면 가장 빠릅니다
(2) 출원상표정보( 상표 이미지파일, 지정하려는 상품정보)
그리고 이하 본인의 상태에 따라 달라지는 추가 사항들이 있습니다.
미국특허사무소나 미국 변리사들은 아래 본인의 상태를 ‘출원근거 정보’ 또는 filing basis라고 부르는데요, 아래중 해당하는 본인의 상태를 인지하신 상태에서 이에 따른 준비물을 준비하시면됩니다.
1. 미국 내에서 이미 상표를 사용중인 경우 (use)
2. 미국 내에서 상표를 사용 예정인 경우 (intent to use)
3. 해외국에 등록된 상표가 있거나 출원중인 상표가 있는 경우 (Foreign Application/Registration)
이미 미국 내에서 상표를 사용중에 있다면, 사용 견본(상품에 부착된 상표, 판매 영수증, 광고 자료 등)/사용 진술서(최초 사용일/최초상업적 사용일 기재)를 제출하면서 미국 상표를 출원할 수 있습니다.
따라서, 위의 공통사항들과 사용 견본/사용 진술서를 준비하시어 국내 또는 해외 특허사무소로 컨택하면되겠습니다.
이 경우에는 출원시 서류가 가장 간단합니다.
아직 미국에서 상표를 사용하고 있지 않지만 사용할 예정 이라면, 상표 출원 후 미국에서의 상표가 승인된 후 6개월 내로 사용 견본/사용 진술서(상품에 부착된 상표, 판매 영수증, 광고 자료, 홈페이지 캡처본 등)를 제출해서 상표등록을 받을 수 있습니다.
만약 생각보다 미국에서의 상표 사용이 늦어져서 사용 견본/사용 진술서와 같은 사용 증거자료 준비가 어렵다면 이 기간은 6개월 단위로 총 5회 연장이 가능합니다. (기간연장 비용이 상당하기 때문에 가급적 빠르게 내는 것이 좋겠습니다)
만약 사용 견본/사용 진술서 제출시점에서 향후 1년 이내에 미국 내에서 사용할 구체적인 계획이 없다면 다른 아래의 3번 케이스를 고려해주세요.
즉 2번 케이스로 출원하는 경우 위의 공통사항들만 준비하시어 국내 또는 해외 특허사무소로 방문하면 되겠습니다.
미국을 제외한 국가에 상표등록, 등록상표가 있는 경우(등록일이 오래전이라도 상관 없음) 또는 해외국가에서 출원한지 6개월이 지나지 않은 상표라면, 우선권 주장을 하면서 미국에 상표출원할 수 있습니다.
물론 상표가 동일해야하며, 미국 지정상품/서비스는 한국의 출원등록 상표에 의해 지지되어야 합니다.
이 출원근거는 사용증거를 제출할 필요가 없습니다.
하지만, 우선권 주장 출원을 통한 이 상표출원 방식은, 추후 해외국에서 상표가 등록되면, 등록 원부와 번역문을 제출해야 미국내에서 등록 받을 수 있습니다.
만약 한국에서의 우선권 출원이 최종 등록되지 못할 경우에는, 미국 출원의 심사도중에 filing basis를 변경해야할 수도 있습니다.
따라서, 해외국에 등록된 상표 또는 출원중인 상표가 있는 경우, 미국상표출원을 위해서는 공통사항들과, 한국에서의 상표등록원부 및 번역문을 준비하시면 되겠습니다.
이상 미국상표출원을 위한 준비물을 설명드렸습니다.
현재 컨택된 대리인에게 현재 사업의 현재 상황과 미래의 진행계획을 잘 설명하고, 잠재적인 해외진출기간을 고려하여 가장 유리한 출원근거를 선택하는 것이 중요하겠습니다.
