要将一项新发明注册为专利，必须满足新颖性、创造性（非显而易见性）和实用性的要求。在此过程中，发明的范围如何界定和阐述，对可专利性的评估，特别是对新颖性和创造性的评估，有着至关重要的影响。具体而言，广义的属发明与其包含的特定种发明之间的关系，在专利审查和诉讼实践中引发了关键而复杂的问题。
在本专栏中，Pine IP Firm 明确界定了属发明和种发明，深入分析了在各种情况下如何评估可专利性（特别是新颖性和创造性），并探讨了申请人和权利人应考虑的实用策略。
1. 属发明和种发明的定义
- 属（Genus）： 指包含具有共同特性或结构的整个群体的广泛概念。例如，“烷基”、“卤素元素”、“金属氧化物”或“满足特定结构式的化合物组”。这广泛地定义了发明，能够提供全面的权利保护。
- 种（Species）： 指包含在属中的特定、独立的实体或实例。例如，“甲基”（烷基的一个种）、“氯”（卤素元素的一个种）、“二氧化钛”（金属氧化物的一个种）或“结构式定义组中的特定化合物A”。
2. 当现有技术中存在属发明时（评估种发明的可专利性）
一种常见的情况是确定包含在现有技术中广泛公开的属发明范围内的特定种发明是否可以获得专利。
- 新颖性评估： 原则上，如果现有技术中描述了属，那么其中的种可能被字面上视为“不新颖”。然而，判例法和审查指南通常不会仅仅因为公开了属就拒绝所有种的新颖性。如果现有技术文件没有明确提及或举例说明该种——即它没有被“明确公开”——那么新颖性可能会得到承认。尽管如此，如果属的范围非常狭窄，或者选择该特定种被认为是不可避免的，新颖性可能会被拒绝。
- 创造性（非显而易见性）评估： 即使新颖性得到确立，获得创造性也是关键的挑战。如果对本领域技术人员（POSITA）来说，从已知属中选择特定种被认为是显而易见的，那么创造性将被拒绝。在这种情况下，通常会适用“选择发明”原则来确定种发明是否具有创造性。
- 什么是选择发明？ 选择发明是一项法律原则，当从已知属中选择特定种，并且该种表现出与现有技术（属）已知的效果相比，具有“质的差异”或“量的显著性”，并且这些效果是现有技术中的属发明披露“不可预测”的情况下，承认其具有创造性。
- 要求：
- 选择： 该种必须明确包含在所公开的属的范围内。
- 效果的质的差异或量的显著性： 所选的种必须与属内的其他成员或属的通用技术教导相比，显示出特殊且优越的效果。这需要比仅仅程度上的差异更多；它需要显著的、不可预测的改进或新特性的出现。
- 不可预测性： 这种显著的效果必须是本领域技术人员（POSITA）根据现有技术属发明的披露或当时的技术水平无法轻易预测的。
- 注意事项： 仅仅缩小属的范围或在已知趋势内选择最佳值通常是不够的。必须证明一种类似于不可预测的“技术飞跃”或“意外发现”的效果。通过比较实验数据客观地证明效果的显著性至关重要。
3. 当现有技术中存在种发明时（评估属发明的可专利性）
反之，如果一个或多个特定的种发明已经为人所知，那么包含它们的属发明是否可以获得专利？
- 新颖性判断：通常，如果已知仅有一个或少数几个物种，那么包含这些物种的属很可能被视为“新颖”的。这是因为现有技术只公开了特定的物种，而不是整个属。然而，如果现有技术中公开的物种数量非常多且具有代表性，以至于有效地公开了整个属，则可能不被认定为新颖。
- 创造性判断（非显而易见性）：即使承认了新颖性，确立创造性也非常困难。这是因为从已知物种概括出共同特性以形成更广泛的属，通常被认为对本领域技术人员（POSITA）来说是显而易见的。例如，如果已知物种（A、B、C）具有共同的结构X并表现出优越的效果Y，那么基于它们都将具有效果Y的预测而声称“所有具有结构X的物质（属）”很可能缺乏创造性。
- 可能被认可的例外情况：
- 协同或涌现效应：如果存在一种新的、不可预测的技术效果，该效果仅在将属作为一个整体来考虑时才显现，并且并非从各个物种中显而易见的。
- 概括的困难性：如果存在技术偏见（反向教导）反对从已知物种概括到属，或者存在重大的技术障碍阻止本领域技术人员轻易地进行概括。
- 实际操作的困难性：当属中存在现有技术公开的物种时，为属获得创造性比为选择发明获得创造性更具挑战性。仅仅将现有技术组合起来以声称广泛的范围，极有可能因缺乏创造性而被驳回。
4. 实际考量与策略
- 申请文件撰写：
- 多样的权利要求：为了保护核心理念，同时撰写广泛的属权利要求和指定重要物种的从属权利要求（或单独的独立权利要求）是有利的。这在审查过程中和潜在的未来纠纷中提供了灵活性。
- 充分的实施例（具体实施方式）：在声称一个属时，提供充分且多样的实施例来支持权利要求的广度至关重要。对于物种（选择发明），证明不可预测的、显著效果的比较数据是必不可少的。这对于满足公开要求（例如，书面公开、可实施性）也至关重要。
- 现有技术检索：在提交申请前进行彻底的现有技术检索，以识别相关的属和物种公开。在此基础上，制定专利策略（权利要求范围定义、证明效果的方向等）。
- 证明效果：在论证物种（选择发明）的创造性时，使用客观数据清晰地证明其效果相对于现有技术（属或其他物种）的显著性。在论证属的创造性时，提出关于概括的非显而易见性或协同/涌现效应存在的有力论据。
- 权利范围与有效性：属专利因其广泛的范围而提供广泛的保护，但可能带有相对较高的无效风险。物种专利（特别是满足要求的选择发明）的范围较窄，但如果其有效性得到维持，则可以成为强有力的保护手段。找到正确的平衡取决于发明的性质和业务战略。
结论
评估属和物种发明的可专利性，不仅仅是概念上的包含；这是一个以新颖性、创造性，特别是相对于现有技术而言不可预测的技术效果的存在为中心的复杂过程。为了在属已存在于现有技术中的情况下确立物种的创造性，必须满足“选择发明”的要求——证明不可预测的、显著的效果。相反，在物种已存在于现有技术中的情况下获得属的创造性认可要困难得多，需要满足更严格的标准，例如概括的非显而易见性。
因此，为了成功地获取和利用专利，从研发阶段就考虑这种属/物种关系，明确技术区别和效果至关重要。在专利申请过程中，基于彻底的现有技术分析进行战略性的权利要求撰写，并获得充分的支持性数据是首要任务。
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