상위개념 vs. 하위개념, 특허성 판단 전략

새로운 발명을 특허로 등록하기 위해서는 신규성, 진보성, 산업상 이용가능성이라는 요건을 충족해야 합니다. 이 과정에서 발명의 범위를 어떻게 설정하고 표현하는지는 특허성 판단, 특히 신규성과 진보성 판단에 결정적인 영향을 미칩니다. 특히, 넓은 범위를 포괄하는 상위개념(Genus) 발명과 그 안에 포함되는 구체적인 하위개념(Species) 발명 간의 관계는 특허 심사 및 소송 실무에서 매우 중요하고 복잡한 쟁점을 야기합니다.

저희 파인특허법률사무소는 본 칼럼에서 상위개념과 하위개념 발명의 정의를 명확히 하고, 각각의 경우에 특허성, 특히 신규성과 진보성이 어떻게 판단되는지 심층적으로 분석하며, 출원인과 권리자께서 고려하셔야 할 실무적 전략에 대해 살펴보고자 합니다.

1. 상위개념과 하위개념의 정의

상위개념 (Genus): 어떤 공통된 속성이나 구조를 가지는 그룹 전체를 포괄하는 넓은 개념입니다. 예를 들어, '알킬기', '할로겐 원소', '금속 산화물', '특정 구조식을 만족하는 화합물 군' 등이 상위개념에 해당할 수 있습니다. 이는 발명의 범위를 넓게 정의하여 포괄적인 권리 확보를 가능하게 합니다.

하위개념 (Species): 상위개념에 포함되는 구체적이고 개별적인 실체나 예시를 의미합니다. '메틸기'(알킬기의 하위개념), '염소'(할로겐 원소의 하위개념), '이산화티타늄'(금속 산화물의 하위개념), '특정 구조식 군 내의 특정 화합물 A' 등이 하위개념에 해당합니다.

2. 선행기술에 상위개념 발명이 존재하는 경우 (하위개념 발명의 특허성 판단)

가장 흔하게 접하시는 상황은 이미 넓은 범위의 상위개념 발명이 선행기술로서 공개되어 있을 때, 그 범위 내의 특정 하위개념 발명이 특허를 받을 수 있는지의 문제입니다.

신규성 판단: 원칙적으로 상위개념이 선행기술에 기재되어 있다면, 그 안에 포함된 하위개념은 문자 그대로는 '새롭지 않다'고 볼 여지가 있습니다. 그러나 판례와 심사 기준은 단순히 상위개념 기재만으로는 그 안에 포함된 모든 하위개념의 신규성을 부정하지 않습니다. 선행기술 문헌이 해당 하위개념을 구체적으로 인식하거나 예시하고 있지 않다면, 즉 '명시적으로 개시(explicitly disclosed)'되지 않았다면 신규성은 인정될 수 있습니다. 하지만 상위개념의 범위가 매우 좁거나, 해당 하위개념을 선택하는 것이 필연적인 경우 등에는 신규성이 부정될 수도 있습니다.

진보성 판단: 신규성이 인정되더라도 진보성 확보가 핵심 관건입니다. 상위개념이 알려진 상태에서 특정 하위개념을 선택하는 것이 그 기술 분야의 통상의 기술자에게 자명하다면 진보성은 부정됩니다. 이때 하위개념 발명이 진보성을 인정받기 위해서는 '선택발명(Selection Invention)'의 법리가 주로 적용됩니다.

선택발명이란? 알려진 상위개념(Genus)으로부터 특정 하위개념(Species)을 선택하고, 이 하위개념이 선행기술(상위개념)이 갖는 효과와 질적으로 다르거나(qualitatively different), 양적으로 현저한(quantitatively remarkable) 효과를 나타내며, 이러한 효과가 통상의 기술자가 선행기술로부터 예측할 수 없었던(unpredictable) 경우에 그 진보성을 인정하는 법리입니다.

요건:

• 선택: 하위개념은 상위개념의 범위 내에 명확히 포함되어야 합니다.
• 효과의 이질성 또는 현저성: 상위개념에 속하는 다른 구성들과 비교하여, 선택된 하위개념만이 나타내는 특별하고 우수한 효과가 있어야 합니다. 단순히 정도의 차이가 아니라, 예측 불가능한 수준의 현저한 개선이나 새로운 성질의 발현이 요구됩니다.
• 예측 불가능성: 이러한 현저한 효과가 선행기술인 상위개념 발명의 개시 내용이나 당시 기술 수준에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 없었어야 합니다.

주의점: 단순히 상위개념의 범위를 좁히거나, 알려진 경향성 내에서 최적의 값을 선택하는 것만으로는 부족합니다. 예측 불가능한 '기술적 도약'이나 '의외의 발견'에 가까운 효과를 입증해야 합니다. 실험 데이터 등을 통해 객관적으로 효과의 현저성을 증명하는 것이 매우 중요합니다.

3. 선행기술에 하위개념 발명이 존재하는 경우 (상위개념 발명의 특허성 판단)

반대로, 하나 또는 여러 개의 구체적인 하위개념 발명들이 이미 알려져 있을 때, 이들을 포괄하는 상위개념 발명이 특허를 받을 수 있을까요?

신규성 판단: 일반적으로 하나 또는 소수의 하위개념만 알려져 있다면, 이들을 포괄하는 상위개념 자체는 '새로운' 것으로 인정될 가능성이 높습니다. 선행기술은 상위개념 전체가 아닌 일부 하위개념만을 개시했기 때문입니다. 그러나 만약 선행기술에 개시된 하위개념들의 수가 매우 많고 대표적이어서 실질적으로 상위개념 전체를 개시한 것과 마찬가지로 평가될 수 있다면 신규성이 부정될 수도 있습니다.

진보성 판단: 신규성이 인정되더라도 진보성 확보는 매우 어렵습니다. 이미 알려진 하위개념들로부터 그 공통된 속성을 일반화하여 상위개념으로 확장하는 것은 통상의 기술자에게 자명한 경우가 많기 때문입니다. 즉, 알려진 하위개념들(A, B, C)이 특정 공통 구조 X를 가지고 우수한 효과 Y를 나타낸다면, '구조 X를 가진 모든 물질(상위개념)'이 효과 Y를 가질 것이라고 예측하고 이를 청구하는 것은 진보성이 부정될 가능성이 높습니다.

예외적 인정 가능성:

• 통합적 효과: 개별 하위개념들에서는 나타나지 않았던, 상위개념 전체를 아우름으로써 비로소 발현되는 새롭고 예측 불가능한 통합적 기술 효과가 있는 경우.
• 일반화의 어려움: 알려진 하위개념들로부터 상위개념으로 일반화하는 데 기술적 편견(teaching away)이 존재했거나, 상당한 기술적 어려움이 있어 통상의 기술자가 쉽게 일반화할 수 없었던 경우.

실무적 어려움: 하위개념이 선행기술로 존재하는 상황에서 상위개념의 진보성을 인정받는 것은 선택발명의 경우보다 훨씬 더 어렵습니다. 단순히 기존 기술들을 묶어 넓은 범위를 청구하는 것은 대부분 진보성 부족으로 거절될 가능성이 큽니다.

4. 실무적 고려사항 및 전략

명세서 작성:

• 다양한 청구항: 발명의 핵심 아이디어를 보호하기 위해 가장 넓은 범위의 상위개념 청구항과 함께, 중요한 하위개념들을 특정하는 종속항 또는 별도의 독립항을 함께 작성하시는 것이 유리합니다. 이는 심사 과정이나 추후 권리 분쟁에서 유연하게 대응할 수 있는 기반이 됩니다.
• 충분한 실시예: 특히 상위개념을 청구하실 때는 그 범위를 뒷받침할 수 있는 충분하고 다양한 실시예를 기재해야 합니다. 하위개념(선택발명)의 경우, 예측 불가능한 현저한 효과를 입증할 수 있는 비교 데이터가 필수적입니다. 명세서 기재 요건(뒷받침 요건, enablement) 충족에도 중요합니다.

선행기술 조사: 출원 전 철저한 선행기술 조사를 통해 관련 상위개념 및 하위개념 기술의 존재 여부를 파악하고, 이를 바탕으로 특허 확보 전략(청구항 범위 설정, 효과 입증 방향 등)을 수립해야 합니다.

효과 입증: 하위개념(선택발명)의 진보성을 주장하실 때는 선행기술(상위개념 또는 다른 하위개념) 대비 효과의 현저성을 객관적 데이터로 명확하게 입증해야 합니다. 상위개념의 진보성을 주장하실 때는 일반화의 비자명성이나 통합적 효과를 설득력 있게 제시해야 합니다.

권리 범위와 안정성: 상위개념 특허는 권리 범위가 넓어 포괄적인 보호가 가능하지만, 무효화될 위험도 상대적으로 높을 수 있습니다. 하위개념 특허(특히 요건을 갖춘 선택발명)는 권리 범위는 좁지만, 그 유효성이 인정되면 강력한 보호 수단이 될 수 있습니다. 발명의 성격과 사업 전략에 따라 적절한 균형점을 찾아야 합니다.

맺음말

상위개념과 하위개념 간의 특허성 판단은 단순히 개념의 포함 관계를 넘어, 선행기술과의 관계 속에서 신규성과 진보성, 특히 예측 불가능한 기술적 효과의 존재 여부를 핵심적으로 따지는 복잡한 과정입니다. 선행기술에 상위개념이 있을 때 하위개념의 진보성을 인정받기 위해서는 '선택발명'으로서의 요건, 즉 예측 불가능한 현저한 효과를 입증해야 합니다. 반대로 선행기술에 하위개념이 있을 때 상위개념의 진보성을 인정받는 것은 일반화의 비자명성 등 더욱 엄격한 기준을 통과해야 하므로 상당히 어렵습니다.

따라서 성공적인 특허 확보 및 활용을 위해서는 연구개발 단계에서부터 이러한 상위/하위 개념 관계를 염두에 두시고 기술의 차별성과 효과를 명확히 하며, 특허 출원 시에는 철저한 선행기술 분석을 바탕으로 전략적인 청구항 작성과 충분한 데이터 확보에 힘써야 할 것입니다. 

본 칼럼의 내용과 관련하여 더 궁금하신 점이나 전문적인 상담이 필요하시면 언제든지 저희 파인특허법률사무소로 문의해 주시기 바랍니다.