미국 특허의 부활(Revival), 이제는 1년이 분기

미국 특허출원을 진행하다 보면 답변기한을 놓쳐 출원이 포기(abandoned)되거나, 등록특허의 유지료(maintenance fee)를 제때 납부하지 못해 특허가 소멸되는 상황이 발생할 수 있다.

미국 특허제도에는 이러한 권리 상실이 의도하지 않은 지연(unintentional delay)에서 비롯된 경우 일정한 요건 아래 출원을 되살리거나 특허의 효력을 회복시킬 수 있는 제도가 있다. 실무에서 흔히 Revival Petition 또는 특허의 경우 delayed maintenance fee petition이라고 부르는 절차다.

그동안 이 제도는 미국 특허권 관리에서 일종의 안전망 역할을 해왔다.

그러나 2026년 8월부터 그 안전망을 이용하는 방식이 상당히 달라졌다.

USPTO는 2026년 6월 24일 Federal R Final Rule을 게재했고, 이 규칙은 2026년 8월 13일 효력이 발생하여 그 이후 새로 제출되는 petition에 적용된다. 핵심은 기존에 2년을 초과한 지연에 대해 원칙적으로 요구하던 추가 소명(additional information)의 기준을 1년 초과로 앞당겼다는 것이다.

다만 이번 개정의 의미를 정확히 이해할 필요가 있다.

USPTO가 ‘unintentional delay’라는 법적 기준 자체를 새롭게 바꾼 것은 아니다. 이번 변화의 본질은 그 기준을 입증하기 위해 요구되는 증거와 설명의 문턱을 훨씬 이른 시점부터 높였다는 데 있다.

1. 무엇이 달라졌는가 — ‘2년’이 ‘1년’으로 줄었다

종전 USPTO 실무에서는 장기간 지연에 따른 의심이 발생하는 객관적 기준을 대체로 2년으로 운영해 왔다.

예를 들어 출원이 포기된 후 2년을 초과하여 37 CFR §1.137에 따른 Revival Petition을 제출하는 경우,

“The entire delay was unintentional.”

이라는 취지의 진술만으로는 부족하고, 왜 그렇게 오랜 기간 동안 출원이 포기된 상태로 남아 있었는지에 대한 구체적인 추가 설명을 제출해야 했다.

2026년 Final Rule은 이 기준을 2년에서 1년으로 절반으로 단축했다. USPTO는 지연기간이 길어질수록 그 전체 기간이 실제로 의도하지 않은 것이었는지에 대한 의문이 커지고, 제3자가 이미 출원의 abandoned status나 특허의 expired status를 신뢰했을 가능성도 높아진다는 점을 이유로 들었다.

새 기준이 적용되는 대표적인 절차는 다음과 같다.

USPTO는 이 경우 단순한 conclusory statement가 아니라 지연을 둘러싼 구체적인 사정에 관한 추가 설명을 제출하여 ‘entire delay’가 실제로 unintentional이었음을 확립해야 한다고 명시하고 있다.

여기서 특히 주목할 부분이 있다.

1년 이내라고 해서 USPTO가 아무런 질문을 하지 않는다는 의미는 아니다.

Final Rule은 1년을 초과하면 추가 소명을 원칙적으로 요구한다는 의미일 뿐이고, USPTO는 1년 미만의 경우에도 unintentional 여부에 의문이 있다면 언제든 추가 정보를 요구할 권한을 유지한다.

따라서 ‘1년까지는 안전하다’고 이해해서는 안 된다.

2. 1년을 넘는 순간 Higher Petition Fee 적용

이번 변경은 입증책임에 그치지 않는다.

USPTO는 추가 심사에 필요한 행정비용을 반영한다는 이유로 37 CFR §1.17(m)(1)의 고액 petition fee가 적용되는 시점 역시 2년 초과에서 1년 초과로 변경했다. 수수료 금액 자체를 인상한 것이 아니라, 높은 수수료가 적용되기 시작하는 시점을 앞당긴 것이다.

2026년 8월 현재 Revival Petition 관련 수수료는 다음과 같다.

즉 Large Entity를 기준으로 1년을 넘기는 순간 USPTO 수수료만 $740 증가한다. Small Entity와 Micro Entity 역시 동일한 비율로 증가한다.

그러나 기업 입장에서 더 중요한 비용은 이 $740가 아니다.

1년을 넘긴 사건에서는 사실관계를 조사하고, 당시 지시체계와 docket 기록을 확인하고, 지연의 각 단계가 왜 비의도적이었는지를 설명하는 자료를 준비해야 한다. 경우에 따라 미국 현지대리인과의 추가 검토 및 declaration 준비가 필요해질 수 있다.

따라서 실질적인 비용 차이는 공식 수수료보다 훨씬 커질 수 있다.

3. 가장 중요한 문제

Revival Petition을 이해할 때 많은 출원인이 ‘unintentional’이라는 단어에만 주목한다.

그러나 실무적으로 더 무서운 단어는 entire delay다.

37 CFR §1.137은 단순히 ‘처음에 deadline을 놓친 것이 실수였는가’를 묻는 규정이 아니다.

USPTO의 MPEP는 Revival Petition을 판단할 때 크게 다음 세 기간을 구분한다.

1. 최초 답변기한을 놓쳐 출원이 포기되기까지 발생한 지연
2. 포기 이후 최초 Revival Petition을 제출할 때까지의 지연
3. 최초 petition에 결함이 있었다면, 최종적으로 grantable petition을 완성하기까지 발생한 추가 지연

이 전체 기간 전체가 unintentional이어야 한다.

예를 들어 OA 답변기한을 docketing 오류로 놓친 것 자체는 명백한 실수였다고 하자.

하지만 회사가 출원 포기사실을 6개월 뒤 알게 되었음에도 “당분간 사업성이 있는지 더 지켜보자”고 판단하고, 다시 8개월을 기다린 후 경쟁사가 유사제품을 출시하자 Revival Petition을 제출했다면 문제가 전혀 달라진다.

최초 abandonment가 비의도적이었다고 하더라도, 그 이후 8개월 동안 회복을 의도적으로 보류하였다면 전체 지연이 unintentional이라고 하기 어렵기 때문이다.

실제로 MPEP는 신청인이 의도적으로 revival을 늦추다가 업계나 경쟁자가 해당 발명에 관심을 보이자 출원을 되살리는 상황을 unintentional delay의 정반대에 해당하는 사례로 설명한다. 또한 출원을 포기하거나 revival을 추진하지 않기로 의식적으로 결정한 후, 나중에 새로운 정보나 사업환경 변화가 발생했다는 사정만으로 이전의 의도적 지연이 unintentional로 바뀌지는 않는다고 명시한다.

이 점은 기업의 특허 포트폴리오 관리에서 매우 중요하다.

“사업성이 없어서 당시에는 포기했지만 지금 보니 중요한 특허 같다”는 사유와 “권리를 유지하려 했으나 관리상 오류로 포기되었다”는 사유는 미국법상 전혀 다른 문제다.

후자는 Revival의 대상이 될 수 있지만, 전자는 원칙적으로 Revival 제도의 목적과 맞지 않는다.

4. 법정 시기는 1년이지만, 실무상 시기는 ‘3개월’

이번 Final Rule 때문에 기업들이 가장 쉽게 범할 수 있는 오해는 다음과 같다.

“앞으로는 1년 안에만 Revival Petition을 내면 된다.”

그렇지 않다.

현행 MPEP §711.03(c)는 USPTO가 통상 의도적 지연 여부를 문제 삼지 않는 경우를 보다 좁게 설명하고 있다.

즉 최초 petition이

• 신청인이 abandonment를 처음 통지받은 날부터 3개월 이내이고,
• 동시에 실제 abandonment date로부터 1년 이내

제출된 경우에는 일반적으로 부적절한 의도적 지연 여부를 문제 삼지 않는다는 것이다.

반대로 abandonment를 알게 된 후 3개월 이상 기다렸다가 Revival Petition을 제출한다면, USPTO는 그 기간 동안 왜 즉시 petition을 제출하지 않았는지를 문제 삼을 수 있다. MPEP 역시 이러한 경우 지연이 왜 unintentional이었는지에 관한 설명을 처음부터 함께 제출하는 것을 권고한다.

그리고 abandonment date로부터 1년을 넘었다면, 적어도

• 신청인 또는 대리인이 언제 abandonment 사실을 처음 알았는지,
• 그 사실을 더 일찍 발견하지 못한 이유는 무엇이었는지

등을 포함하는 설명이 중요해진다.

따라서 파인특허법률사무소에서는 기업의 내부 관리기준을 ‘1년 이내’가 아니라 ‘발견 즉시, 원칙적으로 3개월 이내’로 설정할 것을 권고한다.

1년은 권리자에게 주어진 안심기간이 아니라, 오히려 그 이후부터 USPTO가 장기 지연을 공식적으로 의심하기 시작하는 외곽선에 가깝다.

5. ‘특허가 만료되면 살릴 수 있다’는 표현에도 주의가 필요

여기서 한 가지 용어상 중요한 구분도 필요하다.

37 CFR §1.378에 따른 회복은 모든 ‘만료된 특허’를 다시 살리는 제도가 아니다.

미국 utility patent는 등록 후 3.5년, 7.5년, 11.5년에 maintenance fee를 납부해야 하며, 정해진 grace period까지 유지료를 지급하지 않으면 특허가 유지료 미납으로 expire될 수 있다. 이러한 경우 지연이 unintentional이었다는 요건 아래 뒤늦은 유지료 납부를 받아 달라는 petition을 제출할 수 있다. USPTO의 2026 Final Rule 역시 바로 이러한 nonpayment of maintenance fee에 따른 expiration을 대상으로 한다.

반면 정상적인 법정 특허기간이 모두 끝나 자연스럽게 만료된 특허를 Revival Petition으로 다시 연장할 수 있다는 의미는 아니다.

한국 기업 입장에서는 이 차이를 명확히 이해할 필요가 있다.

6. 왜 USPTO가 지금 이 기준을 강화했는가

USPTO가 Final Rule에서 제시한 정책적 이유는 상당히 명확하다.

특허출원이 오랜 기간 abandoned 상태에 있거나 특허가 장기간 expired 상태로 공개되어 있으면 경쟁사와 제3자는 그 상태를 전제로 사업판단을 할 수 있다.

그런데 몇 년이 지난 뒤 갑자기 출원이나 특허가 되살아난다면 시장의 법적 예측가능성이 떨어진다.

USPTO는 지연기간이 길어질수록 실제로 entire delay가 unintentional이었는지 의심할 가능성이 커진다고 보았다. 따라서 장기 지연 사건에 대해 충분한 설명을 공식 기록으로 남기게 함으로써 권리자에게는 정당한 회복의 근거를 확보하게 하고, 제3자에게는 정당하지 않은 revival을 방지하는 장치를 제공하겠다는 것이다.

이는 Revival Petition이 더 이상 단순한 행정절차의 문제가 아니라 특허권의 신뢰성과 제3자의 reliance까지 고려하는 절차라는 점을 보여준다.

7. 잘못된 Revival Petition은 등록 후에도 문제

이번 Final Rule에서 기업들이 특히 주의 깊게 볼 부분은 USPTO가 직접 In re Rembrandt Technologies LP Patent Litigation 사건을 인용했다는 점이다.

USPTO는 entire delay가 unintentional이라는 부정확한 진술을 제출할 경우 향후 특허권 행사에 악영향을 미칠 수 있다고 명시하면서, 부적절한 unintentional-delay 진술이 inequitable conduct 문제로 이어져 특허가 enforceable하지 않다고 판단된 사례를 언급했다.

따라서 Revival Petition의 목표는 단순히

“어떻게든 USPTO를 설득해서 특허를 되살리는 것”

이어서는 안 된다.

오히려 질문은 다음과 같아야 한다.

“향후 소송에서 이 petition과 당시 사실관계가 모두 검토되더라도 entire delay가 unintentional이었다고 설명할 수 있는가?”

특히 핵심 특허일수록 Revival 과정에서 지나치게 공격적인 설명을 제출하여 당장은 권리를 되살렸지만, 훗날 침해소송에서 그 진술이 공격받는 상황을 피해야 한다.

Revival Petition은 권리를 복원하는 문서인 동시에, 경우에 따라 향후 권리행사 과정에서 다시 검토될 수 있는 중요한 prosecution record라는 관점이 필요하다.

8. 한국 기업에게 특히 위험한 상황

미국 현지기업보다 한국 기업에서 Revival 문제가 복잡해질 수 있는 이유는 의사결정 및 커뮤니케이션 단계가 많기 때문이다.

첫째, 한국 기업–국내대리인–미국대리인 간 지시 전달 오류

미국 OA에 대해 계속 진행한다는 내부 결정은 내려졌지만 미국대리인에게 지시가 제대로 전달되지 않았거나, 이메일 누락 또는 담당자 변경으로 대응기한을 놓치는 경우가 있다.

이 경우 단순히 “communication error가 있었다”고 기재하는 것보다 누가 언제 어떤 지시를 하였고, 어떤 과정에서 전달이 실패했으며, 언제 오류를 발견하여 어떻게 시정했는지를 chronology로 재구성할 필요가 있다.

둘째, 담당자 퇴사·조직개편·docket migration

담당자의 퇴사, IP팀 조직개편, 특허관리시스템 이전 과정에서 사건이 누락되는 경우도 있다.

1년을 넘긴 사건이라면 단순히 “담당자가 바뀌었다”는 정도로는 충분하지 않을 수 있다. 해당 사건이 왜 발견되지 않았는지, 기존 관리체계는 무엇이었는지, 언제 어떠한 계기로 발견되었는지까지 확인해야 한다.

셋째, M&A와 특허 포트폴리오 이전

기업 인수 과정에서 abandoned application이나 유지료 미납 특허가 발견되는 사례도 특히 조심해야 한다.

MPEP상 중요한 것은 반드시 발명자 개인의 의도만은 아니다. 출원을 실제로 통제할 권한을 가진 assignee나 제3자가 prosecution 여부를 결정했다면 그 당사자의 결정이 unintentional 여부를 판단하는 데 중요할 수 있다.

따라서 인수한 회사가 과거에 해당 출원을 의식적으로 포기한 것인지, 아니면 포트폴리오 이전 과정에서 단순히 누락된 것인지를 먼저 구별해야 한다.

넷째, “사업성이 없어 보류했다가 필요해진 특허”

가장 위험한 유형이다.

예산 문제로 권리를 유지하지 않기로 의도적으로 결정했다가 투자유치, 경쟁사 등장, 라이선스 협상 또는 소송 가능성이 생기면서 다시 살리고 싶어진 경우다.

이 경우 사정이 달라졌다는 것과 과거의 지연이 unintentional이었다는 것은 별개의 문제다. MPEP가 경쟁사의 관심이 나타날 때까지 의도적으로 revival을 미루는 행위를 대표적인 부적절 사례로 명시하고 있다는 점을 기억해야 한다.

9. 2026년 이후 Revival Petition은 사실조사 절차로 접근해야

특히 abandonment 또는 expiration 후 1년을 넘긴 사건이라면 다음과 같은 구조로 사실관계를 먼저 조사할 필요가 있다.

① 최초 기한은 무엇이었는가

Office Action, issue fee, maintenance fee 등 최초 deadline을 정확히 특정한다.

② 왜 최초 deadline을 놓쳤는가

단순 mistake인지, docket 오류인지, communication failure인지, 실제로 권리를 포기하기로 한 의도적 의사결정이 있었는지를 구분한다.

③ 누가 언제 abandonment 또는 expiration을 처음 알았는가

이 시점은 매우 중요하다.

④ 그 사실을 안 후 왜 즉시 조치하지 않았는가

발견 후 추가 지연 역시 entire delay에 포함된다.

⑤ petition 준비 과정에서 추가 지연은 없었는가

불완전한 petition을 제출한 후 수개월 동안 보정하지 않았다면 그 기간까지 설명이 필요할 수 있다.

⑥ 이를 뒷받침할 객관적인 기록이 존재하는가

docket record, 내부 instruction, 이메일, maintenance fee vendor record, 담당자 변경 기록 등 당시 생성된 자료를 확인하는 것이 중요하다.

이러한 검토를 거친 뒤에야 어떤 수준의 설명을 USPTO에 제출할지를 결정해야 한다.

필요 이상의 내부 법률검토 내용이나 privileged communication을 무분별하게 제출할 필요는 없지만, 반대로 사실관계가 불리하다는 이유로 지나치게 추상적인 설명을 사용하는 것도 위험하다.

10. 실무적 제안

첫째, 미국 사건의 abandoned·expired status를 정기적으로 독립 점검할 필요가 있다. 현지대리인의 docket에만 의존하지 않고 기업 또는 국내대리인 차원에서도 status를 교차확인하는 것이 바람직하다.

둘째, abandonment를 발견했다면 1년을 계산하기 전에 즉시 사실조사를 시작해야 한다. 특히 MPEP의 3개월 기준을 내부적인 사실상 red line으로 관리하는 것이 안전하다.

셋째, 1년을 초과한 사건은 단순한 행정 petition으로 취급하지 말고 향후 litigation까지 고려한 별도의 legal review 사건으로 관리할 필요가 있다.

넷째, M&A나 특허양수 시에는 단순히 살아 있는 등록특허만 확인할 것이 아니라 최근 abandoned application, maintenance-fee expiration, 누락된 priority/benefit claim까지 함께 실사해야 한다. 가치 있는 권리를 복구할 수 있는 가능성과 동시에 과거에 의도적으로 포기한 권리를 무리하게 revival하려는 위험을 구별해야 한다.

다섯째, 기존에 장기간 방치되어 있는 미국 사건이 있다면 지금 즉시 전수점검할 필요가 있다. 2026년 8월 13일 이후 제출되는 신규 petition에는 새로운 기준이 적용되므로 더 기다린다고 해서 유리해지는 것은 없다.

맺음말

미국의 Revival 제도는 여전히 존재한다.

답변기한을 실수로 놓쳤거나 관리상의 오류로 유지료를 납부하지 못했다고 해서 반드시 미국 특허권이 영구적으로 사라지는 것은 아니다.

그러나 권리를 정말 유지하려고 했지만 실수한 자에게는 회복의 기회를 주되, 장기간 권리를 방치한 뒤 시장 상황이 바뀌자 다시 되살리려는 행위는 보다 엄격하게 확인하겠다는 것이다.

실무적으로는 더 빠른 대응이 필요하다.

미국 특허가 abandoned 또는 expired된 사실을 확인했다면, Revival 가능성을 나중에 검토할 문제가 아니라 발견 즉시 검토해야 할 권리보전 사건으로 취급해야 한다.