理解驳回决定上诉

Pine IP Firm
2025年4月24日

专利申请是法律保护技术创新成果的核心程序。然而,在审查过程中,可能会收到韩国知识产权局(KIPO)审查员发出的“驳回决定”。这是判定所提交的发明不符合《专利法》规定的注册要求的审查结果。然而,此驳回决定并不意味着专利获取过程的终结。申请人可以对审查员的决定提起上诉,并请求知识产权审判和上诉委员会(IPTAB)对其有效性进行重新评估。此程序即为“对驳回决定的上诉”。

*经修订的《专利法》于2022年4月20日生效,将提交上诉或重新审查请求的期限从收到驳回决定认证副本之日起,从之前的30天延长至3个月。

1. 驳回决定的法律性质

驳回决定是KIPO审查员根据《专利法》第62条发出的行政处分。当判定所提交的发明未能满足一项或多项可专利性要求时,例如第29条(新颖性、创造性等)、第36条(申请在先原则)或第42条(说明书要求)时,即会发出此决定。驳回决定的通知必须明确驳回所依据的法律规定和具体理由。

2. 对驳回决定提起上诉的意义和目的

对驳回决定的上诉(《专利法》第132-17条)是质疑审查员决定的手段。在此程序中,KIPO内部独立的合议庭IPTAB将审查并判定上述决定的合法性和适当性。这具有以下重要意义:

  • 权利救济:承认审查阶段可能存在错误,并为申请人提供重新审查的机会,防止权利获取的不公正受挫。
  • 提高审查质量:通过上诉程序对审查决定的适当性进行回顾性审查,有助于提高专利审查的一致性和客观性。
  • 重新评估发明:在上诉过程中,申请人可以通过提交书面论证和修改,更清晰地界定在审查阶段未充分论证或被忽略的发明技术特征和效果,并有效突出与现有技术的区别。

3. 2022年修订的《专利法》

此前有观点指出,以前30天的答复期对于进行深入的法律审查、技术分析、准备修改以及咨询专家(专利律师)来说,时间非常紧张,特别是当驳回理由复杂或涉及外国申请人时。

根据修订后的《专利法》,从收到驳回决定认证副本之日起的期限延长至3个月,申请人获得了以下实际优势:

  • 充足的审查时间:确保有时间仔细分析驳回理由的有效性,审查相关判例和审判决定,并制定最佳的答辩策略。
  • 增加战略性修改机会:获得空间,寻求最佳的修改策略,以有效克服驳回理由,同时不实质性缩小权利范围,并在必要时补充实验数据。
  • 加强专家协助利用:有充足的时间咨询专利律师等专家,并在制定上诉策略和准备相关文件方面获得更高水平的协助。
  • 提高国际申请的便利性:考虑到指定国内代理人、翻译以及与本国沟通所需的时间,显著提高了外国申请人的程序便利性。

4. 驳回决定后的程序选项

在收到驳回决定认证副本之日起3个月内,申请人可以选择以下两种程序之一。

(选项1)请求重新审查(《专利法》第67-2条)

  • 概述:一种基于修改后的说明书或附图,向原审查员请求重新审查的制度,旨在解决驳回理由。
  • 所需文件:
    • 修改:为克服驳回理由而修改的说明书和/或附图。
    • 书面意见(可选):解释如何通过修改解决了驳回理由。
    • 重新审查请求:以规定格式提交。
  • 适用情况:
    • 当审查员引用的驳回理由清晰,且判断可以通过修改充分解决时。
    • 当希望通过纠正相对简单的缺陷来寻求快速重新审查时。
  • 优点:比上诉审判更快,并允许原审查员重新审查。
  • 缺点:除非进行修改,否则不能提出申请。如果重新审查后再次发出驳回决定,则必须单独启动上诉审判程序。
  • 后续程序:如果重新审查的结果是发出授予专利的决定,则进行注册程序。如果驳回重新审查的请求或再次发出驳回决定,则可以在收到该决定认证副本之日起3个月内对驳回决定提起上诉。

(选项2)对驳回决定提起上诉(专利法第132-17条)

  • 概述:当审查员的决定被认为非法或不公正时,向知识产权上诉委员会(IPTAB)寻求撤销该决定的程序。提交上诉时也可以对说明书或图纸进行修改。
  • 所需文件:
    • 上诉请求书(上诉状):以规定格式详细说明上诉理由(例如,审查员决定的问题)。
    • [可选] 修改:修改说明书/图纸,以解决上诉阶段的驳回理由。
    • [可选] 补充简报/书面意见:详细的论证和支持上诉的证据。
  • 适用情况:
    • 当认为审查员的法律解释或事实认定存在根本性错误时。
    • 当仅通过修改难以或不希望克服驳回理由时。
    • 当就复杂问题(例如现有技术解释)寻求更高机构(由行政法官组成的合议庭)的判决时。
  • 优点:有机会获得由3名或5名行政法官组成的合议庭的新判决,他们具有与审查员不同的视角,并有机会纠正审查阶段的错误。
  • 缺点:与重新审查请求相比,审理期通常更长,程序也可能更复杂。
  • 审理程序:原则上基于书面提交(单方面)进行,但如有必要,可举行口头审理。申请人(或其代表)可以通过提交意见、修改等方式积极提出论证。
  • 后续程序:如果驳回决定因上诉而被撤销(有利于上诉人),案件可能会被发回审查部门或发出授予专利的决定。如果上诉被驳回(驳回决定),则可以向专利法院提起诉讼,对该决定提出异议。

应综合考虑驳回理由的性质、修改的必要性和范围以及预期的审理期和成本,战略性地决定遵循哪种程序。

结论

专利驳回决定可能令人失望,但这并不意味着最终放弃权利。经修订的《专利法》规定的3个月答复期为申请人提供了宝贵的机会,让他们能够深入审查审查员的决定,并在专家协助下系统地作出回应。

对驳回决定的上诉和重新审查请求的制度不仅仅是简单的上诉程序;它们是重新评估发明真正价值和获得合法权利的重要法律机制。申请人必须准确理解这些制度的目的和程序,并充分利用规定时间进行战略性回应,从而有效保护其宝贵的技术资产。

必须牢记,对驳回理由进行细致的分析并制定适当的应对策略,可能是决定获得专利成功或失败的关键转折点。

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