계속출원 및 분할출원을 활용한 동적 권리범위 관리 방안

특허출원은 단순히 출원, 심사, 등록 또는 거절의 단계를 거치는 정적인 절차로 인식되기 쉽습니다. 그러나 시장 환경 속에서 특허의 가치를 극대화하고 지식재산권의 생명력을 연장하기 위해서는 보다 정교하고 동적인 접근이 필요합니다. 이러한 관점에서 동적 특허 청구항 전략 개념의 중요성을 강조하고자 합니다.

일반적으로 동적 특허 청구항 전략은 미국 특허 제도의 계속출원 관련 제도(Continuation Practice)를 전략적으로 활용하여, 최초 출원일 이후에도 시장 변화와 기술 발전에 발맞춰 특허 청구범위를 능동적으로 조정하고 관리하는 것을 의미합니다. 또한, 한국 특허 제도 내에서도 3년의 심사청구 기간, 심사유예 신청 등을 통해 유사한 전략적 효과를 일부 모색할 수 있습니다.

정교하게 작성되고 시의적절하게 조정된 특허 청구범위는 기업의 혁신을 보호하고 경쟁 우위를 확보하는 강력한 방패가 될 수 있습니다. 반면, 한번 설정된 권리범위에 안주한다면, 시장 변화나 경쟁사의 우회 설계 전략으로 인해 애써 확보한 지식재산권이 무력화될 위험에 노출될 수 있습니다. 따라서 초기 출원 시점에는 중요성이 부각되지 않았더라도 시장 성숙에 따라 가치가 높아지는 발명의 측면까지 포괄하도록 권리범위를 지속적으로 관리하는 것은 현대 지식재산 전략의 핵심 요소라 할 수 있습니다. 

1. 미국 특허 계속출원 관련 제도의 이해

동적 특허 청구항 전략 개념의 근간이 되는 미국 특허 계속출원 관련 제도는, 아직 심사가 진행 중인 선행 비가출원(통상 모출원(parent application))의 명세서를 기초로 후속 특허출원을 제출할 수 있도록 허용하는 절차입니다. 이 후속 출원은 모출원의 출원일을 우선일로 주장할 수 있어, 모출원에 개시된 내용에 대해서는 빠른 출원일을 인정받게 됩니다.

미국 계속출원 관련 제도를 활용하는 주된 목적은 다음과 같습니다.

• 다양한 권리범위 확보: 모출원보다 넓거나 좁은 범위, 또는 다른 실시예에 대한 청구항을 추구할 수 있습니다.
• 청구범위 개선: 심사관의 의견이나 시장 상황 변화를 반영하여 청구범위를 보다 정교하게 다듬을 수 있습니다.
• 지속적인 권리 확보: 변화하는 환경에 적응할 수 있는, 진화하는 살아있는 특허 패밀리를 유지할 수 있습니다.

미국 특허법상 관련 출원에는 다음과 같은 유형이 있습니다.

이처럼 다양한 유형의 관련 출원 제도는 특허 심사 과정 및 발명의 진화 과정에서 발생할 수 있는 여러 상황에 유연하게 대처할 수 있는 도구를 제공합니다.

2. 계속출원 등을 통한 동적 특허 청구항 전략의 전략적 이점

미국 계속출원 관련 제도를 전략적으로 활용하면 특허권의 동적인 관리가 가능해져 여러 이점을 얻을 수 있습니다.

• 지속적인 권리범위 조정 기회: 핵심 발명에 대한 특허출원 상태(pendency)를 유지함으로써, 시장 변화, 경쟁사 동향, 기술 발전에 맞춰 청구범위를 지속적으로 수정하고 최적화할 기회를 확보할 수 있습니다. 이는 특허 포트폴리오를 정적인 권리 집합이 아닌, 장기간에 걸쳐 전략적으로 활용 가능한 동적 도구로 만듭니다.
• 시장 변화에 대한 능동적 대응:
  
  • 경쟁사 제품 견제: 모출원의 우선일 이후 출시된 경쟁사의 제품이나 서비스를 특정하여 커버하는 새로운 청구항을 작성할 수 있습니다.
  • 후발적 중요성 확보: 초기에는 중요성을 인지하지 못했으나 추후 상업적 가치가 높아진 발명의 특정 측면에 대한 특허 보호를 모출원 등록 이후에도 계속출원 등을 통해 추진할 수 있습니다.
• 장기적인 방어력 및 협상력 강화: 지속적으로 청구범위를 개선하고 조정할 수 있다는 가능성 자체만으로도 잠재적인 침해 소송이나 라이선스 협상에서 특허권자의 입지를 강화할 수 있습니다.

3. 시장 변화에 따른 특허 청구범위 조정 메커니즘

• 다양한 범위의 청구항 확보: 모출원보다 넓거나 좁은 범위의 청구항을 제출하여 시장 요구 또는 경쟁 환경에 맞춰 특허 보호 범위를 최적화할 수 있습니다.
• 취하된 청구항의 부활: 모출원 심사 과정에서 취하(canceled)했던 청구항을 계속출원에서 다시 살려 권리화를 시도할 수 있습니다. 이는 초기 심사 과정에서 섣불리 포기했을 수 있는 발명의 측면을 보호할 두 번째 기회를 제공합니다.
• 심사관 피드백 활용: 모출원 심사 과정에서 얻은 심사관의 의견이나 거절 이유 등을 분석하여 계속출원의 청구항을 더욱 강력하고 명확하게 작성하는 데 활용할 수 있습니다.
• 경쟁사 활동 및 신기술 대응:
  
  • 경쟁사 제품 특정: 모출원 우선일 이후 시장에 진입한 경쟁사 제품/서비스를 구체적으로 포섭하는 청구항을 작성하여 직접적인 침해 대응 수단을 마련할 수 있습니다.
  • 미래 기술 선점: 모출원의 명세서에 기초가 마련되어 있다면, 향후 등장할 수 있는 기술 발전까지 포괄하는 청구항을 계속출원 등을 통해 추구할 수 있습니다. 이를 통해 핵심 기술 주변에 촘촘한 특허 덤불(patent thicket)을 형성하여 경쟁사의 시장 진입 장벽을 높일 수 있습니다.

4. 계속출원 등을 통한 청구범위 조정에 대한 다양한 시각

미국 계속출원 등의 전략적 활용은 이해관계자에 따라 다른 시각으로 평가됩니다.

• 특허출원인: 포괄적인 특허 보호 확보, 시장 변화 적응, 지식재산 가치 극대화를 위한 유용한 유연성을 제공하는 제도로 평가합니다.
• 경쟁사: 지나치게 긴 심사 기간을 유지하거나 경쟁사 제품을 명백히 겨냥하는 듯한 청구항을 연속적으로 추구하는 전략은 반경쟁적이며 시장의 불확실성을 높인다고 비판할 수 있습니다. 최근 Sonos v. Google 사건은 장기간 계류된 계속출원에 대한 심사 지연의 원칙 (Prosecution Laches) 적용 가능성을 보여주는 대표적인 사례입니다.
• 공익적 관점: 특허 제도를 통한 혁신 장려와, 과도한 특허권 행사(특히 특허 덤불 형성 등)로 인한 경쟁 저해 및 기술 확산 지연 가능성 사이의 균형을 중요하게 생각합니다. 미국 특허청(USPTO)이 과거 계속출원 횟수 제한 규칙 도입을 시도했던 것도 이러한 우려를 반영합니다.

요약하자면, 출원인에게 미국 계속출원 등은 사업 목표에 부합하는 강력한 특허 구축 수단이지만, 추가 비용 발생 및 심사 지연 원칙 적용 가능성이라는 위험을 수반합니다. 경쟁사에게는 타사의 계속출원 전략이 해당 기술 분야의 최종적인 특허 보호 범위를 예측하기 어렵게 만들어 침해 위험을 높이고 자체 혁신 및 시장 진입을 위축시킬 수 있습니다. 공익적 측면에서는 혁신 촉진이라는 순기능과 경쟁 제한이라는 역기능 사이의 균형점을 찾는 것이 중요합니다.

5. 미국 계속출원 등 전략의 장단점 평가

미국 계속출원 등의 전략은 다음과 같은 장점과 단점을 가집니다.

6. 주요국 관련 출원 규정 비교 분석

계속출원과 유사한 제도는 주요국 특허 시스템마다 상이하게 운영됩니다.

주요국 비교 결과, 미국이 계속출원 및 부분계속출원 제도를 통해 가장 유연한 형태의 지속적인 권리범위 형성 프레임워크를 제공합니다. 유럽은 주로 분할출원에 의존하며 상대적으로 엄격합니다. 일본은 실용신안 변경 및 분할출원 옵션이 있습니다. 중국은 최근 특허기간 조정 및 연장 제도에 중점을 두는 경향을 보입니다. 따라서 국제적인 특허 전략 수립 시에는 각국의 규제 환경 차이를 정확히 이해하는 것이 필수적입니다.

7. 한국 특허 실무에서의 고려사항: 심사 청구 제도 등

미국의 계속출원 관련 제도가 제공하는 광범위한 유연성과는 차이가 있지만, 한국 특허 제도 내에서도 출원의 계류 상태를 관리하고 전략적 시간을 확보할 수 있는 방안들이 존재합니다. 대표적인 것이 3년 내 심사청구 제도 및 분할출원 제도입니다.

심사청구를 바로 하지 않고, 마감 시한(3년) 직전에 신청함으로써 출원 대기 상태를 최대한 길게 유지할 수 있으며, 특허결정 후 3개월 이내에도 분할출원을 할 수 있어, 일부 청구항에 대해서만 등록받고, 다른 청구항은 분할출원 및 심사청구 지연으로 이어가 권리를 확보할 수 있습니다. 

제59조(심사청구), 제40조의3(심사유예), 제52조(분할출원) 조항을 적절히 활용하면, 출원을 살려 두면서 상황에 맞춰 보정·분할출원을 진행하고, 심사 시점도 조절할 수 있습니다. 이를 통해 시장 상황을 주시하면서 필요한 시점에 권리를 확보하거나, 청구범위를 확장·강화하는 것이 동적 특허 청구항 전략 전략의 핵심입니다.

8. 성공적인 동적 특허 청구항 전략 전략 실행 사례 (미국 중심)

• 높은 계속출원 등 비율: Sonos, Edwards Life Sciences, eBay 등은 특허 중 계속출원, 분할출원 등을 통해 등록된 비율이 높은 것으로 나타나, 핵심 기술 주변에 광범위한 특허 포트폴리오를 구축하고 시장 변화에 유연하게 대응하려는 의도적인 전략을 시사합니다. (단, Sonos v. Google 사건은 장기간 계류된 계속출원의 위험성도 보여줍니다.)
• 복잡/고속 기술 분야: Palantir, Dolby와 같이 기술 변화가 빠르고 복잡한 분야의 기업들은 계속출원 등을 활용하여 최신 제품/기술 반복(iteration)에 맞춰 특허 청구범위를 지속적으로 업데이트할 수 있습니다.
• 산업별 차이: 자동차 산업은 상대적으로 계속출원 등 관련 출원 비율이 낮은데, 이는 제조 및 출시 일정과 밀접한 혁신 주기, 다수 관련 출원 유지에 따른 예산 제약, 또는 광범위한 초기 청구범위 선호 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
• 단계적 권리 확장: Apple, Ford, Nestle, IBM 등은 초기에 좁은 범위의 특허를 확보한 후, 계속출원 등을 통해 더 넓은 범위의 청구항을 성공적으로 확보한 사례가 있습니다. 이는 특정 실시예를 먼저 보호하고 이후 권리 범위를 확장하는 전략적 접근법입니다.

이 사례들은 미국 계속출원 관련 제도의 전략적 활용이 다양한 산업 분야에서 유용한 도구이며, 각 분야의 특성과 경쟁 환경에 따라 활용 방식과 강도가 달라질 수 있음을 보여줍니다.

9. 지속적인 혁신 보호를 위한 동적 특허 청구항 전략 활용 전략

주로 미국 특허의 계속출원 관련 제도를 통해 구현되는 동적 특허 청구항 전략 개념은, 지식재산권 보호를 바라보는 관점의 전환을 요구합니다. 이는 특허를 등록 시점에 고정된 정적인 문서로 보지 않고, 끊임없이 변화하는 기술 및 시장 환경에 발맞춰 진화할 수 있는 동적이고 적응적인 권리로 인식하는 것입니다. 계속출원, 분할출원, 부분계속출원과 같은 메커니즘을 통해 발명 초기 이후에도 장기간에 걸쳐 전략적으로 특허 청구범위를 형성할 수 있는 능력은, 혁신의 가치와 생명력을 극대화하는 강력한 도구입니다. 또한 한국의 심사유예 및 분할출원 제도 등을 통해서도 제한적이지만 유사한 전략적 목표를 추구할 수 있습니다.

저희 파인특허법률사무소는 기업들이 이러한 제도를 효과적으로 활용하기 위해 다음과 같은 접근 방식을 권장합니다.

1. 선제적이고 통합적인 IP 전략: 특허 출원 및 심사 대응 결정을 전반적인 비즈니스 목표 및 제품 로드맵과 연계해야 합니다.
2. 지속적인 시장 및 경쟁사 모니터링: 청구범위 개선 기회를 포착하고 보호 범위의 적절성과 견고성을 유지하기 위해 시장 동향과 경쟁사 활동을 꾸준히 주시해야 합니다.
3. 국가별 제도 이해: 국제적인 사업을 영위하는 경우, 미국 계속출원 관련 제도와 한국 심사유예/분할출원 제도 등 각국의 관련 규정 차이를 명확히 이해하고 효과적인 글로벌 IP 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
4. 위험 관리: 미국 계속출원 등의 유연성은 매우 유용하지만, 특히 장기간 심사가 지연될 경우 심사 지연 원칙(prosecution laches) 적용 위험과 같은 잠재적 함정을 인지하고 관리해야 합니다. 한국의 심사유예 신청 시에도 기간 만료 후 심사 재개 시점을 고려한 전략이 필요합니다.
5. 균형 잡힌 접근: 청구범위의 넓이와 특정성 사이의 균형을 고려하고, 최초 출원 시 명세서를 충실하게 작성하는 것이 성공적인 후속 출원 전략의 기반이 됩니다.
6. 전문가 상담: 각국 제도의 법적, 전략적 복잡성을 헤쳐나가고 기업의 특정 요구와 목표에 맞는 최적의 전략을 수립하기 위해서는 경험 많은 특허 전문가와의 상담이 필수적입니다.

결론적으로, 오늘날과 같이 역동적인 혁신 환경에서 경쟁 우위를 확보하고 유지하기 위해서는, 미국 계속출원 관련 제도나 한국의 심사유예/분할출원 제도 등의 전략적이고 책임감 있는 활용을 통해 동적 특허 청구항 전략 개념을 적극적으로 수용하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

귀사의 소중한 지식재산권 보호 및 가치 극대화를 위해 저희 파인특허법률사무소가 최적의 전략을 제시해 드리겠습니다. 감사합니다.

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