글로벌 기술 패권 경쟁 시대, 기업의 기술 자산인 특허의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그러나 공들여 개발한 기술이 무단으로 침해당했을 때, 혹은 의도치 않게 타사의 특허권을 침해했다는 주장에 직면했을 때, 기업이 감당해야 할 법적·경제적 리스크는 상상을 초월할 수 있습니다. 특히, 특허 침해 분쟁의 손해배상액 산정 문제는 최근 한국 특허법의 개정과 판례의 변화를 거치며 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 과거 ‘솜방망이 처벌’이라는 비판을 받았던 특허 침해 손해배상 제도가 실질적인 피해 구제와 침해 억지라는 두 가지 목표를 향해 빠르게 변화하고 있으며, 특히 고의적 침해에 대한 최대 5배의 징벌적 손해배상 시대가 임박함에 따라, 이는 더 이상 법률 전문가만의 관심사가 아닌, 기업 경영의 아젠다가 되었습니다.
본 칼럼에서는 한국 특허 침해 손해배상 제도의 법적 근거와 기본 구조를 심층적으로 분석하고, 손해액 산정의 주요 방법론과 그 쟁점, 법정손해배상 및 징벌적 손해배상 제도의 도입 배경과 현황, 최신 판례 동향이 시사하는 바를 면밀히 검토하며, 기업들이 숙지하고 실행해야 할 실무적 대응 전략을 구체적으로 제시하고자 합니다.
특허법 제128조의 구조
특허권 또는 전용실시권의 침해가 발생한 경우, 권리자는 침해자의 고의 또는 과실을 전제로 민사상 손해배상을 청구할 수 있습니다(특허법 제128조 제1항). 우리 특허법은 원칙적으로 ‘실손해배상’, 즉 침해로 인해 권리자가 실제로 입은 손해를 전보(塡補)하는 것을 목표로 합니다. 그러나 무형자산인 특허권 침해로 인한 손해를 정확히 입증하는 것은 현실적으로 매우 어렵기에, 특허법 제128조는 권리자의 입증 부담을 경감하고 실효적인 구제를 도모하기 위해 다음과 같은 다층적인 손해액 추정 및 산정 규정을 마련하고 있습니다.
(1) 권리자의 ‘잃어버린 이익’에 기초한 손해액 추정 (제128조 제2항, 제3항)
기본 원리: 침해자가 침해품을 판매하지 않았다면 특허권자(또는 전용실시권자)가 해당 물량을 판매하여 얻을 수 있었을 이익을 손해로 보는 가장 직접적인 방식입니다. 법은 원칙적으로 “침해자가 양도한 물건의 수량” × “권리자 제품의 단위수량당 이익액”으로 손해액을 추정합니다.
핵심 쟁점 및 2020년 개정의 의미: 과거에는 이 규정이 특허권자의 실제 생산능력 범위 내에서만 적용된다는 해석이 지배적이었습니다. 즉, 특허권자가 연간 1만 개만 생산할 수 있는데 침해자가 5만 개를 팔았다면, 1만 개에 대한 이익만 인정받을 수 있었습니다. 이는 현실적으로 침해자의 대량 판매로 인해 시장 자체를 빼앗긴 권리자를 충분히 보호하지 못한다는 비판이 있었습니다. 이에 2020년 특허법 개정은 이러한 생산능력에 의한 제한 규정(구 제128조 제3항)을 삭제하고, 특허권자의 생산능력을 초과하는 판매량에 대해서도 일단 제2항에 따른 손해액 추정을 적용할 수 있도록 길을 열었습니다. 물론, 침해자는 여전히 특허권자의 생산능력 부족이나 시장 상황 등 ‘침해행위 외의 다른 이유’로 특허권자가 해당 물량을 판매할 수 없었음을 구체적으로 주장·입증하면 손해액을 감액시킬 수 있습니다. 하지만 개정법은 입증의 무게추를 침해자 측으로 상당히 옮겨 놓음으로써, 권리자가 침해자의 전체 판매량에 기반한 손해배상을 주장할 수 있는 강력한 근거를 마련했습니다. 실무적으로 권리자는 자사의 이익률(통상 공헌이익률 또는 영업이익률)을 명확히 산정하고, 시장 지배력, 마케팅 능력 등을 근거로 침해품 판매량 전체를 소화할 수 있었음을 주장해야 하며, 피고는 이에 대한 구체적인 반증(시장 포화, 경쟁 제품의 존재, 권리자의 영업력 한계 등)을 제시해야 하는 치열한 공방이 예상됩니다.
(2) ‘침해자의 이익’에 기초한 손해액 추정 (제128조 제4항)
기본 원리: 권리자가 자신의 ‘잃어버린 이익’을 입증하기 어려울 때, 대안적으로 “침해자가 침해행위에 의하여 얻은 이익액”을 권리자의 손해액으로 추정하는 규정입니다. 침해자의 부당한 이득을 박탈하여 권리자에게 이전시킨다는 의미도 내포합니다.
핵심 쟁점 및 입증 책임: 이 규정의 가장 큰 특징은 입증 책임의 전환 효과입니다. 일단 침해자가 얻은 이익이 산정되면, 법원은 이를 권리자의 손해로 추정합니다. 이 추정을 깨뜨리기 위해서는 침해자 스스로 ‘권리자의 실제 손해가 그 이익액보다 적다’는 사실, 또는 자신의 이익 중 특허와 무관한 부분이 있다는 점을 구체적인 회계자료 등을 통해 입증해야 합니다. 대법원 판례(예: 2005다75002) 역시 이러한 법리를 확고히 하고 있습니다. 실무상 침해자의 이익액 산정은 매우 복잡한 쟁점입니다. 총 매출액에서 침해 제품 생산·판매에 직접 소요된 변동비는 물론, 합리적으로 배분된 고정비(예: 감가상각비, 일반관리비)까지 공제한 ‘순이익’을 기준으로 삼는 것이 일반적입니다. 이때 공제될 비용의 범위와 배분 기준에 대해 치열한 다툼이 벌어지며, 침해자가 회계 자료 제출을 거부하거나 불성실하게 제출할 경우, 법원이 권리자에게 유리하게 이익률을 추정하거나 심지어 매출액 전체를 이익으로 간주할 위험도 있습니다.
(3) ‘합리적 로열티’ 상당액에 의한 손해액 산정 (제128조 제5항, 제6항)
기본 원리: 특허권이 침해되었으나 권리자가 직접적인 판매 손실을 입증하기 어렵거나(예: 비실시 특허권자), 혹은 위 (1)의 ‘잃어버린 이익’ 산정에서 권리자의 생산능력을 초과하는 침해품 판매량 부분 등에 대해 적용될 수 있습니다. 법은 해당 특허 발명의 실시에 대하여 “합리적으로 받을 수 있는 금액”(통상 실시료, 즉 로열티)을 손해배상액의 하한선으로 보장합니다.
핵심 쟁점 및 2019년 개정의 의미: 과거에는 ‘통상적으로 받을 수 있는 금액’으로 규정되어 있어, 자칫 과거의 낮은 라이선스 사례나 업계 평균에 얽매일 우려가 있었습니다. 2019년 특허법 개정은 이를 ‘합리적으로 받을 수 있는 금액’으로 변경하여, 법원이 획일적인 기준이 아닌, 해당 특허의 기술적 가치, 경제적 기여도, 대체 기술의 존재 유무, 특허의 잔여 존속기간, 관련 산업 분야의 특성, 침해자의 예상 이익 규모, 심지어 당사자 간의 가상적인 라이선스 협상 상황 등 제반 사정을 종합적으로 고려하여 탄력적이고 현실적인 로열티율을 산정할 수 있도록 재량을 부여했습니다. 대법원 판례(예: 2003다15006) 역시 이러한 다양한 요소를 고려해야 함을 설시한 바 있습니다. 실무적으로 권리자는 자사 특허의 우수성과 시장 가치를 입증하는 객관적인 자료(기술 평가 보고서, 유사 기술 라이선스 사례 분석, 전문가 의견 등)를 통해 높은 로열티율을 주장해야 하며, 피고는 반대로 해당 특허의 기여도가 낮거나 대체 기술이 용이하다는 점 등을 들어 로열티율 인하를 시도할 것입니다. 또한, 제128조 제6항은 권리자가 제2항(잃어버린 이익)에 따른 손해배상을 청구하는 경우에도, 침해자의 판매량 중 권리자의 생산능력을 초과하는 부분 등에 대해서는 제5항의 합리적 로열티를 추가로 청구할 수 있음을 명확히 하여, 손해의 완전한 전보를 꾀하고 있습니다.
(4) 법원의 재량에 의한 ‘상당한 손해액’ 인정 (제128조 제7항)
기본 원리: 위 세 가지 방법(제2항, 제4항, 제5항)에 따라 손해액을 산정하는 것이 극히 곤란한 경우, 법원이 최종적으로 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 재량으로 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 한 보충적 규정입니다.
실무적 활용: 증거 부족 등으로 인해 앞선 규정들의 적용 요건을 충족하기 어려울 때, 법원이 형평의 원칙에 입각하여 사건의 제반 사정(침해의 태양, 기간, 규모, 당사자 간의 관계, 입증된 일부 손해 단서 등)을 종합적으로 참작하여 합리적인 범위 내에서 손해액을 결정하는 근거가 됩니다. 이는 권리자에게 최소한의 구제를 보장하는 안전망 역할을 하지만, 예측 가능성이 낮다는 단점도 있어, 권리자 입장에서는 가급적 앞선 세 가지 규정에 따른 입증에 주력하는 것이 바람직합니다.
징벌적 손해배상 제도의 도입과 강화
(1) 법정손해배상 제도의 부재
저작권법(최대 5천만원 또는 1천5백만원)이나 상표법(최대 1억원), 디자인보호법(최대 1억원) 등 다른 지식재산권법과 달리, 한국 특허법에는 현재 법정손해배상 제도가 도입되어 있지 않습니다. 법정손해배상은 실제 손해액을 입증하는 대신 법률이 정한 일정 금액 범위 내에서 배상을 청구할 수 있는 제도로, 손해 입증이 어려운 권리자의 부담을 덜어주는 장점이 있습니다. 그러나 특허 기술의 가치와 침해로 인한 피해 규모가 천차만별이라는 특성상, 일률적인 법정 상한액을 설정하기 어렵다는 현실적인 문제가 고려된 것으로 보입니다. 따라서 특허권자는 반드시 앞서 설명한 제128조의 규정들을 통해 손해액을 주장하고 입증(또는 추정)해야 합니다. (참고: 중국 특허법은 손해 입증이 어려울 경우 최대 500만 위안까지 법정배상을 인정)
(2) 징벌적 손해배상: 3배를 넘어 5배 (제128조 제8항, 제9항)
한국 특허 손해배상 제도의 가장 극적인 변화는 단연 징벌적 손해배상 제도의 도입과 강화입니다.
도입 배경 (2019년, 최대 3배): 과거 한국 법원의 특허 침해 손해배상 인용액은 청구액 대비 현저히 낮다는 비판이 꾸준히 제기되었습니다. 특허청 통계에 따르면 2016~2020년 특허 침해 소송의 손해배상 인용액 중간값은 약 1억원 수준으로, 이는 같은 기간 미국의 중간값(약 65억 7천만원)의 7분의 1에 불과했습니다. 이러한 낮은 배상액은 악의적인 침해자에게 "기술 개발보다 침해가 더 이익"이라는 잘못된 시그널을 줄 수 있으며, 혁신 동기를 저해한다는 문제의식이 확산되었습니다. 이에 2019년 특허법 개정을 통해, 침해행위가 ‘고의적’인 것으로 인정되는 경우, 법원이 제1항부터 제7항까지의 규정에 따라 인정된 손해액(실손해액)의 최대 3배까지 배상액을 증액하여 정할 수 있는 징벌적 손해배상 제도가 도입되었습니다.
고려 요소 (제128조 제9항): 법원은 징벌 배수(1배 초과 ~ 3배 또는 5배 이하)를 결정할 때 다음 7가지 요소를 신중하게 고려해야 합니다.
침해자의 우월적 지위 남용 여부 및 관계
고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도 (악의성 수준)
침해행위로 인하여 침해자가 입은 손해 규모
침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이익
침해행위의 기간·횟수 등
침해행위에 따른 벌금 외의 형사처벌 유무
침해자의 재산 상태
침해자의 피해 구제 노력의 정도
강화 (2024년 8월 시행 예정, 최대 5배): 3배 배상 제도 도입 이후에도 기술 탈취 문제가 근절되지 않고, 보다 강력한 제재가 필요하다는 사회적 공감대가 형성되었습니다. 이에 따라 2023년 말 국회를 통과한 개정 특허법은 고의적 침해 시 징벌 배상 상한을 최대 5배로 상향 조정하였으며, 이는 2024년 8월부터 시행되었습니다다. 이는 미국(특허 3배)을 넘어서고, 중국과 유사한 세계 최고 수준의 징벌 강도로, 향후 고의적인 특허 침해에 대한 법원의 판단과 기업의 리스크 관리에 지대한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
실제 적용 사례: 3배 배상 제도 하에서 이미 하급심 판결들이 나오고 있습니다. 부산지방법원은 2023년, 피고가 원고의 수차례 경고와 협의 요청을 무시하고 7년간 침해를 지속한 사안에서 고의성을 인정하여 산정된 손해액(약 5억 7천만원)의 1.5배인 약 8억 5천만원을 배상하도록 판결했습니다(부산지법 2023가합42160). 또 다른 사건에서는 고의침해 기간에 해당하는 손해액(약 8,793만원)을 2배로 증액하여 배상액에 포함시킨 사례도 보고되었습니다. 이는 법원이 징벌적 배상 적용에 신중하면서도, 명백한 고의성이 입증될 경우 주저하지 않고 배상액을 증액하고 있음을 보여줍니다. 5배 배상 시대가 도래하면, 이러한 증액 폭은 더욱 커질 가능성이 높습니다.
최근 판례 동향과 해석의 변화
최근 대법원 판례와 하급심의 경향, 그리고 법 개정의 흐름은 전반적으로 특허권자의 실질적인 권리 보호를 강화하고 침해자에 대한 책임을 엄격히 묻는 방향으로 나아가고 있습니다.
손해액 추정 규정의 적극적 해석: 2020년 개정법 취지에 따라, 법원은 특허권자의 생산능력 제한이나 시장 요인을 이유로 손해액 추정을 쉽게 배척하기보다, 침해자의 반증 책임을 더욱 엄격하게 요구할 것으로 보입니다. 즉, 권리자의 잠재적 판매 기회 상실까지 폭넓게 손해로 인정하려는 경향이 강화될 수 있습니다.
침해자 이익 추정 시 입증 책임 명확화: 대법원은 침해자의 이익액 추정(제128조 제4항)과 관련하여, 침해자가 자신의 이익액이나 권리자의 실제 손해가 추정액보다 적다는 점을 구체적으로 입증하지 못하면 추정액 전액을 배상해야 한다는 법리를 재확인하고 있습니다. 이는 정보 접근성이 높은 침해자에게 입증 책임을 지우는 합리적인 해석입니다.
‘합리적’ 로열티 산정의 유연성 증대: 법원은 더 이상 과거의 경직된 로열티율에 얽매이지 않고, 개별 사건의 구체적인 사정을 종합적으로 고려하여 ‘합리적인’ 로열티를 산정하려는 노력을 보이고 있습니다. 이는 특허의 진정한 가치를 반영한 배상을 가능하게 합니다.
증거 수집 제도의 강화 및 활용 증대: 2019년 도입된 구체적 행위태양 제시의무(특허법 제126조의2)는 침해 혐의를 받는 자에게 자신의 구체적인 실시 행위를 밝히도록 강제하는 제도로, 침해 여부 판단과 손해액 산정에 중요한 정보를 제공합니다. 또한 강화된 자료제출명령(특허법 제132조)은 법원이 침해자의 회계 장부 등 손해액 산정에 필요한 자료 제출을 명할 수 있게 하여, 과거 정보 비대칭으로 어려움을 겪었던 권리자의 입증 활동을 실질적으로 지원합니다. 이러한 제도들이 적극 활용되면서, 손해액 산정의 정확성과 징벌적 손해배상 적용 가능성이 높아지고 있습니다.
한국형 디스커버리(증거수집절차) 도입 논의: 현재 국회와 정부 차원에서 소송 당사자의 증거수집 권한을 대폭 강화하는 한국형 디스커버리 제도 도입이 논의되고 있습니다. 만약 이 제도가 도입된다면, 소송 초기 단계부터 광범위한 증거 개시가 이루어져, 손해배상액 산정의 투명성과 예측 가능성이 높아지고, 5배 징벌적 배상 제도의 실효성 또한 극대화될 것으로 전망됩니다.
기업을 위한 실무 전략
이처럼 급변하는 특허 침해 손해배상 제도 환경 하에서, 기업은 과거의 안일한 대응 방식에서 벗어나 보다 치밀하고 선제적인 IP 전략을 수립하고 실행해야 합니다.
[특허권자(권리자) 기업의 전략]
철저한 증거 확보 및 관리: 손해배상 소송은 결국 ‘증거 싸움’입니다. 침해자의 판매량, 매출액, 가격, 원가 구조, 이익률 등에 관한 객관적인 자료(시장 조사 보고서, 공시 자료, 뉴스 기사, 내부 고발 등)를 최대한 수집하고, 필요시 법원의 자료제출명령, 사실조회, 감정 신청 등을 적극 활용해야 합니다. 자사의 생산능력, 판매 실적, 마케팅 자료, 원가 및 이익률 산정 근거 등도 체계적으로 관리하여 ‘잃어버린 이익’ 주장을 뒷받침해야 합니다.
‘고의성’ 입증을 위한 선제 조치: 침해 정황 발견 시, 즉시 내용증명 등을 통해 명확하게 특허번호를 명시하여 침해 사실을 경고하고 침해 중단을 요구해야 합니다. 이러한 공식적인 통지는 향후 소송에서 침해자의 ‘고의성’을 입증하는 강력한 증거가 됩니다. 경고 후에도 침해가 지속될 경우, 이는 악의성을 더욱 강하게 뒷받침합니다.
최적의 손해배상 청구 전략 수립: 자사의 상황(실시 여부, 생산 능력, 시장 지위 등)과 확보된 증거를 종합적으로 고려하여, 제128조의 여러 규정 중 가장 유리한 방식을 선택하거나, ‘잃어버린 이익 + 합리적 로열티’와 같이 병합하여 청구하는 전략을 구사해야 합니다. 특히 비실시 특허의 경우, 해당 기술의 혁신성, 시장 파급력, 대체 기술 부재 등을 입증하여 높은 ‘합리적 로열티’를 인정받는 데 주력해야 합니다. 이를 위해 기술 가치 평가 전문가나 회계 전문가와의 협업이 필수적입니다.
가처분을 통한 조기 압박 및 협상력 제고: 손해배상 본안 소송은 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 침해가 명백하고 긴급한 경우, 침해금지 가처분을 신청하여 침해 행위를 조기에 중단시키고, 이를 바탕으로 유리한 조건의 합의를 유도하거나 본안 소송에서의 입지를 강화할 수 있습니다.
[피침해 주장 기업(피고)의 전략]
선제적 침해 리스크 예방 (FTO 분석 및 회피 설계): 신제품 개발 및 출시 전에 반드시 관련 분야의 특허를 검색하고 전문가의 검토를 받는 FTO(Freedom to Operate) 분석을 수행하여 잠재적인 침해 리스크를 사전에 파악하고 회피해야 합니다. 회피 설계(Design Around)가 가능하다면, 그 과정을 상세히 기록으로 남겨두는 것이 좋습니다. 이는 향후 ‘고의성’ 항변에 유리한 증거가 될 수 있습니다. 5배 배상 시대에는 ‘몰랐다’는 변명이 통하기 어렵습니다.
경고장 수령 시 즉각적이고 신중한 대응: 특허 침해 경고장을 받았다면, 절대 무시하거나 방치해서는 안 됩니다. 이는 소송에서 ‘고의’ 또는 최소한 ‘미필적 고의’를 인정하는 결정적인 요소가 될 수 있습니다. 즉시 사내 법무팀 및 외부 전문가와 상의하여, 해당 특허의 유효성(무효 가능성 검토), 침해 여부(권리범위 해석), 회피 설계 가능성 등을 면밀히 검토하고 대응 방향을 결정해야 합니다.
적극적인 비침해 또는 무효 항변: 침해 주장에 대해 다툴 여지가 있다면, 비침해 논리를 개발하거나 해당 특허에 대한 무효심판 청구 등을 통해 적극적으로 방어해야 합니다. 특허 무효 판결은 손해배상 책임의 근거 자체를 소멸시킵니다.
손해액 산정 방어 및 ‘고의성’ 부인: 소송이 불가피하다면, 권리자가 주장하는 손해액 산정 방식의 문제점을 지적하고, 자사의 실제 이익이 훨씬 적다는 점을 구체적인 회계 자료를 통해 입증해야 합니다. 특히, 제품 가치 중 특허 기술의 기여도가 낮다는 점(다른 기술 요소나 마케팅의 중요성 부각)을 강조하여 손해액 자체를 줄이는 노력이 필요합니다. 또한, 특허 존재를 인지하지 못했다거나, 침해 회피 노력을 했다는 증거, 권리범위에 대한 합리적인 해석상 비침해로 판단했다는 정황 등을 제시하여 ‘고의성’ 인정을 최대한 막아야 징벌적 배상 적용을 피하거나 배수를 낮출 수 있습니다.
성실한 소송 태도 및 합의 가능성 모색: 법원의 자료 제출 요구 등에 성실히 응하고, 비록 침해가 인정되더라도 침해 중단 및 피해 확산 방지를 위해 노력하는 모습을 보이는 것이 법원의 재량적 판단에 긍정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한, 소송 장기화에 따른 비용과 불확실성을 고려하여, 합리적인 수준에서의 조기 합의 가능성도 열어두는 것이 현명할 수 있습니다.
맺음말
한국의 특허 침해 손해배상 제도는 이제 ‘잃어버린 이익의 보전’을 넘어, ‘악의적 침해에 대한 강력한 응징’이라는 새로운 차원으로 진입하고 있습니다. 최대 5배에 달하는 징벌적 손해배상 제도의 본격적인 시행은 국내 특허 분쟁의 지형을 근본적으로 바꿀 것이며, 기업의 IP 리스크 관리는 더 이상 법무 부서만의 과제가 아닌, 최고 경영진이 직접 챙겨야 할 경영 과제가 되었습니다.
기술 혁신을 통해 정당한 보상을 받으려는 권리자와, 타인의 권리를 존중하며 자유롭게 사업을 영위하려는 실시자 모두에게 새로운 도전과 기회가 공존하는 시대입니다. 이러한 변화의 흐름을 정확히 읽고, 법률 및 기술 전문가와 긴밀히 협력하여 선제적이고 전략적인 IP 경영 체계를 구축하는 기업만이 치열한 기술 경쟁 속에서 지속 가능한 성장을 담보할 수 있을 것입니다.
"특허 침해는 더 이상 비용 효과적인 전략이 될 수 없다"는 명확한 인식을 바탕으로, 우리 기업들이 건전한 기술 경쟁 문화를 선도해 나가기를 기대합니다. 파인특허법률사무소는 앞으로도 깊이 있는 분석과 실질적인 솔루션으로 우리 기업들의 든든한 IP 파트너가 되겠습니다.
