미국 시장을 겨냥한 특허 확보는 많은 혁신 기업과 발명가의 목표 중 하나입니다. 최첨단 기술, 명확한 권리 범위 설계도 중요하지만, 미국 특허 절차에는 눈에 잘 띄지 않으면서도 특허권의 생사를 가를 수 있는 중요한 의무가 존재합니다. 바로 '정보 개시 의무 (Duty of Disclosure)'와 이를 이행하는 절차인 '정보 개시 진술서 (Information Disclosure Statement - IDS)' 제출입니다.
이 의무를 소홀히 하면, 어렵게 등록받은 특허가 한순간에 무효가가 될 수도 있는 '불공정 행위(Inequitable Conduct)'의 덫에 걸릴 수 있습니다. 본 칼럼에서는 미국 특허 출원의 성공과 권리 안정성 확보에 필수적인 정보 개시 의무(IDS)에 대해, 기본 개념부터 실무적 대응 전략까지 깊이 있게 파헤쳐 보겠습니다.
정보 개시 의무(IDS)란 무엇인가?
- 정의 및 법적 근거:
- 미국 특허법(37 CFR 1.56)은 특허 출원 절차에 실질적으로 관여하는 모든 개인에게 '특허성에 중요한(material to patentability)' 정보를 미국 특허청(USPTO)에 성실히(duty of candor and good faith) 개시할 의무를 부과합니다.
- IDS (Information Disclosure Statement)는 이 의무를 이행하기 위해, 알고 있는 관련 정보를 목록화하여 USPTO에 제출하는 공식 서류입니다.
- 누가 의무를 지는가? (Rule 1.56(c))
- 모든 발명자 (Inventor)
- 출원을 대리하는 모든 변호사 또는 대리인 (Attorney/Agent)
- 출원인 (Assignee) 및 출원 절차 준비/수행에 실질적으로 관여하는 모든 사람
- 즉, 특허 출원 및 등록 과정에 관련된 거의 모든 이해관계자가 이 의무의 주체입니다.
- 왜 중요한가? - '불공정 행위'의 위험:
- 불공정 행위(Inequitable Conduct): 고의적인 기만 의도(intent to deceive)를 가지고 중요한 정보(material information)를 USPTO에 개시하지 않거나 허위 정보를 제출하는 행위입니다.
- 치명적 결과: 법원에서 불공정 행위가 인정되면, 해당 특허는 권리 행사가 불가능(unenforceable)하게 됩니다. 이는 특허 무효와 유사한 효과를 가지며, 관련된 다른 특허에까지 영향을 미칠 수 있습니다. 소송 비용 부담 등 추가적인 불이익도 발생할 수 있습니다.
핵심 파악
- 무엇을 개시해야 하는가? - '중요한 정보 (Material Information)'의 기준 (Rule 1.56(b))
- 정보가 다음 중 하나에 해당하면 '중요한 정보'로 간주됩니다.
- 그 자체로 또는 다른 정보와 결합하여, 청구항에 대한 특허성 없음의 명백한 증거(prima facie case of unpatentability)를 확립하는 경우.
- 출원 과정에서 출원인이 취한 입장과 모순(contradicts)되거나 일치하지 않는(inconsistent) 경우.
- 주요 개시 대상 정보 예시:
- 선행 기술 문헌: 미국/해외 특허 및 공개공보, 논문, 학술 자료, 기술 간행물, 웹사이트 공개 자료, 제품 카탈로그 등
- 대응 외국 출원 관련 정보: 해외 특허청의 심사 의견 통지서(Office Action), 특히 인용된 선행 기술 문헌, 국제 조사 보고서(ISR), 국제 예비 심사 보고서(IPER) 등
- 관련 소송/분쟁 정보: 해당 발명과 관련된 소송, 이의신청, 심판 등의 정보 및 관련 제출 자료
- 공지/공용/판매 정보: 발명의 판매 제안, 실제 판매, 박람회 출품, 학회 발표 등 공개적 사용 또는 판매에 관한 정보 (특히 미국 외에서 발생하여 심사관이 알기 어려운 정보)
- 기타: 발명자가 알고 있는 가장 근접한 선행 기술, 관련 기술 표준 문서 등
- 핵심 원칙: "의심스러울 때는 개시하라 (When in doubt, disclose)." 정보의 중요성에 대한 판단은 매우 주관적일 수 있으며, 심사관이나 법원의 판단은 다를 수 있습니다. 따라서 특허성에 조금이라도 영향을 미칠 수 있다고 판단되면 일단 제출하는 것이 안전합니다.
- 언제 개시해야 하는가? - IDS 제출 시점 (37 CFR 1.97)
- IDS 제출 시점에 따라 관납료(fee) 및 추가 서류(statement) 요구 여부가 달라집니다. 빠를수록 좋습니다.
- (가장 유리) Tier 1: 출원일로부터 3개월 이내 또는 첫 번째 심사 의견 통지서(First Office Action on the Merits, FAOM) 발송일 이전 → 관납료 및 추가 서류 불필요.
- Tier 2: FAOM 발송일 이후 ~ 최종 심사 의견 통지서(Final OA) 또는 허여 결정 통지서(Notice of Allowance, NOA) 발송일 이전 → 관납료 납부 또는 '해당 정보 인지 후 3개월 내 제출' 진술서(Statement under 1.97(e)) 제출 필요.
- Tier 3: Final OA 또는 NOA 발송일 이후 ~ 특허료(Issue Fee) 납부 이전 → 관납료 납부 및 '해당 정보 인지 후 3개월 내 제출' 진술서(Statement under 1.97(e)) 모두 필요.
- Tier 4: 특허료 납부 이후 → 원칙적으로 고려되지 않으나, 예외적인 경우 심사 재개 절차(RCE: Request for Continued Examination 등)와 함께 제출 가능
- 어떻게 개시해야 하는가? - IDS 제출 방법 (37 CFR 1.98)
- 제출 서류:
- IDS 양식 (PTO/SB/08a, 08b 등): 정보 목록(미국 특허/공개, 외국 특허, 비특허 문헌 구분)
- 개시 대상 문헌 사본 (외국 특허 및 비특허 문헌 필수, 미국 특허/공개는 불필요)
- (필요시) 영문 번역본: 비영어 문헌의 경우, 관련성 있는 부분에 대한 영문 요약 또는 전체 번역본 (요약만으로 불충분하다고 판단될 수 있으므로 주의)
- (필요시) 관납료 및/또는 진술서 (상기 제출 시점 참조)
- 정보 목록 기재: 각 문헌의 서지 정보(번호, 날짜, 발명자/저자 등)를 정확히 기재해야 합니다.
- 심사관의 고려: 심사관은 제출된 IDS를 검토하고, 고려한 문헌에 대해서는 서명을 합니다. 이는 해당 정보가 심사 과정에서 고려되었음을 공식적으로 확인하는 절차입니다.
IDS 실무 전략
- 체계적인 내부 시스템 구축:
- 정보 수집 채널 명확화: 연구개발 단계부터 발명자, 연구원, 기술 마케팅 담당자 등이 인지한 관련 정보(선행 기술 검색 결과, 경쟁사 제품, 학회 발표 자료, 판매/공개 정보 등)를 취합하는 절차를 마련합니다.
- 중앙 집중 관리: 출원 관련 모든 정보를 한 곳에서 관리하고 추적할 수 있는 시스템(데이터베이스, 공유 폴더 등)을 활용합니다.
- 정기적인 점검: 출원 진행 중에도 관련 정보가 새로 발생하는지 주기적으로 확인하고 업데이트합니다.
- 대리인과의 투명하고 신속한 소통:
- 모든 정보 공유: 미국 대리인(변호사/변리사)에게 내부적으로 인지한 모든 잠재적 관련 정보를 빠짐없이 전달합니다. 정보의 중요성에 대한 최종 판단은 대리인과 상의하되, 기초 자료는 최대한 제공해야 합니다.
- 해외 출원 정보 즉시 전달: 한국, 유럽, 일본, 중국 등 다른 국가에서 진행 중인 대응 출원의 심사 결과(특히 인용 문헌)는 발생하는 즉시 미국 대리인에게 전달하여 적시에 IDS를 제출하도록 합니다. 지연 시 추가 비용 및 불이익이 발생할 수 있습니다.
- IDS 제출 전략 수립:
- 조기 제출 원칙: 가능한 한 빨리 (Tier 1 기간 내) IDS를 제출하여 비용과 절차적 복잡성을 줄입니다.
- 누적 제출 활용: 정보가 발생할 때마다 즉시 제출하는 것이 이상적이나, 관리 효율성을 위해 일정 기간(예: FAOM 발송 전) 동안 취합하여 제출하는 것도 가능합니다. 단, 마감 시한을 놓치지 않도록 주의해야 합니다.
- '묻어두기'는 금물: 불리해 보이는 정보라고 해서 의도적으로 누락해서는 안 됩니다. 이는 불공정 행위의 핵심 요건인 '기만 의도'로 해석될 수 있습니다.
- 교육 및 인식 제고:
- 발명자, 연구원, 출원 담당자 등 관련 인력에게 정보 개시 의무의 중요성과 불이행 시의 위험성에 대해 정기적으로 교육합니다.
- IDS 관련 내부 프로세스를 명확히 하고, 책임과 역할을 분담합니다.
IV. 맺음말
정보 개시 의무(IDS)는 미국 특허 절차의 근간을 이루는 신뢰의 문제입니다. 당장의 불편함이나 비용을 피하기 위해 이 의무를 소홀히 하는 것은 미래에 특허권 무력화라는 더 큰 위험을 초래할 수 있는 시한폭탄을 안고 가는 것과 같습니다. 성공적인 미국 특허 확보와 안정적인 권리 행사를 위해서는, IDS 의무를 정확히 이해하고 체계적으로 관리하며 성실하게 이행하는 것이 무엇보다 중요합니다.
이처럼 복잡하고 중대한 정보 개시 의무(IDS) 관리 및 대응 전략 수립에 어려움을 겪고 계시거나, 잠재적 위험 없이 안전하게 미국 특허를 확보하고자 하신다면, 풍부한 경험과 전문성을 갖춘 파트너와 함께하는 것이 필수적입니다.
파인특허법률사무소는 미국 특허 출원 및 IDS 관련 심층적인 지식과 실무 경험을 바탕으로, 귀하의 소중한 발명이 불공정 행위(Inequitable Conduct)의 위험 없이 견고한 권리로 이어질 수 있도록 최적의 전략과 맞춤형 솔루션을 제공합니다. IDS 관련 문의사항이나 미국 특허 전략에 대한 심도 있는 상담이 필요하시면, 지금 바로 파인특허법률사무소의 전문가와 상의하십시오. 귀하의 아이디어를 가장 안전하고 효과적으로 보호하는 길을 함께 찾아드리겠습니다.
