IP 담당자를 위한 특허무효심판 전략

참고: 위 기간은 일반 기준이며, 사건에 따라 달라질 수 있습니다.

지식재산 담당자를 위한 고려사항

무효심판은 단순한 법적 절차를 넘어, 기업의 지식재산 및 경영 계획의 중요한 부분입니다. 지식재산 담당자는 다음과 같은 관점에서 무효심판을 활용해야 합니다.

가. 공격적 활용: 실시 자유 확보 및 경쟁 우위 마련

• 실시 자유 확보: 새로운 기술 개발이나 새 제품 출시 시, 경쟁 업체의 걸림돌이 되는 특허를 발견하면 먼저 무효심판을 청구하여 제거함으로써 안정적인 사업 운영을 위한 ‘실시 자유’를 확보할 수 있습니다. 이는 잠재적 분쟁 위험을 없애고 시장 진입을 원활하게 하는 좋은 방법입니다.
• 경쟁 우위 마련: 경쟁 업체의 중요 기술 특허를 무효화시키면, 해당 기술 시장의 진입 장벽을 낮추고 우리 회사의 기술 경쟁력을 상대적으로 높일 수 있습니다. 소수 기업이 특허로 시장을 점유하는 구조를 깨고 공정한 경쟁 환경을 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.
• 사용권 계약 협상력 높이기: 사용권 계약을 맺어야 할 때, 해당 특허의 무효 가능성을 분석하고 이를 근거로 협상에 임하면 사용료를 낮추거나 유리한 조건을 이끌어내는 데 도움이 될 수 있습니다.

나. 방어적 활용: 특허침해소송 대응 수단

• 특허침해 주장에 대한 반격: 특허침해 경고장이나 소송을 당했을 때, 해당 특허 자체를 무효심판으로 소급하여 없애는 것은 가장 강력한 방어 수단 중 하나입니다. 침해 주장의 근거가 사라지게 됩니다.
• 소송 진행 늦추는 효과 (사실상): 법적으로 무효심판 청구가 침해소송을 자동 멈추게 하는 것은 아니지만, 실제로는 법원이 특허심판원의 심결을 기다리거나 참고하기 위해 소송 진행 속도를 조절하는 경우가 많습니다. 실제로 심판원의 심결이 침해소송 1심 판결보다 먼저 나오는 비율이 높다는 통계(약 74.1%)도 있습니다. 피고 입장에서는 시간을 벌고 유리한 심결을 먼저 얻으려는 방안을 쓸 수 있습니다.
• 침해소송 내 무효 항변과의 병행: 침해소송 안에서도 특허 무효를 주장(무효 항변)할 수 있습니다. 법원도 명백한 무효 사유는 판단할 수 있지만, 유효성에 대한 최종적이고 전문적인 판단은 여전히 특허심판원의 역할입니다. 따라서 침해소송의 무효 항변과 별도로 특허심판원에 무효심판을 청구하여 병행하는 것이 더 깊이 있는 판단을 이끌어내고 유리한 증거를 확보하는 데 효과적일 수 있습니다.

다. 특허침해소송과의 관계 및 서로 미치는 영향

특허침해소송(법원)과 특허무효심판(특허심판원)은 별개 기관에서 진행되지만 실제로는 매우 가깝게 연관되어 서로 영향을 미칩니다.

• 병행 진행: 특허 분쟁 시 침해소송과 무효심판이 동시에 진행되는 경우가 보통입니다.
• 심결의 사실상 구속력: 법률적으로 심판원의 심결이 법원을 구속하지는 않지만, 실제로는 법원이 특허 유효성에 대한 심판원의 전문적 판단을 유력한 증거자료로 존중하는 경향이 매우 강합니다. 따라서 심판원의 무효 심결은 침해소송 결과에 사실상 결정적인 영향을 미칩니다. 특허심판원이 사실상의 제1심 역할을 하는 셈입니다.
• 유효성 판단의 선결 문제: 특허 침해는 유효한 특허권 존재를 전제로 하므로, 무효 여부 판단이 선결 문제가 됩니다. 무효 확정 시 침해 주장은 성립할 수 없습니다.
• 절차 진행 속도: 일반적으로 심판원의 심결이 법원 1심 판결보다 빨리 나오는 경향이 있어, 당사자들의 계획 수립에 영향을 줍니다.

따라서 지식재산 담당자는 침해소송과 무효심판의 진행 상황과 예상 결과를 종합적으로 고려하여 하나로 묶은 분쟁 대응 방안을 수립해야 합니다.

라. 다른 심판과의 연계

• 권리범위확인심판: 특정 물건이나 방법이 특허권 범위에 속하는지 판단하는 심판입니다. 침해소송 전에 이루어지기도 하며, 무효심판과 병행되거나 순서대로 진행될 수 있습니다. 만약 특허가 무효되면 권리범위확인심판의 심결은 의미를 잃습니다.
• 정정심판: 특허권자가 자발적으로 명세서 등의 흠결을 바로잡기 위해 청구하는 별도의 심판입니다. 무효심판 절차 안의 '정정청구'와는 다릅니다. 잠재적 무효 공격에 대비해 미리 권리를 보강하는 방법으로 활용될 수 있습니다. (단, 무효심판이 계류 중이면 제한될 수 있음)
• 특허취소신청: 특허 등록 공고일부터 6개월 안에 '누구든지' 특정 사유(신규성, 진보성 등)로 특허 취소를 신청하는 간편한 절차입니다. 일반 국민이 심사에 협력하는 제도의 하나입니다.

지식재산 담당자는 각 심판 제도의 특징과 서로의 관계를 이해하고, 상황에 맞게 가장 좋은 절차를 선택하거나 조합하여 활용하는 지혜가 필요합니다.

특허무효심판에서의 증거 활용

무효심판에서 이기려면 믿을 수 있는 증거를 확보하고 효과적으로 제출하는 것이 매우 중요합니다.

가. 주된 증거의 종류

• 선행기술 문헌: 신규성/진보성 흠결을 증명하는 가장 중요한 증거입니다. 국내외 특허/실용신안 공보, 논문, 기술 서적, 상품 목록, 누리집 게시물, 기사 등 출원 전 공개된 모든 기술 정보가 해당됩니다.
• 전문가 의견서: 해당 분야 전문가(교수, 연구원 등)가 기술 수준, 발명/선행기술 내용, 진보성, 기재불비 등에 대한 견해를 제시한 서면입니다. 복잡한 기술이나 해석 여지가 있는 문제에서 중요합니다.
• 실험 자료: 발명의 구성/효과를 증명하거나 반박하는 실험 결과 보고서입니다. 선행기술 대비 효과 비교 자료, 명세서 내용 재현 불가 자료 등이 활용됩니다. (특히 화학/제약/생명공학 분야에서 중요)
• 온라인 증거: 인터넷 게시물, 개인 누리집 글, 온라인 기사, 동영상 공유 누리집 영상 등도 선행기술 증거로 활용됩니다. 최근 중요성이 커지고 있으나, 공개 시점과 내용의 믿음성을 증명하는 것이 중요합니다. 특허심판원은 매체 인지도, 운영 주체 신뢰도, 수정 가능성 등을 고려하여 증거 능력을 판단합니다.
• 그 외 증거: 진술서, 계약서, 내부 자료, 제품 실물/견본, 증인 증언 등 사안에 따라 다양한 증거가 활용될 수 있습니다.

나. 증거 확보 및 제출 시 유의점

• 관련성 및 신뢰성: 증거는 주장하는 무효 사유와 직접 관련되고, 출처와 내용의 믿음성이 보장되어야 합니다. 특히 온라인 증거나 간행물은 공개/발행 시점 및 당시 내용을 명확히 증명해야 합니다.
• 포괄적인 선행기술 검색: 승패를 가를 수 있는 강력한 선행기술을 찾기 위해, 특허 문헌 외 비특허 문헌(논문, 인터넷 자료 등)까지 포함하는 깊이 있는 검색이 꼭 필요합니다. 
• 증거 제출 시기: 원칙적으로 심판 진행 중 언제든 제출 가능하며, 특허법원 단계에서도 허용됩니다. 하지만 효율적인 심리를 위해 되도록 심판 단계에서 충실히 제출하는 것이 바람직합니다.
• 증거 설명의 명확성: 단순히 자료 제출에 그치지 않고, 각 증거가 어떤 사실을 증명하며 무효 사유와 어떻게 논리적으로 연결되는지 자세히 설명해야 합니다. 특히 진보성 없음 주장 시, 선행기술 조합의 쉬움과 동기를 구체적으로 논증해야 합니다.
• 증거보전 절차 활용: 증거가 없어지거나 숨겨질 우려가 있을 때, 심판 청구 전후로 특허심판원에 증거보전을 신청하여 필요한 증거를 미리 확보할 수 있습니다.

실제 업무상 주된 문제점 및 공방 논리

무효심판 실제 업무에서는 다음과 같은 문제점들을 중심으로 치열한 다툼이 벌어집니다.

가. 청구범위 해석 원칙

권리 범위는 청구범위에 의해 정해지므로, 그 해석은 무효 판단의 출발점입니다. 원칙적으로 청구범위 말 자체의 객관적 의미로 해석하되, 말이 분명하지 않거나 여러 뜻이 있을 경우 발명의 설명이나 도면을 참고하여 합리적으로 해석합니다. 하지만 이를 통해서도 기술 범위가 정해지지 않으면 명세서 기재불비(명확성 요건 위반)로 무효가 될 수 있습니다. 청구범위 해석은 무효심판의 방향을 가르는 첫 단추이므로, 파인특허법률사무소와 같은 전문가의 면밀한 검토가 반드시 필요합니다.

나. 진보성 판단 기준 및 논리

실제 업무상 가장 치열한 문제점인 진보성은 ‘통상의 기술자가 선행기술로부터 청구항 발명을 쉽게 발명할 수 있었는지’를 판단합니다. 단순히 차이점만 보는 것이 아니라, ▲선행기술의 내용 및 암시 ▲기술분야 관련성 ▲구성의 곤란성 ▲효과의 현저성 등을 종합적으로 고려합니다.

• 청구인(무효 주장 쪽): 주로 여러 선행기술을 조합하여 청구항 발명이 쉽게 나올 수 있다고 주장합니다. (구성요소의 공지성, 결합 동기 존재, 예측 가능한 효과 등)
• 피청구인(특허권자 쪽): 선행기술 조합이 자의적이거나 나중에 짜 맞춘 것(사후적 고찰)이라고 반박하고, 결합 동기 부족 및 구성의 곤란성을 주장합니다. 또한, 예측 불가능한 뚜렷한 효과를 강조하여 진보성을 방어합니다.

진보성 판단은 객관적 증거와 규범적 판단이 합쳐지므로, 기술과 법리 모두에 대한 깊은 이해가 요구됩니다.

다. 청구인 및 피청구인의 일반적인 주장/반박 논리

• 청구인: 신규성/진보성 흠결(선행기술 제시 및 용이 도출 논증), 기재불비(실시불가, 뒷받침 부족, 불명확 주장), 그 외 절차/주체 문제(무권리자, 공동출원 위반, 보정 범위 일탈 등)를 주장하며 증거를 제출합니다.
• 피청구인: 신규성/진보성 방어(선행기술과의 차이점, 구성/효과의 특별함, 사후적 고찰 비판), 기재불비 반박(통상의 기술자 기준 충분한 기재 주장), 정정청구 활용(흠결 고치기 시도), 청구인 증거/주장 반박(증거 신뢰성 문제 제기, 논리 비약 반박) 등으로 대응합니다.

결국 무효심판은 증거와 논리를 통해 심판부를 설득하는 과정입니다.

최근 흐름 및 실제 업무상 시사점

지식재산 담당자는 변화하는 법률 환경과 실제 업무 흐름을 계속 살펴야 합니다.

가. 주된 판례 및 심결례 흐름 분석

• 실시권자의 이해관계인 적격 명확화 (대법원 2017후2819): 실시권자도 사용료 부담 등에서 벗어날 이익이 있으므로 무효심판 청구인 적격이 인정됩니다. 사용권 계약 시 고려해야 할 중요 판례입니다.
• 침해소송에서의 무효 항변 판단 경향: 법원이 침해소송 안에서 무효 사유를 판단하는 경향이 있으나, 여전히 심판원의 전문적 판단이 중요하며 병행 대응이 일반적입니다.
• 무권리자 특허 양수인의 법적 지위 (대법원 2020후10087): 무효 사유 있는 특허를 넘겨받은 사람은 정당한 권리자에게 대항할 수 없어, 흠결 있는 특허 거래의 위험성을 보여줍니다.
• 온라인 증거의 취급 기준 발전: 온라인 증거 증가에 따라 공개 시점, 믿음성 판단 기준에 대한 심결례/판례가 쌓이고 있습니다. 관련 법리 숙지가 중요합니다.

나. 특허심판원 실제 업무 변화 및 시사점

• 심판 편람의 주기적 개정 및 중요성: 심판관의 실제 업무 지침서인 심판편람 개정 내용을 익혀 최신 업무 경향을 파악해야 합니다.
• 전자 심판 체계의 보편화: 온라인 체계를 통한 효율적인 사건 관리가 중요합니다.
• 구술심리 활용도 증가 가능성: 복잡한 사건이나 신속심판 등에서 구술심리 활용 가능성이 높아지므로, 말로 변론하는 능력도 중요해질 수 있습니다.
• 신속/우선심판 제도의 활용: 분쟁을 빨리 해결하기 위해 요건 충족 시 적극 활용을 검토해야 합니다.

다. 지식재산 담당자를 위한 조언

• 미리 위험 관리 및 권리 묶음 튼튼히 하기: 우리 회사 특허의 잠재적 약점을 미리 점검하고 보강하며, 경쟁 업체 특허 흐름을 계속 살피고 실시 자유 분석을 통해 위험 요소를 사전에 관리해야 합니다.
• 무효심판의 계획적 활용: 방어 수단을 넘어 실시 자유 확보, 경쟁 업체 견제, 협상력 높이기 등 사업 목표 달성을 위한 공격적 도구로 활용해야 합니다.
• 증거 확보 및 관리 역량 높이기: 체계적인 증거 검색 체계 구축 및 다양한 증거 활용 능력이 반드시 필요합니다.
• 내외부 전문가와의 긴밀한 협력: 기술 및 법률 전문성을 갖춘 전문가(회사 안팎, 변리사/변호사)와의 협력이 중요합니다.
• 꾸준한 학습과 정보 새롭게 하기: 변화하는 법규, 판례, 실제 업무 흐름을 꾸준히 배우고 업무에 반영해야 합니다.

맺음말

가. 한국 특허무효심판의 중요성 및 복잡성 요약

한국의 특허무효심판 제도는 부실 특허를 정리하고 특허 제도의 신뢰를 지키며 건전한 기술 경쟁 환경을 만드는 데 꼭 필요한 장치입니다. 이는 단순한 사후 검증 절차를 넘어, 기업의 연구개발, 시장 계획, 법적 분쟁 해결에 깊이 관여하는 복잡하고 여러 층위의 제도입니다. 성공적인 무효심판 수행을 위해서는 법률, 기술, 절차, 대응 방안 등 여러 방면에 걸친 종합적인 역량이 요구됩니다.

나. 지식재산 담당자를 위한 마지막 조언

지식재산 담당자께서는 무효심판 제도를 기업의 지식재산 경쟁력을 높이기 위한 적극적이고 앞서나가는 도구로 여기고 활용하셔야 합니다. 저희 파인특허법률사무소는 다음 사항을 강조 드립니다.

1. 미리 대비하는 관점의 접근: 우리 회사 특허의 잠재적 약점을 미리 파악하고 보강하며, 경쟁 업체 흐름을 계속 살피고 실시 자유 분석으로 위험을 사전에 관리하십시오.
2. 구체적 목표 설정 및 활용: 무효심판을 통해 이루려는 목표(실시 자유 확보, 경쟁 업체 견제 등)를 분명히 정하고, 목표 달성을 위한 가장 좋은 시점과 방법을 선택하십시오.
3. 증거에 바탕을 둔 철저한 준비: 심판의 승패를 가르는 강력한 증거 확보에 힘쓰고, 이를 바탕으로 설득력 있는 논리를 만드십시오.
4. 전문가와의 효과적인 협력: 내외부 전문가와의 긴밀한 협력을 통해 가장 좋은 결과를 이끌어내십시오. 파인특허법률사무소는 귀사의 든든한 동반자가 될 준비가 되어 있습니다.
5. 꾸준한 학습과 최신 흐름 반영: 계속 변화하는 법규, 판례, 실제 업무 흐름을 익히고 업무에 빠르게 반영하십시오.

결론적으로, 특허무효심판 제도에 대한 깊이 있는 이해와 이를 잘 활용하는 능력은 기술 경쟁 시대에 기업의 지식재산의 중요성을 보호하고 경쟁에서 앞서 나가는 데 꼭 필요한 능력입니다. 저희 파인특허법률사무소는 지식재산 담당자 여러분의 전문성 향상과 성공적인 지식재산 계획 실행을 위해 최선을 다해 돕겠습니다.

궁금하신 점이나 전문가의 도움이 필요하시면 언제든지 저희 파인특허법률사무소로 문의해 주시기 바랍니다.